文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉佳

　　摘要：本文根據(jù)審查指南中創(chuàng)造性的“三步法”判斷方式，結(jié)合處理審查意見過程中的具體體會，對如何分析現(xiàn)有技術(shù)是否給出了轉(zhuǎn)用發(fā)明的技術(shù)啟示進(jìn)行了討論。在此基礎(chǔ)上，以一個具體案例作為示例，對討論得出的技術(shù)啟示分析方式進(jìn)行適用，以期為轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性評價和答復(fù)提供可行的思路。

　　關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)用發(fā)明、應(yīng)用場景轉(zhuǎn)用、技術(shù)啟示、創(chuàng)造性

　　對于專利案件所要保護(hù)的技術(shù)方案來說，具備創(chuàng)造性是其能夠獲得授權(quán)并維持有效的重要條件。因此，在專利實(shí)務(wù)中，涉及創(chuàng)造性的專利事務(wù)十分常見。筆者發(fā)現(xiàn)，在處理審查意見的過程中許多專利案件（下稱本申請）的創(chuàng)造性判斷都涉及到了轉(zhuǎn)用發(fā)明，即，本申請與對比文件屬于不同的應(yīng)用場景，并且，在剝離了應(yīng)用場景之后，本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)具有相似的技術(shù)手段。對于上述不同應(yīng)用場景間的轉(zhuǎn)用，對本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)剝離了應(yīng)用場景之后，通常兩者采用的技術(shù)手段看起來較為相似，因此，審查意見通常認(rèn)為這種應(yīng)用場景之間的轉(zhuǎn)用是容易想到的，從而認(rèn)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出了本申請的技術(shù)啟示以及本申請不具備創(chuàng)造性。但筆者認(rèn)為，若本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)兩者在剝離應(yīng)用場景之后采用的技術(shù)手段僅僅是相似而實(shí)際上仍存在區(qū)別，那么最接近的現(xiàn)有技術(shù)并不一定能夠給出技術(shù)手段在應(yīng)用場景之間轉(zhuǎn)用的技術(shù)啟示，因而本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有可能是非顯而易見的，也即，本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有可能具備創(chuàng)造性。

　　一、審查指南針對技術(shù)啟示的相關(guān)說明

　　審查指南規(guī)定[1]，判斷本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可以按照以下三個步驟來進(jìn)行：

　?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

　?。?）確定本申請的區(qū)別特征和本申請實(shí)際解決的技術(shù)問題；

　?。?）判斷本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。 其中，步驟（3）中對顯而易見的判斷，是要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決本申請實(shí)際要解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案。

　　從上述規(guī)定可以看出，對本申請是否顯而易見的判斷，即在于，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對本申請的技術(shù)問題時是否有動機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得本申請的技術(shù)方案。而這種改進(jìn)的動機(jī)必須是由現(xiàn)有技術(shù)給出技術(shù)啟示。這種技術(shù)啟示具體在于，將該區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決本申請技術(shù)問題。由此可見，現(xiàn)有技術(shù)只有在同時具備以下兩個條件的情況下才能夠給出這種技術(shù)啟示：

　　條件一：現(xiàn)有技術(shù)采用了本申請的區(qū)別技術(shù)特征，即公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征本身；

　　條件二：現(xiàn)有技術(shù)采用本申請的區(qū)別技術(shù)特征的目的是為了解決本申請的技術(shù)問題，即在現(xiàn)有技術(shù)中本申請的區(qū)別技術(shù)特征的作用是為了解決本申請的技術(shù)問題。

　　具體地，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，如果存在一種現(xiàn)有技術(shù)公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征并且其作用是為了解決本申請的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就能夠從中了解到該區(qū)別技術(shù)特征本身以及該區(qū)別特征可以用于解決本申請的技術(shù)問題，因此就有動機(jī)為了解決本申請的技術(shù)問題而將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)上，從而顯而易見地得到本申請的技術(shù)方案。反之，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，如果并不存在任何現(xiàn)有技術(shù)公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征或者即使公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征但其作用并不是為了解決本申請的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就無法了解到該區(qū)別技術(shù)特征本身或者即使能夠了解該區(qū)別技術(shù)特征本身但無法了解到該區(qū)別技術(shù)特征可以用于解決本申請的技術(shù)問題，因此就沒有動機(jī)為了解決本申請的技術(shù)問題而將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)上，從而無法顯而易見地得到本申請的技術(shù)方案。

　　二、關(guān)于轉(zhuǎn)用發(fā)明是否存在技術(shù)啟示的思考

　　筆者發(fā)現(xiàn)，對于許多涉及轉(zhuǎn)用發(fā)明的專利案件來說，雖然本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)看起來采用的技術(shù)手段十分相似，但實(shí)際上，本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)不僅僅存在應(yīng)用場景的區(qū)別，兩者在剝離應(yīng)用場景之后采用的技術(shù)手段也存在區(qū)別（以下將這種區(qū)別簡稱為技術(shù)手段的區(qū)別）。換言之，僅將最接近的現(xiàn)有技術(shù)從其自身的應(yīng)用場景轉(zhuǎn)用到本申請的應(yīng)用場景上，所形成的轉(zhuǎn)用方案通常與本申請的技術(shù)方案之間依然存在區(qū)別技術(shù)特征。例如，本申請的技術(shù)方案ABC應(yīng)用于場景a，最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’應(yīng)用于場景b。技術(shù)方案A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a形成轉(zhuǎn)用方案ABD，本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉(zhuǎn)用方案ABD來說仍然具有區(qū)別技術(shù)特征C。

　　由于本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間實(shí)際上存在兩個區(qū)別技術(shù)特征，即應(yīng)用場景的區(qū)別和技術(shù)手段的區(qū)別，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要在現(xiàn)有技術(shù)給出的技術(shù)啟示下對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行兩次改進(jìn)，才能得到本申請的技術(shù)方案。

　　第一步改進(jìn)在于，將最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從其自身的應(yīng)用場景b轉(zhuǎn)用到本申請的應(yīng)用場景a，形成一個轉(zhuǎn)用方案ABD。

　　第二步改進(jìn)在于，將本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉(zhuǎn)用方案ABD的區(qū)別技術(shù)特征C應(yīng)用到該轉(zhuǎn)用方案ABD上，形成本申請的技術(shù)方案ABC。

　　需要說明的是，只有現(xiàn)有技術(shù)既給出了第一步改進(jìn)的技術(shù)啟示也給出了第二步改進(jìn)的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動機(jī)完成完整的改進(jìn)過程，從而得到本申請的技術(shù)方案，此時，本申請的技術(shù)方案相對于對比文件才是顯而易見的。

　　對于第一步改進(jìn)來說，筆者認(rèn)為，最接近的現(xiàn)有技術(shù)在滿足以下條件的情況下才能夠給出技術(shù)啟示：最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下解決的技術(shù)問題相似，或者說，最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下產(chǎn)生的技術(shù)效果與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下達(dá)到的技術(shù)效果相似。具體地，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下解決的技術(shù)問題相似，則這種轉(zhuǎn)用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來是具有技術(shù)意義（即能夠解決技術(shù)問題或能夠帶來技術(shù)效果）的改進(jìn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員就有動機(jī)為了解決場景a下的技術(shù)問題而將場景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉(zhuǎn)用到場景a，從而得到轉(zhuǎn)用方案ABD。如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a而形成的轉(zhuǎn)用方案ABD無法解決與在場景b下最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’相似的技術(shù)問題，則這種轉(zhuǎn)用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來是沒有技術(shù)意義（即不能解決技術(shù)問題也不能帶來技術(shù)效果）的，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會有動機(jī)將場景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉(zhuǎn)用到場景a，從而得到轉(zhuǎn)用方案ABD。 對于第二步改進(jìn)來說，筆者認(rèn)為，一方面要求本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示下完成了第一步改進(jìn)，另一方面要求現(xiàn)有技術(shù)（通常是除了最接近的現(xiàn)有技術(shù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)）公開了技術(shù)手段上的區(qū)別特征C以及區(qū)別特征C的作用是為了解決本申請的技術(shù)問題，在上述兩方面要求都滿足的情況下本領(lǐng)域技術(shù)人員才能夠得到第二步改進(jìn)的技術(shù)啟示，才有動機(jī)為了解決本申請的技術(shù)問題將區(qū)別特征C應(yīng)用到轉(zhuǎn)用方案ABD上以替換掉特征D，從而得到本申請的技術(shù)方案ABC。

　　可以理解的是，本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’之所以看起來十分相似，通常不僅是因?yàn)閮烧卟捎玫募夹g(shù)手段相似，而且也是因?yàn)榧夹g(shù)方案ABC在場景a下解決的技術(shù)問題與技術(shù)方案A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題相似，也即，本申請的技術(shù)問題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題本身通常也是十分相似的。在這種情況下，若本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’既存在應(yīng)用場景的區(qū)別又存在技術(shù)手段的區(qū)別，而區(qū)別技術(shù)特征C又是在本申請的應(yīng)用場景a下解決本申請技術(shù)問題的必要手段，則第一步改進(jìn)所得到的轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下通常是無法解決本申請的技術(shù)問題。又由于本申請的技術(shù)問題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題本身就是相似的技術(shù)問題，可見，轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下通常無法解決與在場景b下技術(shù)方案A’B’D’相似的技術(shù)問題，因此，最接近的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際上并沒有給出第一步改進(jìn)的技術(shù)啟示，這使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)將最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a而得到轉(zhuǎn)用方案ABD，從而也就沒有動機(jī)完成整個改進(jìn)過程，此時，本申請的技術(shù)方案ABC就是非顯而易見的。

　　由此可見，針對轉(zhuǎn)用發(fā)明的審查意見，一種可行的答復(fù)思路在于，借助于區(qū)別技術(shù)特征C在解決本申請技術(shù)問題中所起的作用，闡述為何轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下無法解決與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下相似的技術(shù)問題以及轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下無法達(dá)到與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下相似的技術(shù)效果，從而說明最接近的現(xiàn)有技術(shù)沒有給出將場景b下的技術(shù)方案轉(zhuǎn)用到場景a的技術(shù)啟示。

　　三、關(guān)于具體案例的適用

　　下面以一個具體案例來說明上述答復(fù)思路如何使用。

　　本申請涉及的一個權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案如下：“一種單輥破碎機(jī)防堵控制方法，包括：步驟1、檢測單輥破碎機(jī)的運(yùn)行電流，判斷運(yùn)行電流是否大于所述單輥破碎機(jī)的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流，如是，進(jìn)行維持時間計時；步驟2、判斷維持時間是否大于設(shè)定時間，如是，控制單輥破碎機(jī)排除堵轉(zhuǎn)故障；其中，所述過負(fù)荷基準(zhǔn)電流大于所述單輥破碎機(jī)的滿載電流且小于所述單輥破碎機(jī)的額定電流”。

　　作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對比文件公開了其發(fā)明目的在于當(dāng)電動機(jī)出現(xiàn)短路、斷相、過載過流、堵轉(zhuǎn)、三相過載等故障時實(shí)現(xiàn)對電動機(jī)的快速保護(hù)。并且，對比文件還公開了，為了實(shí)現(xiàn)電動機(jī)的堵轉(zhuǎn)故障保護(hù)，可以將電動機(jī)的工作電流與一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值進(jìn)行比較來判斷電動機(jī)是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)并在判斷出電動機(jī)處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)時切斷電動機(jī)的電源以實(shí)現(xiàn)電動機(jī)的堵轉(zhuǎn)保護(hù)。

　　通過對比可知，本申請的權(quán)利要求與對比文件相比既存在應(yīng)用場景的區(qū)別又存在技術(shù)手段上的區(qū)別。應(yīng)用場景的區(qū)別在于，本申請的權(quán)利要求是針對單輥破碎機(jī)堵轉(zhuǎn)的防堵控制，對比文件是針對電動機(jī)堵轉(zhuǎn)的防堵控制，電動機(jī)與單輥破碎機(jī)是兩種不同的設(shè)備。技術(shù)手段上的區(qū)別在于，本申請的權(quán)利要求是基于單輥破碎機(jī)的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流對單輥破碎機(jī)是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)進(jìn)行判斷，單輥破碎機(jī)的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流大于單輥破碎機(jī)的滿載電流且小于單輥破碎機(jī)的額定電流，對比文件是基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值對電動機(jī)是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)進(jìn)行判斷，預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值沒有被提及與電動機(jī)自身的電流參量有關(guān)系。

　　從兩者的區(qū)別來看，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行兩次改進(jìn)，才能得到本申請的技術(shù)方案：

　　第一步改進(jìn)在于，將對比文件針對電動機(jī)的防堵手段“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷電動機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”轉(zhuǎn)用到單輥破碎機(jī)的防堵上，得到轉(zhuǎn)用方案“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”；

　　第二步改進(jìn)在于，將轉(zhuǎn)用方案“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”中用于判斷堵轉(zhuǎn)狀態(tài)的閾值由預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值改進(jìn)成單輥破碎機(jī)的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流。

　　對于第一步改進(jìn)具體來說，對比文件給出的技術(shù)啟示在于“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷電動機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”，本領(lǐng)域技術(shù)人員將這一技術(shù)啟示轉(zhuǎn)用到“對單輥破碎機(jī)的防堵控制”上所得到的轉(zhuǎn)用方案在于“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”，而不是本申請權(quán)利要求中的“基于單輥破碎機(jī)的過負(fù)載基準(zhǔn)電流來判斷單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，其中，單輥破碎機(jī)的過負(fù)載基準(zhǔn)電流大于其滿載電流且小于其額定電流”。

　　在本申請的權(quán)利要求中，考慮到單輥破碎機(jī)堵轉(zhuǎn)時其電機(jī)并未發(fā)生堵轉(zhuǎn)，采用大于滿載電流且小于額定電流的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流與運(yùn)行電流進(jìn)行比較來確定單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，從而才能正確識別單輥破碎機(jī)是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)在單輥破碎機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn)時自動對單輥破碎機(jī)進(jìn)行防堵控制。也正是由于單輥破碎機(jī)與電動機(jī)不同，單輥破碎機(jī)堵轉(zhuǎn)時其電機(jī)并未發(fā)生堵轉(zhuǎn)，所以，負(fù)載設(shè)定值雖然能夠反映出電動機(jī)是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，但卻根本無法反映出單輥破碎機(jī)是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，因此，當(dāng)采用負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)時，即使單輥破碎機(jī)已發(fā)生堵轉(zhuǎn)，運(yùn)行電流也不會超過負(fù)載設(shè)定值。可見，上述轉(zhuǎn)用方案會導(dǎo)致單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)判斷錯誤，使得因無法正確識別單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)而造成無法排除單輥破碎機(jī)的堵轉(zhuǎn)故障。

　　因此，即使將對比文件“針對電動機(jī)的防堵控制”的技術(shù)方案轉(zhuǎn)用到“針對單輥破碎機(jī)的防堵控制”上，所得到的轉(zhuǎn)用方案也無法實(shí)現(xiàn)在單輥破碎機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn)時自動對單輥破碎機(jī)進(jìn)行防堵控制，也就是說，轉(zhuǎn)用方案既不能解決與對比文件相似的技術(shù)問題也不能產(chǎn)生與對比文件相似的技術(shù)效果，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)去將對比文件針對電動機(jī)的防堵手段轉(zhuǎn)用到針對單輥破碎機(jī)的防堵控制上，即沒有動機(jī)實(shí)施上述第一步改進(jìn)，更無法完成完整的兩次改進(jìn)，從而無法得到本申請的權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案。因此，本申請的權(quán)利要求是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1] 2010版專利審查指南. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009.9