文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬麗華

　　每個企業(yè)，在新公司成立的時候，或在設(shè)立新品牌的時候，都想起個好名字。企業(yè)希望品牌除了要好記、好寓意、貼近企業(yè)文化外，最好可以通過品牌表達出商品的功能、品質(zhì)或服務(wù)特點等等。然而符合這些要求是何等的困難，大多數(shù)情況下，企業(yè)最終選擇的是能夠貼近商品或服務(wù)本身特點的品牌，目的是為了更好的推廣，更好的被記住和被熟知。但是，這種品牌申請商標注冊，會因為商標顯著性不強而困難重重。很多代理機構(gòu)會建議企業(yè)選擇顯著性較高的臆造詞作為品牌注冊，企業(yè)也有自身考慮的角度和難處，有的是老板喜歡沒辦法，有的是市場部認為便于推廣，有的是研發(fā)部認為只有該品牌能夠準確表達出商品的特點等等的不得已。當(dāng)企業(yè)最終決定注冊顯著性不強的商標、甚至將本行業(yè)的通用詞匯作為商標注冊時，企業(yè)會遇到諸多法律風(fēng)險。譬如，商標能否獲得授權(quán)、授權(quán)后是否會被無效、授權(quán)后能否主張商標的權(quán)利等等。筆者認為企業(yè)應(yīng)做好充分的應(yīng)對策略和必要的準備工作。

　　首先，企業(yè)應(yīng)了解法律對于商標缺乏顯著性的有關(guān)規(guī)定，知曉對于商標顯著性的要求、缺乏顯著性商標可授權(quán)的條件，以及缺乏顯著性的商標存在的風(fēng)險等法律條款。

　　一、商標法關(guān)于商標顯著性的要求及禁止注冊規(guī)定

　　第九條 申請注冊的商標，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

　　第十一條 下列標志不得作為商標注冊：

　?。ㄒ唬﹥H有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

　　（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；

　?。ㄈ┢渌狈︼@著特征的。

　　前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。

　　第十二條 以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。

　　二、商標缺乏顯著性的法律風(fēng)險

　　第四十四條已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。

　　商標法第五十九條：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

　　從上述法律中可以看出，注冊商標應(yīng)具有顯著性。如果商標中僅有商標的通用詞匯和標記的，僅直接表達商品的特點的，缺乏商標顯著性，不能作為商標注冊。但經(jīng)過使用取得顯著性，并便于識別的，可以作為商標注冊。企業(yè)應(yīng)該如何理解和解讀上述法律規(guī)定，為獲取商標注冊應(yīng)從哪些方面著手準備，企業(yè)在市場經(jīng)營中應(yīng)該如何配合。筆者根據(jù)以往的工作經(jīng)驗，給出如下幾個方面的建議：

　　（1）通用詞匯或直接表述商品特點的商標，通過添加顯著性設(shè)計進行區(qū)分

　　當(dāng)企業(yè)選擇通用詞匯作為商標時，應(yīng)將該標志作商標性的使用，也就是區(qū)分性使用、可識別性使用。將商標進行藝術(shù)化設(shè)計，在商品包裝上或者服務(wù)宣傳資料中，以不同字體大小、顏色、字形設(shè)計等進行區(qū)分，讓消費者認知其為企業(yè)的品牌。筆者曾代理田七商標缺乏顯著性駁回復(fù)審案件，因田七是商品中所含的中藥成份，缺乏顯著性。田七在牙膏、洗潔精等商品上的藝術(shù)性處理、較大字體的突出使用，讓消費者很容易認知此為企業(yè)的品牌，達到了較好的可識別作用。

　　（2）缺顯商標的使用，不應(yīng)擅自更改商標圖樣

　　商標法規(guī)定缺乏顯著性的商標不應(yīng)作為商標注冊，一是因為商標不具有識別性，很難讓消費者在購買其商品和服務(wù)時，在同類商品中識別該品牌。二是對于同行業(yè)經(jīng)營者來講，將通用詞匯作為商標標識，則是對公共資源的侵占。因此，法律對于缺顯商標的授權(quán)有較為嚴格的要求。對于企業(yè)而言，則對自身商標使用的要求應(yīng)更加嚴格。擅自更改商標圖樣的行為，不但是對公司成本的浪費，也會中斷或減弱品牌和商品的對應(yīng)關(guān)系，影響消費者對品牌的認知程度。

　　（3）通用詞匯或直接表述商品特點的商標，應(yīng)進行大量的使用，獲得一定知名度進而區(qū)分

　　商標通過使用取得顯著性，是法律規(guī)定的缺乏顯著性商標可獲取注冊的重要條件。取得顯著性的意義在于，企業(yè)通過市場宣傳和商品銷售行為，使消費者能夠?qū)⒃摌酥九c企業(yè)之間建立唯一的聯(lián)系，并且能夠使相關(guān)公眾通過該標志在同類商品中區(qū)分商品來源。因此，企業(yè)只有通過長時間、大范圍的使用方可達到真正意義的區(qū)分，也就是說商標知名度越高，商標顯著性越大。商標因缺乏顯著性被駁回時，企業(yè)可在駁回復(fù)審中提交大量的商標使用證據(jù)予以抗辯，從而爭取授權(quán)。對于使用證據(jù)，除了對于使用時間和地域有要求外，使用證據(jù)更要規(guī)范而有效，即使用證據(jù)上應(yīng)體現(xiàn)商標、時間、地域、商品等信息。

　　（4）企業(yè)宣傳時，應(yīng)注重商標標記的使用

　　比較直接的讓消費者認知商標的方法，就是將在商品上、商品的包裝上、交易文書上，將注冊商標印上注冊標記，未注冊商標上TM商標標記。在廣告中、企業(yè)宣傳中，以及在各種宣傳材料中，明確該標志為企業(yè)的品牌，或明確該標志是注冊商標。

　?。?）企業(yè)宣傳時，廣告語中的區(qū)分設(shè)計

　　企業(yè)可通過廣告語的特殊設(shè)計，告知消費者該標志是商標，例如蒙牛公司的特侖蘇品牌，因特侖蘇在蒙語中是金牌的意思，有直接表述商品品質(zhì)之意，為了讓消費者知道特侖蘇為蒙牛公司的品牌，將廣告語設(shè)計成為“不是所有牛奶都叫特侖蘇”；再如醬油品牌的”六月鮮“，通常醬油的釀造需要六個月的時間，該公司將廣告語設(shè)計為”六月鮮，六月，不只是時間“。

　?。?）品牌知名度、市場占有率調(diào)查報告的有力支撐

　　取得商標顯著性需要一個較長的過程，消費者的認知是絕對性的考量標準，通過權(quán)威的調(diào)查公司以市場調(diào)查報告的方式，來證明商標已經(jīng)通過使用具有較高的知名度和影響力，足以讓消費者識別其商品和服務(wù)的來源，將是非常有利的證據(jù)支撐。訴訟案件中，有關(guān)商標認知度調(diào)查報告被較多法院采信。

　　（7）建立商標顯著性維權(quán)體系

　　企業(yè)除規(guī)范和加強自身商標使用外，還應(yīng)做好商標防淡化工作。商標淡化的行為包括近似商標的申請行為、市場上近似商標使用行為、商標被使用成為行業(yè)通用名稱行為等。企業(yè)應(yīng)建立對應(yīng)的商標公告監(jiān)測機制、網(wǎng)絡(luò)平臺維權(quán)機制、市場侵權(quán)防范機制等等。

　　上述情況是企業(yè)商標本身缺乏顯著性的情況，也有一些企業(yè)，因商標使用不當(dāng)，將商標顯著性較強的商標淡化成為行業(yè)通用名稱。企業(yè)不但失去了原本屬于自己的品牌，也遭受了巨大的經(jīng)濟損失。例如優(yōu)盤、jeep、席夢思、阿司匹林等。這些商標均是所屬行業(yè)創(chuàng)造出來的新類型商品，但因沒有將商品名稱和品牌進行有效的區(qū)分使用，導(dǎo)致相關(guān)公眾將該品牌解釋為某種商品和服務(wù)的代名詞，從而缺乏顯著性，沒有了商標本應(yīng)具有的區(qū)分功能，淡化成為通用名稱。還有一些企業(yè)，缺乏商標防止淡化的維權(quán)體系，商標慘遭淡化。例如筆者代理的thermos商標駁回復(fù)審案件， thermos是以生產(chǎn)真空保溫瓶的德國公司的注冊商標，由Thermos G.M.B.H公司于1904年在德國創(chuàng)立，至今110多年的歷史，其商標創(chuàng)意來源于希臘文"THERME"，意指“熱”，后經(jīng)創(chuàng)意演變成臆造詞'THERMOS。因此，Thermos詞最早出現(xiàn)時就是個商標，后因被詞典記錄為熱水瓶的意思，而被字典淡化。

　　終上所述，對于缺乏顯著性的商標，采取有效的應(yīng)對機制，不但可以被速度熟知，可以獲取注冊，甚至可以在法律的保護下取得更多的經(jīng)濟價值。然而，對于具有顯著性的商標，因企業(yè)自身使用不當(dāng)，缺乏商標管理機制，從而導(dǎo)致無形資產(chǎn)遭受巨大損失?？梢?，企業(yè)在經(jīng)營過程中采取何種機制應(yīng)對商標缺乏顯著性問題至關(guān)重要。