文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 楊曉偉

　　1.轉(zhuǎn)換申請的規(guī)定

　　根據(jù)韓國《專利法》（以下簡稱“《專利法》”）第53條、第209條的規(guī)定，提出實用新型注冊申請（即原始申請）的申請人可以將本實用新型申請轉(zhuǎn)換為原始說明書或附圖公開范圍內(nèi)的專利申請（即轉(zhuǎn)換申請）。但是如果自（第一次）發(fā)出經(jīng)核準(zhǔn)的《駁回通知書》副本之日起超過三十天，則無權(quán)請求轉(zhuǎn)換。

　　同樣，根據(jù)韓國《實用新型法》（以下簡稱“《實用新型法》”）第10條、第37條，以及韓國《專利審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第六部分第二章的規(guī)定可知，針對發(fā)明申請也有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)定。即發(fā)明申請與實用新型申請可以相互轉(zhuǎn)換。

　　2.轉(zhuǎn)換申請的目的

　　申請轉(zhuǎn)換的目的（purport）旨在保留原始申請的申請日的基礎(chǔ)上，將原始申請轉(zhuǎn)換為更有利的申請類型。例如在下列情況下提交轉(zhuǎn)換請求：申請人根據(jù)先申請制匆忙提交申請，但選擇了錯誤的申請形式（專利，實用新型）；或者誤解了專利制度，抑或申請時難以確定提交申請的主題等。

　　3.轉(zhuǎn)換申請的要求

　　（1）請求主體

　　根據(jù)《審查指南》有關(guān)轉(zhuǎn)換申請的形式要求的描述：“申請實用新型注冊（或發(fā)明）的申請人可以將......轉(zhuǎn)換為專利（或?qū)嵱眯滦停┥暾垺保⒁筇峤晦D(zhuǎn)換申請的申請人與原申請的申請人相同。因此提出轉(zhuǎn)換申請的適格主體是原始申請的申請人。

　　（2）轉(zhuǎn)換時間

　　轉(zhuǎn)換申請的提出時間是從實用新型（或?qū)＠┥暾埲盏綄嵱眯滦偷怯浫?，或發(fā)明授權(quán)日，或者（第一次）發(fā)出經(jīng)核準(zhǔn)的《駁回通知書》副本之日起三十天之間的時間，由此可以確定轉(zhuǎn)換申請的時間限制。

　　為了使轉(zhuǎn)換申請被認(rèn)定為合法，原始申請應(yīng)該在轉(zhuǎn)換時在KIPO處于懸而未決（pending）的狀態(tài)。如果原始申請已被無效、撤回、放棄或注冊，則轉(zhuǎn)換申請不得提交。有關(guān)于此，審查指南有一處細(xì)節(jié)規(guī)定：如果轉(zhuǎn)換申請是在因撤回和放棄原始申請而程序終止的當(dāng)天提交，則轉(zhuǎn)換申請應(yīng)被視為在原始申請未決時提交。這是因為如果原始申請在提交轉(zhuǎn)換申請的同一天終止，那么很難區(qū)分提出轉(zhuǎn)換申請請求是早于還是晚于原始申請終止日。并且，從法理上講，認(rèn)為后續(xù)轉(zhuǎn)換申請的程序開始于原始申請未決時是合理的。

　　（3）實質(zhì)要求

　　《專利法》第53條第（1）款以及《實用新型法》第10條規(guī)定了經(jīng)轉(zhuǎn)換的申請應(yīng)當(dāng)符合的實質(zhì)性要求。即申請人可以在“原始申請的說明書或附圖公開的范圍內(nèi)”將實用新型注冊（發(fā)明）申請轉(zhuǎn)為發(fā)明（實用新型）申請，以確認(rèn)轉(zhuǎn)換申請的合法性。

　　換句話說，如果要將轉(zhuǎn)換申請認(rèn)定為合法申請，轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖中披露的事項應(yīng)包括在原始申請的說明書或附圖中。如果轉(zhuǎn)換申請中披露的任一項未包含在原始申請的說明書或附圖中，則轉(zhuǎn)換申請會被視為不符合法律規(guī)定并被拒絕。

　　轉(zhuǎn)換申請中的內(nèi)容是否包括在原始申請的說明書或附圖中，應(yīng)通過以下標(biāo)準(zhǔn)確定：轉(zhuǎn)換申請中的內(nèi)容是否明確描述在原始申請的說明書或附圖中，或者如果沒有描述在其中，則該內(nèi)容是否可以被明確地理解為已經(jīng)在原始申請的說明書或附圖中公開。

　　4.轉(zhuǎn)換申請的程序

　　（1）當(dāng)申請人打算提交轉(zhuǎn)換申請時，需要提交一個附有說明書及相關(guān)文件的新申請。此外，申請人應(yīng)聲明轉(zhuǎn)換申請的意圖（purport）以及構(gòu)成轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)的原始申請。

　　如果在提交轉(zhuǎn)換申請時沒有聲明或錯誤聲明原始申請，則轉(zhuǎn)換申請應(yīng)被視為不合法。除了對明顯錯誤的修改外，不接受對原始申請聲明的修改。

　　（2）如果申請人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，他/她應(yīng)在書面轉(zhuǎn)換申請中聲明此要求的意圖，并在規(guī)定期限內(nèi)提交聲明所需的證據(jù)文件。如果在提交原始申請時未提出該披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，則不接受此類要求（以上內(nèi)容不適用于2015年7月29日或之后提交的轉(zhuǎn)換申請）。有一例外情況：即使原始申請中描述了披露例外或優(yōu)先權(quán)要求，但相關(guān)證據(jù)文件未在規(guī)定期限內(nèi)提交，且轉(zhuǎn)換申請包含該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求，并且有關(guān)證據(jù)文件在轉(zhuǎn)換申請的提交日之前的規(guī)定日期前提交，則該披露例外或優(yōu)先權(quán)的要求被視為合法（除非在提交轉(zhuǎn)換申請之前原始申請中的披露例外或優(yōu)先權(quán)程序已經(jīng)無效）。

　　此外，如果原始申請和轉(zhuǎn)換申請的相關(guān)證據(jù)文件相同，且申請人打算依賴原始申請的已提交的證據(jù)文件的內(nèi)容，則他/她可以作出此依賴聲明。

　　5.轉(zhuǎn)換申請的作用

　　（1）轉(zhuǎn)換申請被視為在提交原始申請時提交。但是，如果轉(zhuǎn)換申請屬于下列情況，則轉(zhuǎn)換申請應(yīng)被視為在實際申請程序開始時提交。

　?、偃绻D(zhuǎn)換申請對應(yīng)于《專利法》第29（3）條闡明的“另一申請”，或《實用新型法》第4（3）條所認(rèn)為的“專利申請”；

　?、谌绻橙舜蛩銓ⅰ秾＠ā返谌?）（1）條（技術(shù)方案被排除在已被公眾可知的范圍外，即不破壞新穎性的規(guī)定）適用于本提交的轉(zhuǎn)換申請，并在書面專利申請中聲明該意圖并將證據(jù)文件提交給審查員；

　?、廴绻橙舜蛩闾峤灰粋€要求條約優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，且在書面轉(zhuǎn)換申請中說明了優(yōu)先權(quán)要求的意圖、韓文名稱以及第一個國家申請的提交日期；

　?、苋绻橙舜蛩闾峤灰环菀髧鴥?nèi)優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)換申請，并在書面轉(zhuǎn)換申請中說明優(yōu)先權(quán)要求以及在先申請。

　　（2）轉(zhuǎn)換申請?zhí)峤缓?，原實用新型注冊（發(fā)明）申請被視為撤回。 原始申請因提交轉(zhuǎn)換申請被視為撤回后，即使轉(zhuǎn)換申請被無效、撤回、放棄或駁回的決定已具有約束力，原始申請也不會被認(rèn)為有效。除非轉(zhuǎn)換申請被退回（returned）。

　　6.轉(zhuǎn)換申請的審查

　　6.1審查中的一般原則

　　（1）提交轉(zhuǎn)換申請后，審查員應(yīng)檢查申請是否符合轉(zhuǎn)換的形式要求。審查員應(yīng)檢查提交轉(zhuǎn)換申請的申請人是否是適格主體、轉(zhuǎn)換申請是否在允許轉(zhuǎn)換的期限內(nèi)提交以及原始申請是否在轉(zhuǎn)換申請中適當(dāng)說明。

　　審查員應(yīng)向申請人提供解釋機會，說明轉(zhuǎn)換申請是否屬于下列違反韓國《專利法實施細(xì)則》第11（1）（7）或（11）條情形：不符合資格的人提交轉(zhuǎn)換申請；轉(zhuǎn)換申請在指定期限屆滿后提交；或者轉(zhuǎn)換申請是在原始申請程序終止后提交。如果申請人未在指定期限內(nèi)解釋上述情形，審查員將退回該轉(zhuǎn)換申請。

　　（2）根據(jù)提交時間的不同，對轉(zhuǎn)換申請的審查進行分類，如下所述。

　?、僭忌暾埵?999年7月1日之前提交

　　鑒于目前幾乎不會再遇到此種情況，本文對此不做過多討論。詳細(xì)內(nèi)容可參閱《審查指南》第六部分第二章第6.1節(jié)。

　　②原始申請于2006年10月1日或之后提出

　　如果轉(zhuǎn)換申請的內(nèi)容在原始申請中沒有描述，審查員應(yīng)通知申請人駁回理由。如果申請人提交的書面證據(jù)或修改也無法解決駁回理由，審查員會作出駁回申請人專利的決定。

　　6.2 轉(zhuǎn)換申請審查的說明

　　（1）轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖允許修改，允許修改的期限應(yīng)包含在專利法第47（1）條（有關(guān)申請修改的規(guī)定）規(guī)定的期限內(nèi)，從原始申請的提交日起追溯計算。

　　如果轉(zhuǎn)換申請符合程序性和實質(zhì)性要求，審查員應(yīng)將轉(zhuǎn)換申請視為普通申請，并審查對其修改的合法性。在這種情況下，提交轉(zhuǎn)換申請時的說明書和附圖應(yīng)作為進行實質(zhì)性審查的依據(jù)。如果轉(zhuǎn)換申請的說明書中未包含的內(nèi)容是在提交轉(zhuǎn)換申請后通過修改新增加的，則審查員應(yīng)按照禁止增加新主題的要求對申請進行審查。同樣，這也適用于添加原始申請的說明書或附圖中描述的、但未在轉(zhuǎn)換申請的說明書或附圖中描述的內(nèi)容的情況。

　　（2）申請人可以通過分案申請的方式提交轉(zhuǎn)換申請。但是不允許在單一程序中同時進行分案申請和轉(zhuǎn)換要求，例如將專利申請的一部分轉(zhuǎn)換為實用新型注冊申請。如果實際操作中申請人欲將申請的一部分轉(zhuǎn)換為其他類型的申請，他/她應(yīng)首先提交分案申請，然后根據(jù)分案申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。

　　（3）當(dāng)申請人提交轉(zhuǎn)換申請，同時要求對被拒絕的原始申請進行復(fù)審或?qū)︸g回決定提出上訴時，如果轉(zhuǎn)換申請程序合法，則審查員應(yīng)接受轉(zhuǎn)換申請。當(dāng)對轉(zhuǎn)換申請?zhí)岢鰧崒徴埱髸r，審查員應(yīng)進行實質(zhì)審查。而對于復(fù)審請求或?qū)︸g回決定提出上訴的請求，審查員應(yīng)根據(jù)《專利法》第53（4）條（實用新型法案第10（4）條）對被視為撤回的原始申請執(zhí)行相應(yīng)的程序。

　　（4）當(dāng)原始申請在提交轉(zhuǎn)換申請時處于未決狀態(tài)，但在申請轉(zhuǎn)換后被退回（return）時，審查員應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)換申請的實際提交的日期對其進行審查，而不是給予與原始申請相同的申請日。如果此時轉(zhuǎn)換申請恰好也有理由被拒絕，審查員應(yīng)通知申請人他/她的申請不能采取追溯申請日期的理由以及被拒絕理由。在沒有任何拒絕理由的情況下，審查員應(yīng)通過“On-nara系統(tǒng)（EDMS：韓國政府電子文件管理系統(tǒng)）”通知申請人為何申請不能追溯申請日期。

　　（5）轉(zhuǎn)換申請不得基于多個原始申請?zhí)峤弧?/strong>但是，在根據(jù)兩項或多項先前提交的申請?zhí)峤灰髧鴥?nèi)優(yōu)先權(quán)的在后申請后，則可以依據(jù)該在后申請?zhí)峤晦D(zhuǎn)換申請。