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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
一、相關(guān)概念
所謂PBP（product by process）權(quán)利要求，即，方法特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，是指至少有部分技術(shù)特征是用產(chǎn)品的制造方法來定義的產(chǎn)品權(quán)利要求①。例如用工藝過程、操作條件、步驟或流程等技術(shù)特征來進(jìn)行產(chǎn)品權(quán)利要求的描述、限定。
可見，這是一種特殊類型的權(quán)利要求的撰寫方式。主要是由于在化學(xué)、材料、醫(yī)藥類的發(fā)明中，往往受當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平、分析手段所限而無法詳細(xì)解析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組成，此時(shí)如不采用方法限定就很難進(jìn)行描述限定。例如，玻璃、鋼鐵、陶瓷、樹脂組合物、醫(yī)藥物等發(fā)明中，其主要成分/組分往往與現(xiàn)有技術(shù)難以區(qū)別，通常是由特定的生產(chǎn)工藝（方法），得到特定的結(jié)構(gòu)（微觀結(jié)構(gòu)往往難以表述或無法表述），產(chǎn)生某種特殊性能（一般可以用參數(shù)進(jìn)行表征），從而解決了某種技術(shù)問題?？傊?u>允許這樣的介于“產(chǎn)品權(quán)項(xiàng)”和“方法權(quán)項(xiàng)”之間的特殊權(quán)項(xiàng)“PBP權(quán)項(xiàng)”的存在，有其合理性，在各國的審查實(shí)務(wù)中也都給予承認(rèn)（盡管都有所限制而不受鼓勵(lì)）。
但這樣一種“不得不”進(jìn)行的描述、限定方式，在實(shí)務(wù)中存在被申請(qǐng)人“濫用”的情況，即，原本可以用結(jié)構(gòu)和組成進(jìn)行限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，出于種種目的，而被用PBP權(quán)項(xiàng)方式進(jìn)行撰寫，這種濫用不僅在化學(xué)領(lǐng)域經(jīng)常出現(xiàn)，甚至擴(kuò)展到機(jī)械、電學(xué)等并不涉及微觀結(jié)構(gòu)、組成的領(lǐng)域。這無形中給確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍帶來諸多問題和爭(zhēng)議，因?yàn)椋?u>PBP權(quán)項(xiàng)先天存在著清楚性缺陷，即，這種限定方法無法準(zhǔn)確表征產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成，其中，又包含2種情況，一種是該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)組成本身就無法表述清楚，這也是PBP權(quán)項(xiàng)可以存在的原因所在，也可以說是難以克服的宿命；另一種情況則是，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成原本是可以表述清楚的，但出于各種原因，而采用了PBP權(quán)項(xiàng)的撰寫方式，這種不清楚是方法特征所帶來的額外“負(fù)擔(dān)”，是強(qiáng)加給產(chǎn)品權(quán)項(xiàng)的不清楚，對(duì)于這種情況實(shí)際上是應(yīng)盡量避免的，故此，筆者也稱這種情況為“濫用”。
由于PBP權(quán)項(xiàng)先天存在的這種不清楚性，引發(fā)了對(duì)于新創(chuàng)性審查、以及獲得授權(quán)后權(quán)利行使階段的各種困擾。簡(jiǎn)言之，目前各國基本上在審查階段都是采用“物質(zhì)限定說”來進(jìn)行審查（中國、日本、美國、韓國等皆然），即，主要看產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組成是否有新創(chuàng)性。但是在權(quán)利行使階段，對(duì)于PBP限定的產(chǎn)品是否受方法限定，各國采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，例如中國采用的是“方法限定說”②，而日本則采用“物質(zhì)同一說”③，美國則是2種案例皆有，但更傾向于“方法限定說”④。至于哪一種更合理，與各國的法律實(shí)踐、產(chǎn)業(yè)政策等都有相關(guān)性，很難簡(jiǎn)單評(píng)論。中國業(yè)界對(duì)此也有各種討論，有的認(rèn)為應(yīng)該統(tǒng)一審查階段與權(quán)利行使階段的標(biāo)準(zhǔn)，都采用“方法限定說”⑤；有的認(rèn)為，中國的授權(quán)階段和行權(quán)階段的實(shí)踐對(duì)于遏制PBP權(quán)項(xiàng)的“濫用”是有效的，等等。
然而，追根溯源，PBP權(quán)項(xiàng)的根本問題還是清楚問題，或者說是“必要性”問題，能否在問題源頭上進(jìn)行深入的探究和梳理，對(duì)于后續(xù)的審查和侵權(quán)判定將具有極大的參考意義。即，這種先天帶有“不清楚”因素的權(quán)項(xiàng)是否應(yīng)該在撰寫、審查階段就加以規(guī)制？本文將結(jié)合日本的一個(gè)重要案例及由此帶來的日本審查規(guī)程的變化，來比較一下PBP權(quán)項(xiàng)在中日審查實(shí)務(wù)中的差異及由此帶來的一些啟示。
二、PBP權(quán)利要求在中日審查實(shí)務(wù)中的差異
首先，對(duì)于PBP權(quán)項(xiàng)的清楚性問題，中國審查指南只是泛泛地規(guī)定如下：“產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征。⑥”從這種一般性的論述中可知，PBP權(quán)項(xiàng)在中國是允許但不鼓勵(lì)的，雖然對(duì)使用有限制性要求，但并沒有具體審查標(biāo)準(zhǔn)或罰則，實(shí)務(wù)中審查員也不會(huì)對(duì)此（清楚性）進(jìn)行審查，而以不清楚為由下發(fā)審查意見；通常是跳過清楚性（必要性）的審查，以“推定相同”的方式利用“新穎性”或“創(chuàng)造性”條款進(jìn)行“嚴(yán)格”的審查，由此啟動(dòng)申請(qǐng)人對(duì)于相關(guān)結(jié)構(gòu)、組成的自陳式說明、舉證。
而在日本，由于2015年的一件非常著名的最高裁判例⑦，啟動(dòng)了對(duì)相關(guān)法律規(guī)定的修改⑧?，F(xiàn)簡(jiǎn)述該案例如下。
日本經(jīng)典案例：
案由：Teva制藥工業(yè)有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其用方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求（PBP權(quán)項(xiàng)）向協(xié)和發(fā)酵麒麟有限公司和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主張專利侵權(quán)。
權(quán)利要求：包含如下工序而形成的普伐他汀鈉：a）形成濃縮的普伐他汀有機(jī)溶液；b）普伐他汀作為銨鹽沉淀；c）通過重結(jié)晶純化所述銨鹽；d）用普伐他汀的鈉鹽取代銨鹽；e）普伐他汀鈉分離，并且，普伐他汀內(nèi)酯摻入量小于0.5％（重量），epiprava摻入量小于0.2％（重量）。
被告人產(chǎn)品：被告人生產(chǎn)醫(yī)藥品普伐他汀鈉鹽片劑10mg「ＫＨ」，被告人制品中的普伐他汀內(nèi)酯摻入量小于0.5％（重量），epiprava摻入量小于0.2％（重量），但其制造方法中沒有a）步驟。
爭(zhēng)論焦點(diǎn)：如何確定方法特征限定的產(chǎn)品的保護(hù)范圍？
原審判決的主要內(nèi)容⑨：認(rèn)為對(duì)于PBP權(quán)項(xiàng)，存在2種情況，一種是“真正的PBP權(quán)項(xiàng)” ，另一種為“非真正的PBP權(quán)項(xiàng)”。所謂“真正的PBP權(quán)項(xiàng)” 是在申請(qǐng)專利時(shí)無法或者很難用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者特性限定產(chǎn)品而用方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求；所謂“非真正的PBP權(quán)項(xiàng)”是指在申請(qǐng)專利時(shí)不能說是存在不可能或困難的事由……卻用方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求。并認(rèn)為，只有“真正的PBP權(quán)項(xiàng)” 才能在侵權(quán)判定時(shí)適用“物質(zhì)同一說”，而“非真正的PBP權(quán)項(xiàng)”應(yīng)當(dāng)適用“方法限定說”（全面覆蓋）。由于認(rèn)定該權(quán)項(xiàng)為“非真正的PBP權(quán)項(xiàng)”，因而應(yīng)當(dāng)采用“方法限定說”，而被告產(chǎn)品又不包含a步驟，所以判定不侵權(quán)。
最高法院判決的主要內(nèi)容⑦：廢棄原判決，發(fā)回原審即知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院重審。判決中首先明確，PBP權(quán)項(xiàng)是一種產(chǎn)品發(fā)明，對(duì)于產(chǎn)品發(fā)明來說，即使在權(quán)利要求中限定了產(chǎn)品的制造方法，發(fā)明的保護(hù)范圍和發(fā)明點(diǎn)仍然應(yīng)當(dāng)確定為涵蓋具有相同結(jié)構(gòu)和特性的產(chǎn)品，即適用“產(chǎn)品相同理論”（物質(zhì)同一說）。其次，對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征，就相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者特性而言，其通常是不清楚的；如果制造產(chǎn)品的方法包含在了產(chǎn)品權(quán)利要求中，只有當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或者特征來直接限定請(qǐng)求保護(hù)的產(chǎn)品是不可能或者完全不切實(shí)際的時(shí)候，該權(quán)利要求的表述才可能滿足“清楚性”要求。
可見，日本最高法院重申了“物質(zhì)同一說”這一原則，并且認(rèn)為在確權(quán)階段就應(yīng)該判明“真正的PBP權(quán)項(xiàng)”和“非真正的PBP權(quán)項(xiàng)”，即，清楚性問題（也可稱為用PBP方式撰寫的必要性問題）應(yīng)該在權(quán)利有效性審查階段即行解決，因而判定發(fā)回重申（在日本審理侵權(quán)案件的法官同時(shí)審理權(quán)利是否有效，這一點(diǎn)與中國不同）。
上述日本最高法院的判決顯然是合理的，因?yàn)?，如果到?shí)際權(quán)利行使階段才能判定是否是“真正的PBP權(quán)項(xiàng)”，進(jìn)而采用不同的標(biāo)準(zhǔn)來判定是否侵權(quán)，那么專利權(quán)的公示作用將大打折扣，公眾將無法準(zhǔn)確把握PBP權(quán)項(xiàng)的準(zhǔn)確的保護(hù)范圍，造成更多的混亂和爭(zhēng)議。
與此相伴，日本審查指南根據(jù)該判例對(duì)PBP權(quán)項(xiàng)的清楚性做了詳細(xì)規(guī)定⑧，簡(jiǎn)言之，在審查階段對(duì)于PBP權(quán)項(xiàng)，審查員應(yīng)該發(fā)出“不清楚”的審查意見，申請(qǐng)人應(yīng)該舉證說明無法或者很難用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者特性限定產(chǎn)品而只能用方法特征表述產(chǎn)品權(quán)利要求的理由，否則必須對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，進(jìn)而對(duì)修改的方式等進(jìn)行了詳細(xì)的例示，在此不再贅述。
顯然，該案例引起的日本對(duì)于清楚性問題的嚴(yán)格審查，勢(shì)必在短期內(nèi)增加審查員的工作壓力，但經(jīng)過一段時(shí)間的消化，也必將使申請(qǐng)人審慎、自律地使用PBP撰寫方式，將大量無需用PBP撰寫方式的權(quán)利要求從撰寫、審查實(shí)務(wù)早期就排除掉。從根本上減少了此類權(quán)項(xiàng)在授權(quán)后公示、權(quán)利行使階段造成的困擾。
反觀中國，鑒于目前申請(qǐng)數(shù)量的急速增長帶來的審查壓力，對(duì)PBP權(quán)項(xiàng)的清楚性基本不進(jìn)行審查，而是采用一種“事先（事中）默認(rèn)”“事后懲罰”性的倒逼策略。即，通過明確權(quán)利行使階段的“方法限定說”（全面覆蓋原則），從而使這種撰寫方式受到某種“自我懲罰”（承擔(dān)這種撰寫方式帶來的不利后果），迫使申請(qǐng)人相應(yīng)地進(jìn)行“自我約束”，即，盡量避免采用PBP撰寫方式。這種處理方式簡(jiǎn)潔明了，但也有“粗暴”而傷及少數(shù)無辜之嫌，即，行權(quán)階段對(duì)所有PBP權(quán)項(xiàng)采用一棍子打死的“方法限定說”，對(duì)化學(xué)類少數(shù)只能用方法特征限定且本質(zhì)上是產(chǎn)品權(quán)項(xiàng)的權(quán)利要求來說，起不到足夠的保護(hù)作用，即對(duì)真正創(chuàng)新起不到促進(jìn)鼓勵(lì)的作用，反而有可能鼓勵(lì)了所謂的“模仿式創(chuàng)新”。
換言之，日本最高法院再一次重申強(qiáng)調(diào)了“真正的”PBP權(quán)項(xiàng)（即在審查階段、確權(quán)階段已經(jīng)嚴(yán)格審查過的PBP權(quán)項(xiàng)）在權(quán)利行使階段應(yīng)當(dāng)采用“物質(zhì)同一說”的立場(chǎng)。這除了在法理上具有與審查階段的標(biāo)準(zhǔn)相一致的法理邏輯統(tǒng)一的好處之外，在實(shí)務(wù)中也會(huì)對(duì)“少數(shù)”特殊類型（尤其是化學(xué)領(lǐng)域）的發(fā)明起到足夠的保護(hù)作用。因?yàn)椋?dāng)產(chǎn)品是創(chuàng)新的，但是無法使用其結(jié)構(gòu)或者性能參數(shù)來準(zhǔn)確地定義而用方法進(jìn)行限定時(shí)（即真正的PBP權(quán)項(xiàng)），包含2種情況：a）很難繞過該方法獲得相同或類似產(chǎn)品；b）通過對(duì)技術(shù)問題與特性參數(shù)進(jìn)行研究分析，可以比較容易地找到其他方法得到相同或類似結(jié)構(gòu)（參數(shù)）的產(chǎn)品，此時(shí)，將不能適用等同侵權(quán)，也就是變相地鼓勵(lì)了所謂“模仿式創(chuàng)新”。事實(shí)上，b的情況是更普遍的情形。當(dāng)然，是鼓勵(lì)原創(chuàng)性發(fā)明給予其足夠保護(hù)，還是鼓勵(lì)模仿式創(chuàng)新而相對(duì)弱化保護(hù)，與該國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、政策導(dǎo)向等是相關(guān)的，不能一概而論。但總的發(fā)展方向應(yīng)當(dāng)是保持法理邏輯的一致性，明辨事理的可預(yù)見性、合理性，而不是簡(jiǎn)單只是從“效率”或?qū)嵱弥髁x出發(fā)，將復(fù)雜的問題簡(jiǎn)單化。
三、相關(guān)啟示
將中日進(jìn)行比較可知，日本不厭其煩地在審查指南中列出對(duì)各種PBP權(quán)項(xiàng)關(guān)于清楚性的審查標(biāo)準(zhǔn)以及救濟(jì)方式，即，不惜耗費(fèi)相當(dāng)多的審查資源對(duì)PBP權(quán)項(xiàng)的必要性進(jìn)行認(rèn)真審視，對(duì)不必要的PBP權(quán)項(xiàng)進(jìn)行早期“攔截”，而一旦經(jīng)過嚴(yán)格審查的PBP權(quán)項(xiàng)獲得授權(quán)，則給予與產(chǎn)品權(quán)項(xiàng)相匹配的保護(hù)。而中國則是用新創(chuàng)性進(jìn)行審查階段的嚴(yán)厲“攔截”（處理方式：推定相同），使很多本來有創(chuàng)新性的發(fā)明，由于撰寫方式有誤或不當(dāng)而稀里糊涂地失去授權(quán)機(jī)會(huì)；并且在后續(xù)的行權(quán)階段付出較高的代價(jià)（即清楚性的不利后果由后續(xù)的行權(quán)階段進(jìn)一步全部承擔(dān)），可謂是獲權(quán)及行權(quán)階段的雙嚴(yán)格策略。
我國的這種處理方式的益處恐怕還是節(jié)約了行政審查力量（資源），簡(jiǎn)便易操作，但是對(duì)申請(qǐng)人（代理人）一方提出了較高的要求：必須深刻了解其中的相關(guān)利害，才能在撰寫和審查階段做出審慎的抉擇和恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)。同時(shí)也給申請(qǐng)人（代理人）帶來了出于各種不同申請(qǐng)目的而產(chǎn)生的各種不確定預(yù)期，其根源亦在于審查指南對(duì)清楚性、新創(chuàng)性的審查與司法解釋②的內(nèi)容，邏輯上曖昧不清，并不和諧自洽。如果在申請(qǐng)/審查階段并不嚴(yán)格禁止不適當(dāng)?shù)腜BP權(quán)項(xiàng)，勢(shì)必帶來大量魚龍混雜的授權(quán)情況（較差的公示效果），以及權(quán)力行使時(shí)“傷及無辜”式的保護(hù)遺憾。
筆者認(rèn)為，短期來看，按照現(xiàn)行規(guī)則操作讓“子彈再飛一會(huì)兒”也未嘗不可，畢竟這種“自我約束”機(jī)制，有其處理方式簡(jiǎn)單、效率高的益處。但長期來看，對(duì)于厘清什么是真正的PBP權(quán)項(xiàng)（必要性），對(duì)真正的PBP權(quán)項(xiàng)的有效保護(hù)會(huì)產(chǎn)生長久模糊、不利的情況。建議借鑒和研究今后日本的審查實(shí)踐中如何具體判定被允許的 “PBP權(quán)項(xiàng)”清楚性的實(shí)例，這對(duì)于我們?nèi)绾卧趯彶橹改现羞M(jìn)一步深入規(guī)限PBP權(quán)項(xiàng)將有很大參考意義。當(dāng)我們對(duì)PBP權(quán)項(xiàng)在審查階段的規(guī)則性問題能夠深入、細(xì)化以后，也就可以進(jìn)一步討論在權(quán)利行使階段能否給予相應(yīng)的“物質(zhì)同一說”的保護(hù)。在現(xiàn)階段，也提示申請(qǐng)人（代理人），應(yīng)嚴(yán)格約束PBP權(quán)項(xiàng)的撰寫、修改行為，而對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域不得不進(jìn)行PBP權(quán)項(xiàng)撰寫時(shí)，若屬創(chuàng)新性產(chǎn)品且其方法特征很容易被繞過規(guī)避的話，那么即使相關(guān)發(fā)明進(jìn)行了充分公開也很有可能換不來相應(yīng)合理的保護(hù)，此時(shí)要考慮審慎公開或不申請(qǐng)專利而考慮以技術(shù)秘密等其他方式進(jìn)行保護(hù)。
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②最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件司法解釋（二）（2016年4月1日施行）第十條 對(duì)于權(quán)利要求中以制備方法界定產(chǎn)品的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制備方法與其不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
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⑦日本最高裁判所，案件編號(hào)2012年（受）第1204號(hào)，判決日：2015年6月5日
⑧日本特許廳于2015年7月6日在其官網(wǎng)公布『プロダクト?バイ?プロセス?クレームに関する當(dāng)面の審査の取扱いについて』
?、崛毡局?cái)高等裁判所 案件編號(hào)：2012年（ネ）10043 判決日：2012年1月27日
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