文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 秦曉君
美國專利審查制度相對于中國有其獨特性，其中之一便是它的“終審意見”（Final Office Action，簡稱：Final OA），對于Final OA的應(yīng)對方式是多種多樣的，那么在收到Final OA之后，能做些什么呢？
大部分美國專利申請在第二次審查意見通知書的階段收到的是Final Office Action（Final OA），類似于我們中國專利的駁回決定（雖然很多人都強調(diào)這里的Final并不表示Final，僅僅表示你交給專利局的審查費用完了）。那么在你收到Final OA之后，能做些什么呢？簡單的說，有以下幾種處理方式：
直接按審查員的意見修改
這種方式多出現(xiàn)在審查員已經(jīng)指出或者同意某一項或者多項權(quán)利要求是有授權(quán)前景的情況下。如果你希望申請盡快授權(quán)，可以僅僅保留審查員認為有授權(quán)前景的權(quán)利要求，而刪除或者修改其他的權(quán)利要求使得整個申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。
此種方式可以使得專利獲得盡快的授權(quán)，申請人可以通過提交連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請的方式繼續(xù)其他被刪除權(quán)利要求的進一步申請。
提交繼續(xù)審查請求RCE
如果不能通過刪除或者其他按照審查員的意見修改，使得申請達到審查員一目了然可以授權(quán)的狀態(tài)，而你又希望申請繼續(xù)被審查，而不是視撤，此時你可以選擇提交繼續(xù)審查請求RCE。RCE這種方式適用于需要對權(quán)利要求做實質(zhì)修改的情況，例如必須通過補入說明書中的內(nèi)容才可以使得權(quán)利要求區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。
RCE可以在Final OA 發(fā)出的6個月內(nèi)的任何時間提出，不過提交時間的不同可能會伴隨有一定的延期費用。
RCE之后，通常申請人又得到了兩次審查意見通知書的機會，但是如果審查員認為根據(jù)之前的證據(jù)可以直接給出結(jié)論，也可以直接發(fā)出Final OA。所以大多數(shù)時候，申請人會選擇在收到Advisory Action（AA）之后才提交RCE，這樣做可以在很大程度上避免提交RCE之后第一次審查意見通知書就是駁回決定Final OA，浪費一次RCE。
After Final Consideration Pilot Program (AFCP)2.0
AFCP2. 0是USPTO在2013年5月19日開始實施的試點項目。AFCP2.0要求申請人必須對至少一個獨立權(quán)利要求進行不擴大保護范圍的修改，同時同意在審查員覺得必要時的會晤。如果申請人認為針對其修改和/或答復，審查員只需要進行有限的進一步檢索和/或考慮就會授權(quán)，則可以采用AFCP2.0。如果審查員認為需要的工作量超過其應(yīng)該花費在AFCP2.0的工作量，則會發(fā)出Advisory Action (AA)告知申請人應(yīng)提交RCE來繼續(xù)審查。一般認為審查員可以花費3個小時在一件AFCP2.0上，工作量超過這個時間時，審查員就會發(fā)出AA。
AFCP2.0這個程序本身是免官費的，但是需要支付律師費，其中包括可能的會晤費用。
Appeal 上訴程序
Appeal程序類似于中國的復審程序，申請人需要首先提交Notice of Appeal, 并在之后的兩個月內(nèi)遞交正式的Appeal Brief，自此，相應(yīng)的申請被轉(zhuǎn)交給PTAB進行后續(xù)由三名資深審查員組成的合議組對案子進一步的審查。
由于通常RCE繼續(xù)審查的審查員還是原來的審查員，所以當你覺得審查員本身對案情的理解有誤，同時又固執(zhí)己見難以說服的時候，可以考慮使用Appeal程序。
Appeal程序有一定的費用，其中提交Notice of Appeal 的費用是$800（大實體）。兩個月內(nèi)如果覺得確實有必要進行后續(xù)的程序，需要遞交Appeal Brief，同時支付轉(zhuǎn)交PTAB的費用$2000（大實體）。
Pre-Appeal Brief 程序
申請人也可以在提交Notice of Appeal的同時提出Pre-Appeal Brief。但是Pre-Appeal的使用對于提出理由有嚴格的要求，必須是：（1）駁回理由有明顯不當或無依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實錯誤或法律錯誤。如果申請人認為審查員至少在部分意見上存在明顯錯誤，并且是有事實基礎(chǔ)，可以就該部分意見提Pre-Appeal。注意該程序不適用審查員和申請人對于權(quán)利要求的解釋或者現(xiàn)有技術(shù)教導的理解上存在差異的情況。
在提Pre-Appeal時需提交申請書以及一份不多于5頁的意見書來陳述駁回意見的明顯不正確。在申請人提出Pre-Appeal請求之后，合議小組將會在45天內(nèi)做出合議組決定。正常的Appeal程序，申請人需要在Notice of Appeal遞交2個月內(nèi)給出Appeal Brief，但是如果你提出Pre-Appeal的話，你的Appeal Brief可以在Pre-Appeal決定給出后一個月之內(nèi)提交，因此，此決定相當于給申請人提供了一個是否要繼續(xù)后續(xù)的Appeal Brief的考慮的基礎(chǔ)。（但Pre-Appeal被使用的頻率并不是很高，有人認為真正在這個程序中得到直接授權(quán)的概率很小，只有百分之幾，大部分時候得到的還是建議繼續(xù)Appeal或者是通過RCE重新開啟審查程序，所以意義不大。但也有人推薦這個程序，認為此程序本身是免費的，在特定情況下還是更為經(jīng)濟。）
與RCE等程序不同的是，提請Pre-Appeal后除了原來的審查員還會加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級核準人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進入上訴Appeal程序；3）專利申請得到授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。
Pre-Appeal本身并不存在任何費用，只需在繳納提交Notice of Appeal 的$800。盡管如此，律師費是需要付的。好處是合議組審查代替單個審查員審查，缺點是無法修改權(quán)利要求，不能要求會晤。
連續(xù)申請CA或者部分連續(xù)申請CIP
在收到Final Rejection的6個月之內(nèi)，只要申請還沒有結(jié)案，你都可以以本申請為基礎(chǔ)提連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請，在享受相應(yīng)優(yōu)先權(quán)日的同時，開啟一份新的申請。
以上介紹了針對Final Office Action的幾種答復方式，申請人需要根據(jù)Final OA中的具體內(nèi)容，以及申請人對于保護范圍、時間的緊迫性以及費用等多個方面的需求來進行具體的選擇。但是需要注意的是，一旦Final OA發(fā)出，一個6個月即將視撤的時鐘就開始計時了，你必須采取相應(yīng)的措施來暫停這個時鐘的繼續(xù)計時，上面的RCE，AFCP2.0，以及Appeal都可以達到這個效果。你可以組合使用，例如可以在提交RCE的同時，提交連續(xù)申請等。