文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉偉
本文對(duì)中國(guó)抵觸申請(qǐng)制度與歐洲、美國(guó)、日本專利法中相類似的制度進(jìn)行了比較研究，在此基礎(chǔ)上探討中國(guó)抵觸申請(qǐng)制度與各國(guó)抵觸申請(qǐng)相關(guān)制度之間的差異。
一、中國(guó)的抵觸申請(qǐng)制度
根據(jù)我國(guó)專利法及《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，概括而言，如果在先的專利或?qū)＠暾?qǐng)要構(gòu)成在后的中國(guó)專利申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，需要滿足以下條件：
（i）在先專利或申請(qǐng)由任何單位或者個(gè)人在中國(guó)申請(qǐng)；
（ii）在先專利或申請(qǐng)的申請(qǐng)日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日；
（iii）在先專利或申請(qǐng)的公布或公告日在在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日當(dāng)天或之后。
關(guān)于抵觸申請(qǐng)的概念，應(yīng)當(dāng)注意如下幾點(diǎn)：
第一，只要在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日，公布日或者公告日不遲于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日，就可能構(gòu)成在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)。當(dāng)在先申請(qǐng)為一件發(fā)明專利申請(qǐng)時(shí)，只要滿足上述條件，則不論該在先申請(qǐng)的結(jié)局如何，例如在被授予發(fā)明專利權(quán)之前被撤回、視為撤回、被駁回，在被授予發(fā)明專利權(quán)之后被放棄，被宣告無(wú)效等，其作為在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)的效力都不會(huì)消失。當(dāng)在先申請(qǐng)為一件實(shí)用新型專利申請(qǐng)時(shí)，該申請(qǐng)只有在被授予實(shí)用新型專利權(quán)之后才會(huì)構(gòu)成在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)。
第二，抵觸申請(qǐng)的作用在于用來(lái)評(píng)判在后申請(qǐng)的新穎性。
第三，抵觸申請(qǐng)不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。對(duì)于抵觸申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，只能用于評(píng)價(jià)在后申請(qǐng)的新穎性，不能與其他現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請(qǐng)結(jié)合起來(lái)，判斷在后申請(qǐng)的創(chuàng)造性。
第四，抵觸申請(qǐng)既可以是他人提出的在先申請(qǐng)，也可以是本人提出的在先申請(qǐng)。
另外，對(duì)于PCT申請(qǐng)而言，PCT申請(qǐng)需進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段，這里所說(shuō)的中國(guó)申請(qǐng)日均是指國(guó)際申請(qǐng)日。
二、歐洲的抵觸申請(qǐng)相關(guān)制度
歐洲專利公約（EPC）中關(guān)于抵觸申請(qǐng)的規(guī)定與中國(guó)基本相同。
采用先申請(qǐng)制專利制度的國(guó)家普遍采用了抵觸申請(qǐng)的概念，其中最有代表性的是《歐洲專利公約》第54條第3款的規(guī)定。歐洲的抵觸申請(qǐng)與中國(guó)的區(qū)別在于，《歐洲專利公約》第54條第3款規(guī)定將抵觸申請(qǐng)囊括在現(xiàn)有技術(shù)之中，而中國(guó)《專利法》第22條第5款規(guī)定將抵觸申請(qǐng)排除在現(xiàn)有技術(shù)之外。盡管存在這種不同，但由于在《歐洲專利公約》第56條明確規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時(shí)不考慮抵觸申請(qǐng)，中國(guó)《專利法》第22條第3款規(guī)定判斷創(chuàng)造性時(shí)是與現(xiàn)有技術(shù)相比，也不考慮抵觸申請(qǐng)。因此，盡管規(guī)定方式有所不同，但是二者殊路同歸，在判斷創(chuàng)造性時(shí)不考慮抵觸申請(qǐng)這一點(diǎn)是一致的。
此外，根據(jù)《歐洲專利公約》第153條第2款和第4款中的規(guī)定，PCT申請(qǐng)需進(jìn)入歐洲地區(qū)階段才可能構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。
三、美國(guó)的抵觸申請(qǐng)相關(guān)制度
在《美國(guó)專利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act，下稱“AIA”）中，實(shí)際上并不存在明確的抵觸申請(qǐng)制度，在美國(guó)也并沒(méi)有“抵觸申請(qǐng)”的概念。對(duì)于AIA中能夠類比為中國(guó)的“抵觸申請(qǐng)”的制度，AIA第102條(a)款第2項(xiàng)有所涉及。
第102條(a)款第2項(xiàng)中的規(guī)定包括類似中國(guó)的“抵觸申請(qǐng)”的情況。第102條(a)款在標(biāo)題上明確了“新穎性，現(xiàn)有技術(shù)”，因此可以看做AIA將第102條(a)款第2項(xiàng)規(guī)定的抵觸申請(qǐng)情形包括在了現(xiàn)有技術(shù)（prior art）中。
AIA之后的美國(guó)《專利法》第102(a)(2)條關(guān)于新穎性、現(xiàn)有技術(shù)規(guī)定，一個(gè)人有權(quán)獲得專利，除非請(qǐng)求保護(hù)之發(fā)明在根據(jù)第151條所授予的專利中、或者在根據(jù)第122(b)條而公開或者視為公開的專利申請(qǐng)中已有描述，其中，該專利或?qū)＠暾?qǐng)署名為另一發(fā)明人并且在請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前已經(jīng)有效提出申請(qǐng)。 所以，美國(guó)關(guān)于抵觸申請(qǐng)的規(guī)定僅僅適用于前后專利申請(qǐng)的發(fā)明人不同的情形。
如此來(lái)看，AIA的現(xiàn)有技術(shù)的概念大致相當(dāng)于中國(guó)專利法中的現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請(qǐng)（排除了自我抵觸）的合集（存在一些例外），能夠用來(lái)評(píng)價(jià)新穎性。
然后，AIA第103條對(duì)創(chuàng)造性進(jìn)行了規(guī)定，但美國(guó)在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)也只用了現(xiàn)有技術(shù)。因而，AIA的現(xiàn)有技術(shù)也能夠用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性?？梢岳斫鉃?，美國(guó)無(wú)論新穎性還是創(chuàng)造性都是以現(xiàn)有技術(shù)為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)。
綜上，在AIA中，相當(dāng)于中國(guó)的“抵觸申請(qǐng)”的申請(qǐng)不僅能夠作為判斷新穎性的標(biāo)準(zhǔn)，也能夠用來(lái)評(píng)判創(chuàng)造性。此外，美國(guó)的抵觸申請(qǐng)不能是專利申請(qǐng)人本人提出的申請(qǐng)，也不是他人雖經(jīng)提出但最終未被公開的專利申請(qǐng)。
如果一個(gè)專利申請(qǐng)/專利A要構(gòu)成另一美國(guó)專利申請(qǐng)B的第102條(a)款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)文件, 必須滿足以下條件: (1)專利申請(qǐng)/專利A由他人提出；(2)專利申請(qǐng)/專利A的美國(guó)申請(qǐng)日或國(guó)際申請(qǐng)日在在申請(qǐng)B的發(fā)明日之前；(3)專利申請(qǐng)/專利A是美國(guó)頒發(fā)的專利、美國(guó)公布的專利申請(qǐng)或 PCT 申請(qǐng), 如果是 PCT申請(qǐng), 必須是：用英文公布、 且指定美國(guó)；(4) 專利申請(qǐng)/專利A在申請(qǐng)B的發(fā)明日以后公開。
需要注意的是，外國(guó)專利文獻(xiàn)不能用于作為第102條(a)款第2項(xiàng)所規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。這里，指定了美國(guó)的PCT申請(qǐng)可以是向美國(guó)專利局以外的專利局提交的PCT申請(qǐng)。因此與中國(guó)不同，沒(méi)有進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)也是有可能構(gòu)成美國(guó)的抵觸申請(qǐng)。
四、日本的擴(kuò)大在先申請(qǐng)制度
在日本專利法中存在類似中國(guó)抵觸申請(qǐng)制度的制度，日本審查指南中稱為“擴(kuò)大在先申請(qǐng)（日文：拡大先願(yuàn)）”，但該制度與中國(guó)的抵觸申請(qǐng)制度存在一定區(qū)別。
針對(duì)中國(guó)的抵觸申請(qǐng)制度之條件（i），日本的擴(kuò)大在先申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)的發(fā)明人與本申請(qǐng)的發(fā)明人不同，在本申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人與本申請(qǐng)的申請(qǐng)人不同。
針對(duì)中國(guó)的抵觸申請(qǐng)制度之條件（ii）和（iii），日本的擴(kuò)大在先申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)?jiān)诒旧暾?qǐng)的申請(qǐng)日之前提出申請(qǐng)，在先申請(qǐng)?jiān)诒旧暾?qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)后公布或者公告。
此處需注意的是，在中國(guó)，抵觸申請(qǐng)“在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后（含申請(qǐng)日）公布”，時(shí)間節(jié)點(diǎn)的判斷是以日為單位，這也與中國(guó)《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》以及《專利審查指南》中的其他時(shí)間節(jié)點(diǎn)的表述相一致。而在日本專利法中，擴(kuò)大在先申請(qǐng)“在本專利申請(qǐng)后公布或者公告”，其時(shí)間節(jié)點(diǎn)的判斷是以時(shí)刻為單位。日本《特許?實(shí)用新型審查基準(zhǔn)》對(duì)此作出了明確的說(shuō)明。因此區(qū)別于中國(guó)專利法，關(guān)于擴(kuò)大在先申請(qǐng)的判斷，在上述條件（iii）中判斷其他申請(qǐng)的公布或者公告的時(shí)間時(shí)要考慮到時(shí)刻。
此外，只有進(jìn)入日本國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)才可能構(gòu)成日本的擴(kuò)大在先申請(qǐng)。
五、各國(guó)抵觸申請(qǐng)相關(guān)制度的比較
下表對(duì)中國(guó)、歐洲、日本和美國(guó)的制度進(jìn)行了簡(jiǎn)單的對(duì)比。
