文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊
我們通常所說(shuō)的禁止反悔原則，是指專利法上的審批過(guò)程禁反言(prosecution history estoppel)。作為專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其是指專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請(qǐng)的審查過(guò)程或者專利授權(quán)后的無(wú)效、異議、再審程序）過(guò)程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過(guò)該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
內(nèi)涵、宗旨及目的
禁止反悔原則，又稱禁止反言原則，源于英美法系國(guó)家的一般契約理論，其基本內(nèi)涵是“My word is my bond”，即說(shuō)話算話，不得出爾反爾。
禁止反悔原則的宗旨在于：防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略。所謂的出爾反爾，即在審查過(guò)程中為了容易地獲得專利權(quán)而對(duì)專利保護(hù)范圍進(jìn)行各種限制性的修改或解釋，或者強(qiáng)調(diào)某個(gè)技術(shù)特征的重要性，在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無(wú)，以圖應(yīng)用等同原則來(lái)覆蓋被控侵權(quán)物，使得侵權(quán)控告得以成立，也就是所謂的“兩頭吃”。因此，德國(guó)律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無(wú)效宣告程序中的溫順小貓出門就成了勇猛的老虎”。
關(guān)于禁止反悔原則設(shè)定的目的，主要是出于對(duì)專利權(quán)人利益和公眾利益的一種平衡。我們都知道，雖然各國(guó)專利制度各有不同，但總體的侵權(quán)判定原則大同小異，最基本的是以下五大原則：
?全面覆蓋原則（Literal Infringement）
?等同原則（the Doctrine of Equivalents）
?禁止反悔原則（Prosecution History Estoppel）
?捐獻(xiàn)原則（Dedication Rule）
?特意排除原則（Specific Exclusion）
在實(shí)際侵權(quán)判定中，全面覆蓋原則和等同侵權(quán)原則最為常見(jiàn)。在全面覆蓋原則的基礎(chǔ)上，為了更好地保護(hù)專利權(quán)人的利益，在專利侵權(quán)訴訟時(shí)，權(quán)利要求的保護(hù)范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實(shí)踐中常常采用的等同原則。可以說(shuō)，等同原則是一種實(shí)現(xiàn)專利權(quán)公平保護(hù)的重要制度，是對(duì)專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對(duì)專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補(bǔ)充。
然而，在專利糾紛中，等同原則也容易導(dǎo)致權(quán)利人過(guò)寬和過(guò)濫地?cái)U(kuò)大專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，進(jìn)而造成對(duì)公眾（被訴侵權(quán)人）的不公平，損害公共利益。因此，我們需要對(duì)等同原則進(jìn)行一定的限制，這其中就發(fā)展出了禁止反悔的原則、捐獻(xiàn)原則和特意排除原則等對(duì)等同原則進(jìn)行限制的原則。
這樣，就需要對(duì)禁止反悔原則的適用條件和限制范圍做出規(guī)定。如果禁止反悔原則的限制作用過(guò)強(qiáng)，專利權(quán)人將無(wú)法依據(jù)等同原則獲得有效的保護(hù)；如果禁止反悔原則的限制作用太弱，不受限制的等同原則勢(shì)必破壞權(quán)利要求的公告功能。
美國(guó)專利中的禁止反悔原則的發(fā)展
在美國(guó)，禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的限縮必須是以書(shū)面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國(guó)又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國(guó)最高法院對(duì)禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。
關(guān)于禁止反悔原則在美國(guó)的發(fā)展，包括：
?禁止反悔原則的概念源自自棄權(quán)（disclaimer）和重新授權(quán)（reissure）。
根據(jù)美國(guó)1836年的專利法，當(dāng)專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)其專利有潛在的無(wú)效問(wèn)題時(shí)，有兩個(gè)方法可以采?。阂皇菍で髮?duì)專利重新授權(quán)，重新授權(quán)允許專利權(quán)人改正疏忽大意的錯(cuò)誤，并不能有欺騙的敵意。二是向?qū)＠忠髼墮?quán)，即放棄一部分的權(quán)利。
?1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早對(duì)禁止反悔原則的描述。
Leggett v. Avery案主要關(guān)于重新授權(quán)。在Leggett v. Avery案中，專利權(quán)人的7個(gè)權(quán)利要求中的6個(gè)因?yàn)榕c在先技術(shù)沖突而被放棄，只有權(quán)5被授權(quán)了。后專利權(quán)人又提出一項(xiàng)重新授權(quán)申請(qǐng)，其權(quán)利要求基本上都是上一個(gè)申請(qǐng)中放棄的內(nèi)容，該申請(qǐng)被授權(quán)了。美國(guó)聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，這一重新授權(quán)專利是無(wú)效的，因?yàn)閷＠瞬荒苤匦氯〉盟呀?jīng)放棄的權(quán)利要求，“如果專利權(quán)人明確放棄某項(xiàng)權(quán)利要求之后，就不能為了擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)范圍而使已放棄的內(nèi)容重新納入保護(hù)之中”。
Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要關(guān)于棄權(quán)。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“對(duì)組合裝置發(fā)明來(lái)說(shuō)，發(fā)明者做出的限制和附加性條款，特別是那些在被否決后又寫(xiě)入申請(qǐng)的，應(yīng)該以不利于發(fā)明者，有利于公眾的方式嚴(yán)格解釋。這應(yīng)該是棄權(quán)帶來(lái)的必然結(jié)果”，“當(dāng)申請(qǐng)者因申請(qǐng)被專利局駁回，為了限制權(quán)利要求范圍而引進(jìn)新的要素，之后他在維護(hù)專利時(shí)，就不能拋開(kāi)此要素以拓寬權(quán)利要求范圍”。
?1980年8月，在Dana上訴案中，對(duì)于禁止反悔原則，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院做出了更進(jìn)一步的解釋。
?1982年，在Huges Aircraft Co. v. United States案中，聯(lián)邦巡回上訴法院采納了“彈性障礙規(guī)則”，認(rèn)為修改導(dǎo)致等同物范圍變化的效果可能“從大到小到零”，取決于修改的性質(zhì)和目的。在1984年到1997年間的判決，聯(lián)邦巡回法院在大約50個(gè)案件中都采納了“彈性障礙規(guī)則”。
?2002年，美國(guó)聯(lián)邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中，對(duì)禁止反悔原則的使用提出了較為明確的意見(jiàn)：“應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利人在專利申請(qǐng)過(guò)程中對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改的真實(shí)意圖，不應(yīng)剝奪當(dāng)事人對(duì)禁止反悔原則的適用進(jìn)行辯解的權(quán)利”，從而駁回了上訴法院在審理過(guò)程中的“完全障礙規(guī)則”，最終確定了“彈性障礙規(guī)則”。
注意：上文提到的“完全障礙（complete bar）規(guī)則”和“彈性障礙（flexible bar）規(guī)則”都是關(guān)于禁止反悔原則和等同原則之間的關(guān)系，即禁止反悔原則對(duì)等同原則應(yīng)當(dāng)限制到什么程度的學(xué)說(shuō)?！巴耆系K規(guī)則”認(rèn)為，如果修改了權(quán)利要求的某個(gè)技術(shù)特征后，此項(xiàng)技術(shù)特征被適用了禁止反悔原則，因此在任何情況下這個(gè)技術(shù)特征都不能再使用等同原則進(jìn)行判斷。“彈性障礙規(guī)則”認(rèn)為，并不是適用了禁止反悔原則的技術(shù)特征就一定不能再次適用等同原則，能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。
Festo案分析
Festo案是界定禁止反悔原則適用范圍的一個(gè)典型案件，在這個(gè)案件中美國(guó)確定了“可專利性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，因此可以作為經(jīng)典案例來(lái)進(jìn)行分析。
1.案情介紹
1）涉案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品
原告Festo公司擁有兩項(xiàng)關(guān)于磁性無(wú)桿式氣缸(Magnetic rodless cylinders)的改進(jìn)型專利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A)，如下圖，這兩項(xiàng)專利包括三個(gè)基礎(chǔ)組成部分：活塞16、氣缸10和套筒18。其中，活塞和套筒都裝有磁鐵，并被分別安裝在氣缸的內(nèi)部和外部，通過(guò)相互之間的磁性作用，活塞能夠帶動(dòng)套筒運(yùn)動(dòng)，來(lái)運(yùn)送物體。
被告SMC公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與Festo公司專利的權(quán)利要求存在兩項(xiàng)區(qū)別：I）Festo專利要求在活塞上安裝一對(duì)單向密封環(huán)(one-way sealing rings)，而SMC產(chǎn)品只在活塞一端裝有一個(gè)彈性的雙向密封環(huán)(two-way sealing ring)；II）Festo專利要求套筒由磁性材料制成，而SMC產(chǎn)品的套筒由鋁合金制成。
2）原告及被告觀點(diǎn)
原告Festo公司認(rèn)為，二者雖然具有差異，但應(yīng)屬于相應(yīng)技術(shù)特征的等同物。因此，根據(jù)等同原則，應(yīng)判定侵權(quán)。
被告SMC公司認(rèn)為，F(xiàn)esto的兩個(gè)專利在申請(qǐng)過(guò)程中都經(jīng)過(guò)了修改。具體的，Stoll專利在申請(qǐng)階段中因描述缺陷被駁回后，F(xiàn)esto對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了進(jìn)一步限定，即限定了該裝置有兩個(gè)單向密封環(huán)，其套管由磁性材料制成；Carroll專利在復(fù)審過(guò)程中也限定該有兩個(gè)單向密封環(huán)。因此，根據(jù)禁止反悔原則，應(yīng)判定不侵權(quán)。
2.Festo案經(jīng)歷了漫長(zhǎng)而曲折的訴訟過(guò)程：
→1988年Festo向美國(guó)馬薩諸塞州地區(qū)法院提起針對(duì)SMC的專利侵權(quán)訴訟；
→1994年地區(qū)法院作出侵權(quán)判決；
→1995年聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）維持地區(qū)法院判決；
→1997年最高法院辦法調(diào)卷令提審此案，撤銷CAFC的判決，將該案發(fā)回重審；
→1999年CAFC再次維持地區(qū)法院判決；
→2000年CAFC在全體法官出席的復(fù)審程序中推翻了地區(qū)法院的判決；
→2001年最高法院再次頒發(fā)調(diào)卷令提審此案；
→2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判決，將案件發(fā)回重審。
3.地方法院判決
地方法院認(rèn)為Festo對(duì)上述技術(shù)特征的修改既不是為了克服專利局的駁回決定，也不是為了克服現(xiàn)有技術(shù)，事實(shí)上Festo的專利申請(qǐng)文件并未披露其修改的原因，因此不適用禁止反悔原則，地方法院判決SMC對(duì)Festo的兩項(xiàng)專利構(gòu)成等同侵權(quán)。
4.聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）判決
1）如果修改不是為了避免公知技術(shù)，是否應(yīng)對(duì)其修改禁止反悔？
CAFA認(rèn)為，禁止反悔原則的使用不限于為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，而是適用于為了滿足可專利性的要求做出的任何變窄修改。
2）如果權(quán)利要求是自愿修改的，而不是說(shuō)應(yīng)審查員要求，也不是為了可專利性的原因，禁止反悔原則是否仍然適用？
CAFA認(rèn)為，既然自愿修改和被專利局要求的修改一樣，對(duì)公眾來(lái)說(shuō)都意味著申請(qǐng)人放棄了一部分權(quán)利要求，沒(méi)有理由認(rèn)為這兩者有什么差異。
3）如果申請(qǐng)人不能提出修改的理由，等同物的范圍是什么？
CAFA認(rèn)為，如果沒(méi)有對(duì)修改的原因進(jìn)行解釋，等同物的范圍為零。
4）在權(quán)利要求被修改后，禁止反悔原則是等同原則的完全障礙，還是有些情況下等同原則仍然適用？
CAFA的意見(jiàn)有所分歧。在Festo案之前，美國(guó)法院在禁止反悔將多大程度上影響等同物的問(wèn)題上，一直采用“彈性障礙規(guī)則”，即法官根據(jù)申請(qǐng)文件修改的目的與措辭的個(gè)案情況，來(lái)決定對(duì)權(quán)利要求只做字面解釋合適準(zhǔn)許使用等同原則。
CAFA的多數(shù)成員認(rèn)為，CAFA一直以來(lái)運(yùn)用的“彈性障礙規(guī)則”缺乏可預(yù)測(cè)性而不起作用。因此，為了強(qiáng)調(diào)專利權(quán)利要求范圍的確定性和宣告其功能，CAFA中多數(shù)成員提出了“完全障礙規(guī)則”，即對(duì)于因可專利性而修改的要求來(lái)說(shuō)，就沒(méi)有有效的等同物了，這樣提高了專利范圍的確定性（這在專利界引起了巨大分歧）。
5.聯(lián)邦最高法院判決
1）聯(lián)邦最高法院認(rèn)為任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權(quán)利要求范圍的修改都可以導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，而不限于克服現(xiàn)有技術(shù)的修改。
2）聯(lián)邦最高法院不同意“完全障礙規(guī)則”。最高法院承認(rèn)專利邊界確定的重要性，但也認(rèn)識(shí)到語(yǔ)言在描述發(fā)明時(shí)的不精確性，在以前的體制下對(duì)權(quán)利要求做出的修改并不意味著放棄了所有的等同物（實(shí)際上，CAFA的上述判決將對(duì)大量的仍然有效的專利產(chǎn)生巨大影響）。
3）最高法院提出了一項(xiàng)“可預(yù)見(jiàn)性障礙規(guī)則”，認(rèn)為專利權(quán)人一旦做出修改，就被假設(shè)放棄了原始權(quán)利要求和修改后的權(quán)利要求之間的差異部分。專利權(quán)人的應(yīng)對(duì)措施是在做出修改時(shí)描述等同物，或應(yīng)當(dāng)解釋其沒(méi)有放棄爭(zhēng)議的等同物，否則當(dāng)專利權(quán)人無(wú)法解釋修改的理由時(shí)，將采用“完全障礙規(guī)則”。
4）最高法院認(rèn)為，在以下三種情況下并不意味著專利權(quán)人放棄了等同物：
A在申請(qǐng)時(shí)，等同物是不可預(yù)見(jiàn)的；
B修改時(shí)與爭(zhēng)議等同物無(wú)關(guān)的；
C專利權(quán)人無(wú)法描述爭(zhēng)議中的非實(shí)質(zhì)性替換。
總結(jié)
回歸到最初的目的，禁止反悔原則的設(shè)立本就是平衡專利權(quán)人的利益和公眾的利益。Festo案之所以是一個(gè)影響深遠(yuǎn)的決定，因?yàn)樗U明了應(yīng)用禁止反悔原則的條件，提出了一套新的檢驗(yàn)方法，可預(yù)見(jiàn)性、無(wú)關(guān)性和合理性檢驗(yàn)，來(lái)調(diào)整等同原則和禁止反悔原則間的關(guān)系。這一套方法比“彈性障礙規(guī)則”和“完全障礙規(guī)則”都能達(dá)到更好的平衡。實(shí)際上，“可預(yù)見(jiàn)性障礙規(guī)則”在實(shí)際運(yùn)用中也存在各種各樣的問(wèn)題，禁止反悔原則還需要不斷地發(fā)展和變化。
參考文獻(xiàn)
【1】百度百科-禁止反悔原則
【2】Patents——What is prosecution history estoppel?
【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law
【4】從Festo案看禁止反悔原則在美國(guó)的新發(fā)展
【5】簡(jiǎn)評(píng)美國(guó)禁止反悔原則的發(fā)展——兼評(píng)Biogen案和Festo案
【6】撥云見(jiàn)日-美國(guó)聯(lián)邦最高法院FESTO案剖析
【7】從Festo案看禁止反悔原則及對(duì)中國(guó)的借鑒作用