文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦

　　商標(biāo)權(quán)是商標(biāo)權(quán)人的專屬權(quán)利范圍。在該權(quán)利范圍下，他人不得使用完全相同或近似的商標(biāo)在相同或類似的商品/服務(wù)上。因此，確定誰(shuí)優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)利的歸屬，顯得尤為重要。在中國(guó)，基本遵循“申請(qǐng)日在先原則”，即誰(shuí)先提交了注冊(cè)申請(qǐng)，則可以優(yōu)先獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。而在美國(guó)，商標(biāo)權(quán)利歸屬的原則是“使用在先”，即誰(shuí)先有真誠(chéng)使用意圖并投入了使用，則可以優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)。

　　那不少企業(yè)便就此產(chǎn)生疑問(wèn)了。既然美國(guó)商標(biāo)以使用在先確定商標(biāo)權(quán)利歸屬，那在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)又是怎么一回事？如果基于在先使用可以優(yōu)先獲得商標(biāo)權(quán)，對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)又是如何要求的呢？對(duì)此，可簡(jiǎn)要解答如下。

　　一、美國(guó)商標(biāo)使用與注冊(cè)商標(biāo)的關(guān)系

　　如上所述，“商標(biāo)使用在先”為美國(guó)確定商標(biāo)權(quán)利歸屬的基本原則。而在發(fā)展多年的該原則下，商標(biāo)注冊(cè)制度系該原則的例外。根據(jù)《美國(guó)商標(biāo)法》第7條（b）、（c）項(xiàng)的規(guī)定，主簿商標(biāo)注冊(cè)證明是表明商標(biāo)權(quán)人對(duì)該商標(biāo)享有專用權(quán)的初步證明，并且具有推定商標(biāo)權(quán)人為在先使用人的效力，除非有相反的證據(jù)證明。即當(dāng)申請(qǐng)人提交了商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)后，則推定申請(qǐng)人在申請(qǐng)日有在先的使用，除非第三人有證據(jù)表明其使用在該申請(qǐng)日之前。

　　誠(chéng)然，很多商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)日或申請(qǐng)日前并未投入實(shí)際使用，這也是美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)可以基于打算使用的原因。但在商標(biāo)正式核準(zhǔn)前，官方會(huì)給出一定期限，要求申請(qǐng)人進(jìn)行使用，并提供相應(yīng)使用證據(jù)，否則不予核準(zhǔn)注冊(cè)（基于第三國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)或者馬德里國(guó)際注冊(cè)方式除外）。如此的制度安排，也平衡了注冊(cè)商標(biāo)需真實(shí)投入使用的基本原則。除非第三人提供在先使用證據(jù)表示反對(duì)，申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)后，也就具有了法律上的推定效力。

　　因此，對(duì)于在美國(guó)打算使用的商標(biāo)，先提交申請(qǐng)注冊(cè)，占住較早的申請(qǐng)日，也是百利而無(wú)害。當(dāng)然，商標(biāo)的生命仍在于使用，提交申請(qǐng)注冊(cè)后，需在美國(guó)市場(chǎng)使用，方可獲得并維系注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利。

　　二、基于使用獲得商標(biāo)權(quán)之“使用”的標(biāo)準(zhǔn)

　　對(duì)于可建立商標(biāo)權(quán)的使用行為，基本的滿足條件系作為商標(biāo)的使用，即該標(biāo)識(shí)可以起到商標(biāo)的區(qū)分和識(shí)別作用。而若在商標(biāo)使用的前期，商標(biāo)經(jīng)過(guò)幾版形式的變化，只要不是實(shí)質(zhì)性變化，而沒(méi)有產(chǎn)生新的商業(yè)印象，則最初的商標(biāo)使用即可視為最早的商標(biāo)使用日 。

　　一般來(lái)說(shuō)，如第六巡回法院在Allard Enterprises, Inc. 與Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出，“即使首次使用的量很小，而尚未建立深入的市場(chǎng)滲透或廣泛的市場(chǎng)認(rèn)知，但只要是真誠(chéng)的商業(yè)使用，該首次使用即可建立相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)利” 。且多數(shù)法院認(rèn)為，在雙方都有實(shí)際使用的案件中，對(duì)使用的考量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于僅以在先使用挑戰(zhàn)注冊(cè)商標(biāo)的情形 。此外，若僅是準(zhǔn)備進(jìn)行使用也一般不認(rèn)定可以獲得商標(biāo)權(quán) 。但實(shí)踐中情況千差萬(wàn)別，對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)判斷并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。為更好把握可建立商標(biāo)權(quán)的使用標(biāo)準(zhǔn)，我們不妨先了解幾個(gè)美國(guó)判例，以窺探一二。

　　案例一：SNOB商標(biāo)案

　　在1974年的SNOB商標(biāo)案件 中，原告為法國(guó)一家香水制造商，多年來(lái)在當(dāng)?shù)丶捌渌貐^(qū)經(jīng)營(yíng)“SNOB”品牌的香水。而被告自1951年起即在美國(guó)注冊(cè)了“SNOB”商標(biāo)，指定使用在香水等商品上。因此，原告的“SNOB”牌香水因在先商標(biāo)的存在而被擋在美國(guó)市場(chǎng)之外。但自注冊(cè)后20年以來(lái)，被告僅銷售了89瓶“SNOB”牌香水，總銷售額不超過(guò)600美金，總利潤(rùn)不超過(guò)100美金。故原告基于被告對(duì)其商標(biāo)下的產(chǎn)品僅有少量的銷售記錄為由，要求第二巡回法院認(rèn)定被告沒(méi)有商標(biāo)權(quán)利。后法院支持了原告的主張，并認(rèn)定被告的使用看起來(lái)更像是阻礙潛在競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)劃，因而其使用不足以建立商標(biāo)權(quán)。

　　案例二：SCRAMBLE商標(biāo)案

　　在1982年的SCRAMBLE商標(biāo)案件 中，原告打算在視頻游戲產(chǎn)品上使用“SCRAMBLE”商標(biāo)。該計(jì)劃被被告提前獲知。為搶占優(yōu)先使用日，被告在已有的商標(biāo)名牌上增加“SCRAMBLE”的標(biāo)識(shí)，且在原告使用之前率先銷售了5份游戲產(chǎn)品。后第二巡回法院認(rèn)定，被告僅在原有標(biāo)的基礎(chǔ)上貼上新標(biāo)的行為，明顯具有搶先預(yù)留商標(biāo)在先使用的惡意，故該在先使用尚不足以建立商標(biāo)權(quán)。

　　案例三：NEW WEST商標(biāo)案

　　與上個(gè)案例不同，NEW WEST商標(biāo)案件 的雙方在選用商標(biāo)時(shí)，互相并不知曉，但巧合的是都擬選用“NEW WEST”標(biāo)識(shí)作為新雜志的商標(biāo)。被告率先通過(guò)廣告招商、廣告宣傳發(fā)行、郵件訂閱的方式，獲得了公眾一定程度的認(rèn)知。原告在知曉后，立即將原本打算給廣告商的搶先預(yù)覽版發(fā)往各報(bào)刊亭發(fā)售。截止發(fā)售當(dāng)天，被告已獲得了接近14000份的訂閱。4天以后，被告發(fā)行了首版雜志，并銷售了1萬(wàn)份。截止庭審時(shí)，被告已獲得了15萬(wàn)的訂閱，而原告在發(fā)行搶先預(yù)覽版及一版常規(guī)刊物以后，停止了出版發(fā)行。后第九巡回法院認(rèn)定“NEW WEST”的商標(biāo)權(quán)應(yīng)歸屬被告，因被告的廣告宣傳在原告之前，且原告的搶先預(yù)覽版并非真正意義上的雜志，故不能算作商標(biāo)使用。

　　以上案例可以看出，在考量是否為“真誠(chéng)的商業(yè)使用”時(shí)，可以考慮的因素包括以下幾個(gè)方面：1）首次使用后是否在合理期間內(nèi)有連續(xù)使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次進(jìn)行使用，而在此期間其他人進(jìn)行了善意、持久的使用，則該首次使用并不能建立商標(biāo)權(quán)；2）首次使用后使用的范圍、廣度及深度。如在合理期間內(nèi)，使用的范圍、銷量等沒(méi)有實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)，或少量的使用僅為阻礙其他善意競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)進(jìn)入，則也很難建立商標(biāo)權(quán)；3）首次使用是否具有惡意，如僅是原商標(biāo)的標(biāo)牌中強(qiáng)硬貼上新標(biāo)，則難謂善意；4）公眾的認(rèn)知，尤其是在判斷預(yù)先銷售是否可以建立商標(biāo)權(quán)的情形。即通過(guò)商標(biāo)使用行為，大部分的消費(fèi)者已將該商標(biāo)與商品/服務(wù)來(lái)源建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系，則該商品/服務(wù)提供商可優(yōu)先享有商標(biāo)權(quán)。

　　因此，對(duì)建立商標(biāo)權(quán)利的商標(biāo)使用標(biāo)準(zhǔn)雖可簡(jiǎn)單概括為“真誠(chéng)的商業(yè)使用”，但在面對(duì)不同的爭(zhēng)議方、不同的使用情形時(shí)，對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有“一言可蔽之”的結(jié)論或“放之四海而皆準(zhǔn)”的標(biāo)準(zhǔn)。確立商標(biāo)權(quán)的歸屬，需結(jié)合具體情形個(gè)案權(quán)衡和判斷，考量哪一方有更真誠(chéng)的使用意圖，有更廣泛深入的實(shí)際使用，更應(yīng)獲得商標(biāo)權(quán)利，以維護(hù)善意方的真誠(chéng)使用，同時(shí)兼顧市場(chǎng)上的消費(fèi)者已建立的合理信賴以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的良性發(fā)展。這也是商標(biāo)之于經(jīng)營(yíng)者、之于消費(fèi)者、之于市場(chǎng)所應(yīng)具備的作用和意義。