文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王雪

　　在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中，專利代理人可能碰到這樣的情況：申請人在答復(fù)國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的審查意見通知書時，擬主動刪除獨立權(quán)利要求中的某個或某些技術(shù)特征，而如此修改后的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案確已記載在說明書中，沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

　　作為專利代理人，對于這樣的修改，直覺反應(yīng)可能會是什么呢？能不能進(jìn)行這樣的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能進(jìn)行這樣的修改，那么接下來應(yīng)該如何處理呢？

　　對于“能不能進(jìn)行這樣的修改”的問題，相信專利代理人會立刻給出否定答案：不能進(jìn)行這樣的修改。

　　但是，你會對此答案感到疑惑嗎？如果你對此尚存疑惑，那就跟隨本文先來回顧一下專利法及其實施細(xì)則以及《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定吧！

　　有關(guān)在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進(jìn)行的修改，在專利法及其實施細(xì)則以及《專利審查指南》中進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，具體地：

　　專利法第三十三條的規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

　　專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定：申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

　　專利法第三十三條對修改的內(nèi)容與范圍作出了規(guī)定。專利法實施細(xì)則第五十一條第三款對答復(fù)審查意見通知書時的修改方式作出了規(guī)定。

　　此外，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)中明確提出，如果修改的內(nèi)容和范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定，則這樣的修改不能被允許。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中明確提出，如果修改的方式不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受。在此使用措辭：“一般不予接受”，即表明對于專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的適用存在例外情形。

　　為此，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中給出了這樣的例外情形：對于雖然修改的方式不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。

　　根據(jù)該規(guī)定，對于那些修改方式不符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的修改，只有在“其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求”且“經(jīng)修改的申請文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景”的情況下，經(jīng)此修改的申請文件才可能因為“該修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改”而被接受。

　　然而，并非滿足上述條件的修改都可以被接受。

　　在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中還規(guī)定：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受。

　　（1）主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。

　?。?）主動改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴大了請求保護(hù)的范圍。

　?。?）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。

　?。?）主動增加新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

　　（5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

　　筆者認(rèn)為，前述規(guī)定應(yīng)是基于程序節(jié)約原則而設(shè)的。專利申請的審查及批準(zhǔn)與其他行政行為一樣，也受到行政效率優(yōu)先原則的約束，具體表現(xiàn)為審查員應(yīng)遵循程序節(jié)約原則而盡可能地縮短審查過程。在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序中，在大多數(shù)情況下審查員是在對發(fā)明專利申請進(jìn)行檢索之后發(fā)出第一次審查意見通知書的。然而，前述第（1）-（5）項所涉及的修改將使權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴大或出現(xiàn)新的保護(hù)范圍。如果對由此修改后的權(quán)利要求繼續(xù)審查，則需要重新進(jìn)行檢索，增加了審查負(fù)荷。因而，在《專利審查指南》中將前述第（1）-（5）項所涉及的修改明確列為不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文開篇所提到的修改乃因?qū)儆谇笆鲆?guī)定中的第（1）項所述情形而不能在答復(fù)審查意見通知書時作出如是修改。也就是說，在答復(fù)審查意見通知書時通過主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的方式而對獨立權(quán)利要求進(jìn)行的修改，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定，也因為“不能被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改”而不被接受。

　　在明了“為什么”不能進(jìn)行這樣的修改之后，專利代理人隨即就要面對“如何處理”的問題。

　　專利代理人應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到，前述規(guī)定是來自《專利審查指南》的?！皩彶橹改稀?，顧名思義是指導(dǎo)專利局和專利復(fù)審委員會的審查員依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。也就是說，《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定是從審查員的角度出發(fā)的，就如同在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中一般，規(guī)定對于什么樣的情形，審查員可以不予接受，等等。因而，對于那些不予接受的情形，審查指南中除了規(guī)定“審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內(nèi)提交符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申請文件中不被接受的缺陷從而“提交符合專利法實施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”給出進(jìn)一步的措施或建議。畢竟，“審查指南”不是專利代理的“服務(wù)指南”。

　　因此，在實踐中，專利代理人需要根據(jù)個案具體情況，參照相關(guān)的規(guī)定，向申請人提出適當(dāng)?shù)暮侠淼慕ㄗh，以期避免或消除不符合專利法及其實施細(xì)則以及《專利審查指南》中相關(guān)規(guī)定的缺陷。

　　就本文開篇所提及的情形而言，代理人常規(guī)的做法是向申請人作出風(fēng)險預(yù)警，告知這樣的修改根據(jù)《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定將是不被接受的，并建議申請人取消這樣的修改。

　　這是一種中規(guī)中矩的做法，實踐中多被采用。然而，從維護(hù)申請人利益的角度出發(fā)，作者認(rèn)為，此做法有進(jìn)一步拓展的空間。

　　刪除權(quán)利要求中的技術(shù)特征往往導(dǎo)致該權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍擴大，因而從申請人的角度看，這么做是有利的。而申請人之所以選擇刪除獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征的修改方式，大抵也是因為發(fā)現(xiàn)原獨立權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍過小而希望通過此方式獲得較大的保護(hù)范圍。導(dǎo)致原獨立權(quán)利要求保護(hù)范圍過小的原因林林總總，筆者不打算在本文中著筆墨深究。筆者想探究的是，如果申請人通過刪除獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征而得到的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案已記載在原說明書中，沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，那么在這種情況下，如果僅由于《專利審查指南》中的前述規(guī)定不允許做出這樣的修改而建議申請人放棄這樣的修改，導(dǎo)致申請人不能獲得一個較大的合理的保護(hù)范圍，這么做對申請人而言顯然是不公平的。那么，申請人或?qū)＠麢?quán)人是否必然只能接受由于撰寫權(quán)利要求不當(dāng)所帶來的損失呢？

　　答案當(dāng)然是：“否！”

　　與其他部門法一樣，專利法也為由于實施專利法而制定的規(guī)章可能給相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益帶來的侵害提供了救濟(jì)途徑。

　　就本文開篇所提及的情形而言，作者認(rèn)為，無論是什么原因?qū)е聦＠暾埖莫毩?quán)利要求所要求保護(hù)的范圍過小，在專利申請人已經(jīng)在專利申請的說明書中對發(fā)明作出了清楚、完整的說明的情況下，申請人可以選擇通過基于當(dāng)前的專利申請?zhí)岢龇职干暾埖姆绞?，在該分案申請中采用符合專利法第三十三條及專利法實施細(xì)則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定的、刪除了原獨立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征從而具有較大的保護(hù)范圍的權(quán)利要求，由此尋求較大的保護(hù)范圍。

　　此外，對于在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的第（2）-（5）項所涉及的不予接受的修改方式，也可以建議申請人在不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍的情況下，就改變了獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的新權(quán)利要求、基于在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容重新撰寫的權(quán)利要求、以及在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過的新的獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求基于當(dāng)前申請另行提出分案申請。