文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　李新燕

2009年10月1日，第三次修改的專利法實(shí)施，申請(qǐng)人要將在中國(guó)完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖驀?guó)外申請(qǐng)專利時(shí)則需要向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交請(qǐng)求。

保密審查程序往往被申請(qǐng)人忽視，然而根據(jù)中國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第六十五條中的規(guī)定，無效宣告請(qǐng)求的理由中包括不符合專利法第二十條第一款的規(guī)定，即，不符合向國(guó)外申請(qǐng)專利的保密審查要求的專利申請(qǐng)即使獲得授權(quán)也可能會(huì)被無效。也就是說，如果申請(qǐng)人不能按照專利法第二十條第一款的規(guī)定履行向國(guó)外申請(qǐng)專利的保密審查程序，則會(huì)導(dǎo)致喪失專利權(quán)。

具體地，根據(jù)中國(guó)專利法第二十條第一款的規(guī)定，任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)專利局進(jìn)行保密審查。

根據(jù)上述規(guī)定，需要注意以下幾點(diǎn)：

首先，向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查程序的主體可以是任何單位或者個(gè)人，從字面上理解，應(yīng)該沒有國(guó)籍、年齡、企業(yè)性質(zhì)等條件的限制。

其次，向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查程序的客體是在中國(guó)完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀＿@里需要注意的是：專利申請(qǐng)中的發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪窃谥袊?guó)完成的，其含義是指該發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在中國(guó)境內(nèi)完成。另外，專利申請(qǐng)的類型僅限于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，而不包括外觀設(shè)計(jì)。

最后，申請(qǐng)人在向外國(guó)申請(qǐng)專利之前需要事先向?qū)＠痔岢霰Ｃ軐彶檎?qǐng)求。盡管一年以來表明專利局的向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查工作周期短、效率高，即，專利局能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、高效地完成了這項(xiàng)審查工作，然而穩(wěn)妥起見，為了避免因特殊情況而延誤了向國(guó)外提交專利申請(qǐng)的期限，申請(qǐng)人最好在向國(guó)外提交專利申請(qǐng)前今早地提交保密審查請(qǐng)求。例如，申請(qǐng)人提交的外國(guó)申請(qǐng)專利保密審查的請(qǐng)求文件形式不符合相關(guān)規(guī)定的，審查員會(huì)通知申請(qǐng)人該向外國(guó)申請(qǐng)專利保密審查的請(qǐng)求視為未提出。這樣的情況下，申請(qǐng)人還需要重新提出符合規(guī)定的向外國(guó)申請(qǐng)專利保密審查的請(qǐng)求，由此導(dǎo)致向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查的整個(gè)過程延長(zhǎng)。

另外，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第八條的規(guī)定，任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)采用下列方式之一請(qǐng)求專利局進(jìn)行保密審查：

（1）直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)事先向?qū)＠痔岢稣?qǐng)求，并詳細(xì)說明其技術(shù)方案。

（2）向?qū)＠稚暾?qǐng)專利后擬向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)前向?qū)＠痔岢稣?qǐng)求。

向?qū)＠痔峤粚＠麌?guó)際申請(qǐng)的，視為同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求。

上述規(guī)定中所述的向外國(guó)申請(qǐng)專利是指向外國(guó)國(guó)家或外國(guó)政府間專利合作組織設(shè)立的專利主管機(jī)構(gòu)提交專利申請(qǐng)，向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)是指向作為PCT受理局的外國(guó)國(guó)家或外國(guó)政府間專利合作組織設(shè)立的專利主管機(jī)構(gòu)或世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局提交專利國(guó)際申請(qǐng)。

在專利法實(shí)施細(xì)則第八條的規(guī)定中，第（1）種和第（2）種方式容易理解，在此不再詳細(xì)解釋。然而對(duì)于最后一種情況：“向?qū)＠痔峤粚＠麌?guó)際申請(qǐng)的，視為同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求”，需要特別注意的是向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出國(guó)際申請(qǐng)的主體有要求，不是任何單位或個(gè)人都可以向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出國(guó)際申請(qǐng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)人只有滿足以下條件之一才可向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出國(guó)際申請(qǐng)：1)中國(guó)的國(guó)民或中國(guó)居民；2)在中國(guó)境內(nèi)有長(zhǎng)期居所的外國(guó)人或在中國(guó)工商部門注冊(cè)的外國(guó)法人，若有多個(gè)申請(qǐng)人，只要其中至少一個(gè)申請(qǐng)人有資格即可。

根據(jù)上述規(guī)定，只有至少一個(gè)申請(qǐng)人有資格向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出國(guó)際申請(qǐng)的申請(qǐng)人向?qū)＠痔峤粐?guó)際申請(qǐng)的，才會(huì)被視為同時(shí)提出向外國(guó)申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求。然而，如果向?qū)＠痔峤粐?guó)際申請(qǐng)的申請(qǐng)人均不符合上述條件，例如，在中國(guó)境內(nèi)沒有長(zhǎng)期居所的外國(guó)人或者在中國(guó)工商部門沒有注冊(cè)的外國(guó)法人在中國(guó)完成了發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?shí)質(zhì)性內(nèi)容并且以其名義向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局提交專利國(guó)際申請(qǐng)時(shí)，由于提交國(guó)際專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人的資格不符合要求，因此中國(guó)專利局不受理其提交的國(guó)際專利申請(qǐng)，而是將其申請(qǐng)文件移交至作為PCT受理局的相應(yīng)外國(guó)國(guó)家或外國(guó)政府間專利合作組織設(shè)立的專利主管機(jī)構(gòu)或世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局。這種情況下，視為未提出保密審查請(qǐng)求。另外，這種情況與專利法實(shí)施細(xì)則第八條中的第一種方式相似，因此申請(qǐng)人需要單獨(dú)提交保密審查請(qǐng)求，經(jīng)保密審查允許向外國(guó)申請(qǐng)專利后，才能向作為PCT受理局的相應(yīng)國(guó)外機(jī)構(gòu)遞交國(guó)際申請(qǐng)。

另外，如果申請(qǐng)人因誤操作而在提交國(guó)外專利申請(qǐng)之前未能成功履行保密審查程序，那么有沒有什么挽救措施。關(guān)于這個(gè)問題，筆者在相關(guān)文件中還沒有查詢到在中國(guó)補(bǔ)交保密審查請(qǐng)求的相關(guān)規(guī)定。因此，為避免因某些程序問題而影響到整個(gè)專利的授權(quán)，申請(qǐng)人需要預(yù)先考慮是否向國(guó)外提交專利申請(qǐng)、提交方式以及提交前的必要程序等問題。