文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司　曹志霞

一、引言

從專利法對發(fā)明專利的定義可以看出，發(fā)明專利可分為產(chǎn)品專利和方法專利。其中產(chǎn)品類專利由于保護的對象是產(chǎn)品，因此在訴訟中可以通過公證購買涉嫌侵權的產(chǎn)品，然后與專利進行侵權比對，最終判斷是否侵權；而方法專利由于其自身的特殊性，一般只有到涉嫌侵權者的生產(chǎn)車間才有可能獲取侵權證據(jù)，而到涉嫌侵權者的生產(chǎn)車間取證，又是一條基本上無法實現(xiàn)、不具有可操作性的途徑，這就使得很多申請人在方法類技術方案產(chǎn)生后，存在這樣的困惑：即使能成功授權，維權時也很難舉證，那還能起到保護的作用嗎？申請專利有何意義？實踐中，出于這樣的顧慮，好多申請人放棄申請方法專利，這使得大量的方法專利流失，這對申請人來說是很大的損失。且不論申請專利的意義不僅僅在于保護自己的技術，本文的目的旨在對方法專利侵權訴訟中的舉證問題進行分析，以闡明在方法專利侵權訴訟中，除了到涉嫌侵權者生產(chǎn)車間進行取證外，還有別的途徑來進行侵權訴訟中的舉證。

二、專利為新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法

專利法第六十一條規(guī)定：專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。

由這一法條可以看出，涉及到新產(chǎn)品的制造方法專利時，原本誰主張誰舉證的舉證規(guī)則出現(xiàn)了例外，即舉證責任倒置，由涉嫌侵權者承擔舉證責任，證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法。所以，涉及到產(chǎn)品制造方法專利的侵權訴訟時，原告也即專利權人只要舉證證明其專利方法為新產(chǎn)品的制造方法、涉嫌侵權產(chǎn)品與專利方法所得產(chǎn)品為同樣產(chǎn)品即可，需要指明的是：在認定一項方法專利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專利時，應當以依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為依據(jù)，所謂“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不包括對該原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。而涉及到新產(chǎn)品的“新”如何界定，最高院給出了答案：2009年12月21日最高院第1480次會議通過的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十七條對新產(chǎn)品做出了界定，即產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知悉的，人民法院應當認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。換言之，產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術方案在專利申請日以前不為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應當認定該產(chǎn)品屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。而判斷是否“同樣產(chǎn)品”，則應以被控侵權產(chǎn)品與訴爭專利方法制造的產(chǎn)品在“組份、結構或者其質(zhì)量、性能、功能”等方面是否相同綜合考慮，如二者組份、結構或者其質(zhì)量、性能、功能基本相同或者沒有質(zhì)的區(qū)別就應該認定屬于“同樣產(chǎn)品”。一般來說，只要專利方法所得產(chǎn)品與涉嫌侵權產(chǎn)品在功能上大致相同、銷售市場相同，就可認定為“同樣產(chǎn)品”。

三、非新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利

實踐中，并不是所有的方法專利都是新產(chǎn)品的制作方法專利，也并不是專利權人只要主張是新產(chǎn)品就能得到法院的支持，所以如果不是新產(chǎn)品的制造方法專利或不能被判定為新產(chǎn)品的制作方法，又應該如何舉證呢？這就需要運用一些舉證策略，且看以下案例：

巴斯夫公司訴南通施壯公司侵犯了其專利號為ZL92115325.2、發(fā)明名稱為“基本無粉塵四氫-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮顆粒的制備”的專利權，法院經(jīng)審理后最終判決南通施壯公司侵權成立。在此案中，巴斯夫公司主張該方法專利為新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利，沒有得到法院的支持，所以巴斯夫公司還是要承擔證明南通施壯公司使用其方法專利權的舉證責任，但巴斯夫公司并沒有到南通施壯公司進行現(xiàn)場取證，最終仍然得以勝訴，這不禁讓人稱奇。在此案中，巴斯夫公司是這樣做的：首先在2006年向南通施壯公司的代理商——北京陽光克勞沃公司公證購買了20公斤被控侵權產(chǎn)品，然后委托上海市農(nóng)藥研究所檢測中心進行檢驗，該檢測中心的檢驗報告顯示，南通施壯公司生產(chǎn)的涉案產(chǎn)品出現(xiàn)了一個主峰和三個次峰，這與巴斯夫公司生產(chǎn)的“棉隆”產(chǎn)品（即四氫-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮）的色譜圖中出現(xiàn)的一個主峰和三個次峰相對應，巴斯夫公司據(jù)此提出：上述三種特征雜質(zhì)系使用涉案專利方法制備棉隆產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的典型雜質(zhì)，即由于在制備過程中加入涉案專利方法中的亞烷基二胺，才形成上述三種雜質(zhì)，這一點在說明書中有記載，說明書第2、3頁這樣記載：少量的亞烷基二胺化合物與甲胺發(fā)生競爭，且可能形成三種副產(chǎn)物，并列出了這三種副產(chǎn)物；面對巴斯夫公司的主張，南通施壯公司則辯稱：其在生產(chǎn)涉案產(chǎn)品時并未加入亞烷基二胺，而是通過使用十二烷基磺酸鈉等其他助劑和改變反應器結構來制備棉隆顆粒劑。南通施壯公司雖然提出了自己的反駁理由，但并沒有舉證證明加入十二烷基磺酸鈉等助劑會形成上述三種特征雜質(zhì)。北京高院經(jīng)審查認為：巴斯夫公司提供的證據(jù)足以證明南通施壯公司生產(chǎn)、銷售涉案產(chǎn)品使用了與涉案專利方法相同的方法，侵犯了涉案專利權，法院最終判決南通施壯公司侵權成立。

這個案例帶給我們的啟示是：生產(chǎn)方法會給其制得的產(chǎn)品打下烙印，而如能巧妙地利用這樣的烙印，將給方法專利侵權訴訟的舉證帶來好處。在化學類產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)方法中所用的原料、輔料、所用的助劑、所選擇的工藝條件等都會或多或少地對制得的產(chǎn)品性能產(chǎn)生影響，就像前述案例中的方法專利，生產(chǎn)過程中所用的亞烷基二胺給產(chǎn)品打下了抹不去的烙印——產(chǎn)品含有三種典型雜質(zhì)，巴斯夫公司在侵權訴訟中巧妙地利用了方法給產(chǎn)品打下的烙印，使得其在訴訟中能夠輕松舉證，得以勝訴。實踐中，在專利申請階段，申請人為了突出有益效果，有時會描述得略為夸大，如：使用本發(fā)明的方法得到的產(chǎn)品，純度高、無雜質(zhì)……,試想，如果前述案例中，巴斯夫公司的專利在說明書中忽略了對產(chǎn)品性能的描述，未將方法會給產(chǎn)品帶來三種典型雜質(zhì)這一情形進行記載，或者說，在專利說明書中為了夸大有益效果而寫了“純度高，不含雜質(zhì)”，那又會如何呢？能否勝訴呢？對此情形，雖然不能絕對地說一定會敗訴，但舉證難度勢必會加大。所以，這一案例給我們帶來的啟示是，對于非新產(chǎn)品方法，可以通過巧妙的舉證策略來實現(xiàn)舉證，而能實現(xiàn)這一點，當然離不開高質(zhì)量的申請文件。在撰寫申請文件時，基于日后維權的考慮，不僅要注重權利要求書的撰寫，還應該注重說明書的撰寫?？紤]到日后侵權訴訟中舉證的問題，對于方法專利得到的產(chǎn)品，說明書應如實地記載方法給產(chǎn)品打下的烙印——產(chǎn)品的性狀、性能、功效，以便在日后通過產(chǎn)品與方法的唯一對應關系來使舉證工作更加輕松一些。

實踐中，往往還會遇到這樣一種情況：涉案專利既不是新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利，而且也沒有在產(chǎn)品上找到其生產(chǎn)方法留下的烙印，那又該如何操作呢？且看下面這個案例：

原告李成林申請的名稱為“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制造方法”的發(fā)明專利，于2000年11月授權公告，專利號為ZL95112416.1。2007年6月，原告與被告深圳市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（以下深圳光明公司）簽署了《專利實施許可合同》，后因雙方產(chǎn)生糾紛，該專利實施許可合同終止。2009年1月，原告發(fā)現(xiàn)被告深圳光明公司生產(chǎn)了與其專利方法相同的產(chǎn)品，被告武漢市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（以下稱武漢光明公司）銷售該產(chǎn)品。原告認為兩被告的生產(chǎn)、銷售行為侵犯了其專利權，遂向法院提起訴訟，被告深圳光明公司對于其生產(chǎn)的產(chǎn)品與依原告專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品沒有異議，但其辯稱：我公司產(chǎn)品的制造方法是從美國引進的，異于且優(yōu)于原告訴稱的專利方法；原告未能舉證證明我公司實際使用了其專利方法，應該承擔舉證不能的法律責任。湖北省武漢市中級人民法院經(jīng)審理認為，涉案發(fā)明專利“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制作方法”經(jīng)過國家專利局授權公告，合法有效，糾紛發(fā)生時該專利仍在有效保護期內(nèi)，原告能夠證明被告生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品與依其專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品是相同產(chǎn)品，且被告對此沒有異議。庭審中，原告經(jīng)合理努力仍無力證明被告在合同終止后，繼續(xù)使用其專利方法。方法專利侵權糾紛中，原告獲取被告生產(chǎn)車間內(nèi)仍然使用其專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的證據(jù)十分困難。但本案中，原、被告之間曾簽訂專利實施許可合同，合作期間，被告利用原告的專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品，后因糾紛產(chǎn)生，合作終止。根據(jù)上述具體案情和已知事實，并結合日常生活經(jīng)驗，被告仍然使用原告專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的可能性很大，因此應由被告承擔其制造方法不同于專利方法的證明責任。被告僅抗辯稱其產(chǎn)品制造方法從美國引進，但無法向法院闡明具體的生產(chǎn)方法，且無正當理由拒絕向法院提交其原始的生產(chǎn)操作記錄，亦未能提供其他證據(jù)佐證其抗辯主張，屬舉證不能，應該承擔不利的法律后果，應認定構成侵權。被告深圳光明公司不服一審判決，提起上訴。2011年6月8日，湖北省高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

由上述案例可以看出，涉及非新產(chǎn)品的方法專利糾紛，原告舉證證明被告制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力仍然無力證明被告確實使用了其專利方法，法院可根據(jù)具體案情，結合已查明的事實和日常生活經(jīng)驗，可以認定被告利用專利方法制造產(chǎn)品的可能性很大時（如本案中原被告之前簽署的專利實施許可合同），可將被控侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于專利方法的舉證責任轉(zhuǎn)移給被告。

上述案例中，法院能根據(jù)具體案情分配舉證責任也是有法律依據(jù)的：根據(jù)《證據(jù)規(guī)則》第七條的規(guī)定，在一定的條件下，賦予法官在分配舉證責任時的自由裁量權。在涉及方法專利侵權訴訟中，遇到非新產(chǎn)品的制作方法的情形，法官對于舉證責任的分配應具有能動性和自由裁量的權力，可以根據(jù)個案的實際情況，依據(jù)公平原則，將被告實際生產(chǎn)過程中所使用的生產(chǎn)方法的舉證責任分配給被告負擔。因為不論從證明的能力以及與證據(jù)的距離遠近而言，生產(chǎn)制造同樣產(chǎn)品的被告明顯比原告更具優(yōu)勢。所以在審判實踐中這樣分配舉證責任，可以進一步使公平正義的理念在舉證責任分配規(guī)則中得以落實、實現(xiàn)。

三、結語

通過以上具體案例可以看出，涉及方法專利的訴訟，舉證時并不是只有到對方車間取證這一條似路非路的路可走。涉及到方法專利的侵權訴訟時，首先應考慮是否為新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，是否有證據(jù)證明？如果此路不通，則可考慮是否能夠找到方法給產(chǎn)品打下的烙??？如果此路仍不通，還可以盡力搜集證據(jù)證明涉嫌侵權者的侵權可能性較大，使得法院根據(jù)案情分配舉證責任，將舉證責任轉(zhuǎn)移到涉嫌侵權者，由涉嫌侵權者證明涉案產(chǎn)品所用生產(chǎn)方法不同于涉案專利的方法，承擔舉證不能的責任。

通過以上分析，希望能夠打消申請人因方法專利舉證難而不去申請專利的顧慮，讓方法專利也能成為使企業(yè)在激烈市場競爭中立于不敗之地的利器。