文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　黃熊

專利復(fù)審的案件逐年增加，復(fù)審程序中的一些特殊問題越來越引起重視，下面就實踐中幾個較為的常見的問題予以簡要討論。

　　一、專利復(fù)審中的客體問題

　　根據(jù)專利法規(guī)定，專利復(fù)審請求的客體僅限于對專利申請作出的駁回決定，具體包括兩大類：一是發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利申請初步審查時，發(fā)現(xiàn)不符合專利法實施細(xì)則第44條的規(guī)定，經(jīng)過陳述意見、修改或兩次補(bǔ)正后仍然沒有消除缺陷，而作出的駁回決定；二是發(fā)明專利申請實質(zhì)審查時，發(fā)現(xiàn)不符合專利法實施細(xì)則第53條的規(guī)定，經(jīng)過陳述意見、修改后仍然沒有消除缺陷，而作出的駁回決定。除這兩大類之外的其他決定均不屬于專利復(fù)審的客體，如果申請復(fù)審將不予受理或者即使受理了也將被駁回。這里對復(fù)審請求客體的規(guī)定，包含兩層意思：

　　一是專利申請被駁回后僅能選擇復(fù)審這一種救濟(jì)措施，而不能直接向法院起訴或者請求行政復(fù)議。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程第5條的規(guī)定，專利申請人對駁回專利申請的決定不服的，不能申請行政復(fù)議。

　　二是專利申請駁回決定之外的其他具體行政行為不能選擇復(fù)審，只能選擇向法院起訴或者請求行政復(fù)議。比如，對視為撤回、優(yōu)先權(quán)審批、費(fèi)用減緩審批、延長期限審批、權(quán)利恢復(fù)請求審批、復(fù)審無效中的程序性決定、不予受理等情形可以選擇行政復(fù)議，對于不服復(fù)審決定、無效宣告決定、不復(fù)行政復(fù)議決定等情形可以選擇向法院起訴。

　　二、專利復(fù)審程序中的延期問題

　　專利復(fù)審請求經(jīng)過合議審查后，專利復(fù)審委會發(fā)出的通知書主要包括兩類：一是復(fù)審?fù)ㄖ獣ㄝ^常見），二是復(fù)審請求口頭審理通知書（較少見），并指定答復(fù)期限（1個月）。在指定的答復(fù)期限屆滿之前（包括期限屆滿的當(dāng)日）可以提出延長期限請求。延長的期限不足1個月的，以1個月計算，最多不超過2個月；對于同一個通知指定的期限一般只允許延長1次，最多延長2次；第1次延長每月300RMB，再次延長每月2000RMB。也就是說，對于專利復(fù)審中的指定期限而言，延長的時間最長可達(dá)到4個月，最高費(fèi)用為4600RMB。

　　三、專利復(fù)審程序中的權(quán)利恢復(fù)問題

　　專利復(fù)審程序中涉及權(quán)利需要恢復(fù)的情形主要包括兩種：一是因正當(dāng)理由延誤了提起復(fù)審的期限（自收到駁回決定之日起3個月內(nèi)），導(dǎo)致復(fù)審請求權(quán)的喪失；二是因正當(dāng)理由延誤了答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣闹付ㄆ谙蓿ㄗ允盏綇?fù)審?fù)ㄖ獣掌?個月內(nèi)），導(dǎo)致專利申請權(quán)的喪失。這兩種情形在具體辦理權(quán)利恢復(fù)時存在差別。

　　1、對于復(fù)審請求權(quán)的恢復(fù)

　　根據(jù)專利法規(guī)定，專利申請人請求復(fù)審的期限為自收到駁回決定之日起的3個月，該期限是法定期限，期限屆滿時，專利申請人未提起復(fù)審請求，駁回決定將生效，國家知識產(chǎn)權(quán)局不會發(fā)出權(quán)利喪失的處分決定。基于此，復(fù)審請求權(quán)的恢復(fù)期限應(yīng)當(dāng)以前述3個月的期限屆滿后的第1日為起算點，向后計算2個月。

　　2、專利申請權(quán)的恢復(fù)

　　根據(jù)專利法實施細(xì)則規(guī)定，專利申請人應(yīng)當(dāng)在專利復(fù)審委指定的期限內(nèi)針對復(fù)審?fù)ㄖ獣M(jìn)行答復(fù)，期滿不答復(fù)，復(fù)審請求將視為撤回，視為撤回將使專利申請人喪失專利申請權(quán)。根據(jù)審查指南第五部分第七章第5.2節(jié)的規(guī)定，喪失專利申請權(quán)的處分決定（即視為撤回專利申請權(quán)通知書）應(yīng)當(dāng)自期限屆滿日起滿1個月后做出。也就是說，即使處分決定是期限屆滿日滿1個月后的當(dāng)日發(fā)出，專利申請人收到視撤通知不會早于指定期限屆滿日之后的1.5個月?；诖?，專利申請權(quán)的恢復(fù)期限應(yīng)當(dāng)自“指定期限屆滿后+1.5個月”屆滿后的第1日為起算點，向后計算2個月。例如，專利復(fù)審委指定答復(fù)期限為1個月，屆滿日為2013年12月5日，那么權(quán)利恢復(fù)的期限為2014年1月20日至3月20日，在2013年12月5日至2014年1月20日之間權(quán)利未喪失，不需要恢復(fù)，可按照正常的處理程序處理。

　　四、專利復(fù)審程序中的口頭審理問題

　　根據(jù)審查指南規(guī)定，合議組可以采取書面審理、口頭審理或者書面與口頭審理相結(jié)合的方式進(jìn)行審查。在實務(wù)中，專利復(fù)審案件通常以書面審查為主，口頭審理的情形較少，但復(fù)審請求人根據(jù)自己的需要可以考慮提出口頭審理。

　　1、口頭審理請求的提出。口頭審理請求應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，至于以何種具體的書面形式提出，專利復(fù)審委并沒有專門的表格可供，申請人可以在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣囊庖婈愂鲋刑岢隹陬^審理請求，也可以使用獨(dú)立文件材料提出。

　　2、口頭審理請求的審查。復(fù)審請求人可以提出口頭審理的情形僅包括：一是需要當(dāng)面向合議組說明事實或者陳述理由，說明事實主要包括對技術(shù)內(nèi)容的闡述，陳述理由主要包括針對專利技術(shù)對相關(guān)法條的意見；二是需要實物演示。實務(wù)中，符合上述兩種情形也可能不被允許口頭審理，是否允許口頭審理，由合議組根據(jù)案件的具體情況決定。

　　3、口頭審理的通知和參加與否的法律效果

　　如果確定進(jìn)行口頭審理，合議組會向復(fù)審請求人發(fā)送口頭審理通知。通常而言，合議組確定的口頭審理日期與發(fā)文日之間至少要相距45日（針對隨口頭審理通知書將專利申請不符合專利法及實施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的情況告知復(fù)審請求人的情形）或37日（針對沒有告知專利申請存在缺陷的情形）。對于口頭審理是否參加，復(fù)審請求人具有選擇權(quán)，如果選擇參加口頭審理，應(yīng)當(dāng)在收到口頭審理通知之日起7日內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委提交回執(zhí)確認(rèn)，或者在口頭審理當(dāng)日直接出席口頭審理，否則，將視為不參加口頭審理；如果選擇不參加口頭審理，復(fù)審請求人應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)提交答辯意見，否則，復(fù)審請求將被視為撤回。

　　五、專利復(fù)審程序中的電話討論

　　審查指南對復(fù)審程序中是否允許進(jìn)行電話討論以及電話討論的程序如何進(jìn)行等均未作出規(guī)定，實務(wù)中電話討論的機(jī)會較少。但是，現(xiàn)有規(guī)定并不排斥這種語言溝通方式。與實質(zhì)審查階段相同，復(fù)審程序中的電話討論，也主要適用于案件中存在“次要且不會引起誤解的缺陷所涉及的問題”的情形。通常而言，合議組在遇到上述性質(zhì)的問題且認(rèn)為可能需要撤銷駁回決定時，會采取電話討論方式。需要特別注意的是，復(fù)審程序中電話討論的內(nèi)容并不具有法律效力（但電話討論的內(nèi)容不得作為對復(fù)審請求人不利的直接證據(jù)），不被允許記載到審查決定之中，如果經(jīng)過討論，即便合議組審查員認(rèn)同復(fù)審請求人的意見陳述或修改內(nèi)容，也應(yīng)當(dāng)主動提交正式書面文件。

　　六、專利復(fù)審程序中的時間問題

　　目前的法律法規(guī)沒有規(guī)定專利復(fù)審委員會對復(fù)審請求的審查期限（《專利復(fù)審委員會復(fù)審案件審查周期控制辦法》僅作為內(nèi)部規(guī)定實施）。據(jù)筆者個人經(jīng)驗，專利復(fù)審案件（以電學(xué)為主）自提出復(fù)審請求到接到受理通知書的平均時間在1.5個月左右，自收到受理通知書到接收復(fù)審?fù)ㄖ獣钠骄鶗r間在15個月以上。也就是說，全部復(fù)審環(huán)節(jié)（立案、受理、下發(fā)復(fù)通、復(fù)通答復(fù)、作出復(fù)審決定等）的總時間可能達(dá)到20個月以上。如果再加上實質(zhì)審查的2到3年，一個專利申請所消耗的時間將更長。申請人的時間利益將可能出現(xiàn)損失。