文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　田軍鋒

法律規(guī)定

　　專利法第九條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

　　專利法第三十一條規(guī)定，一件外觀設(shè)計(jì)專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請?zhí)岢觥?

　　專利法第三十一條的上述規(guī)定是在2008年專利法修改時(shí)增加的。在此前的專利法中，關(guān)于合案申請的規(guī)定只涉及成套產(chǎn)品：“同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請?zhí)岢觥薄?

　　上述修改的緣由可以追溯到在外觀設(shè)計(jì)案件中有重要影響的科萬商標(biāo)投資有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會專利無效上訴案。

　　該案中，科萬公司于2002年8月6日同日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“染色機(jī)(J)”、“染色機(jī)(K)”、“染色機(jī)(L)”、“染色機(jī)(M)”和“染色機(jī)(N)”的五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利并獲得授權(quán)。

　　在無效程序中，專利復(fù)審委員會詢問科萬公司，鑒于五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利均處于無效程序，在涉案專利與其他四項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利被認(rèn)定為相同或相近似導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，有可能被宣告無效的情況下，是否選擇放棄其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利?？迫f公司聲明不放棄任何一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

　　2005年12月12日，專利復(fù)審委分別做出第7858、7859、7860、7861、7862號無效宣告請求審查決定，以該五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利彼此互為相近似外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成同樣的外觀設(shè)計(jì)為由被宣告無效。針對五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利染色機(jī)(J)、染色機(jī)(K)、染色機(jī)(L)、染色機(jī)(M)、染色機(jī)(N)使用的證據(jù)分別是上述外觀設(shè)計(jì)專利染色機(jī)(K) 、染色機(jī)(J)、染色機(jī)(K)、染色機(jī)(N)和染色機(jī)(M)。

　　在該案上訴程序中，北京市高級人民法院認(rèn)為：

　　“對于外觀設(shè)計(jì)而言，《審查指南》規(guī)定“同樣的外觀設(shè)計(jì)是指兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似”。本院認(rèn)為，當(dāng)不同主體就同一產(chǎn)品申請兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)，以及同一主體先后就同一產(chǎn)品申請兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)時(shí)，《審查指南》的上述規(guī)定并無不妥。但是，同一主體就相同產(chǎn)品于同一日申請兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)時(shí)，《審查指南》的上述規(guī)定明顯與專利法及其實(shí)施細(xì)則的立法本意不符。這種情況下，“同樣的外觀設(shè)計(jì)”僅應(yīng)解釋為外觀設(shè)計(jì)相同，而不應(yīng)包括相近似的情況。”

　　鑒于當(dāng)時(shí)的立法情況，最高人民法院在該案再審程序中認(rèn)為，“本案中，二審判決關(guān)于同一主體同日就相同產(chǎn)品申請兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)專利不適用《專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條第一款的認(rèn)定，沒有現(xiàn)行法律依據(jù)?！?

　　之后在專利法修改過程中，立法者考慮到上述情形，在第三十一條中增加了有關(guān)相似外觀設(shè)計(jì)的規(guī)定：“同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請?zhí)岢?。?

　　根據(jù)修改后的專利法第九條，《審查指南》規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造對于外觀設(shè)計(jì)而言，是指要求保護(hù)的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。

　　案情介紹

　　筆者代理的兩件外觀設(shè)計(jì)申請同日提交，兩個設(shè)計(jì)名稱均為“汽車”（以設(shè)計(jì)A和設(shè)計(jì)B來代表兩個設(shè)計(jì)）。設(shè)計(jì)A和設(shè)計(jì)B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方。設(shè)計(jì)A的尾部上方設(shè)置擾流板，設(shè)計(jì)B的尾部上方設(shè)置尾翼。但由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發(fā)出審查意見通知書認(rèn)為二者屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，要求申請人對兩件申請進(jìn)行選擇。否則兩件申請都將被駁回。

　　應(yīng)對方案

　　針對上述案情，有下述幾種應(yīng)對方案：

　　方案一：按照審查員的要求，選擇保留一件申請，撤回另一件申請。

　　這種方案最簡單，但申請人喪失了另一件申請獲得授權(quán)的權(quán)利。

　　方案二：爭辯兩設(shè)計(jì)不屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，不在兩件申請中進(jìn)行選擇。這樣會導(dǎo)致兩件申請均被駁回。

　　在兩件申請都被駁回后，申請人可以向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求。

　　在復(fù)審程序中，如果復(fù)審委員會同意復(fù)審請求人（申請人）的爭辯意見，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)不屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，則將會撤銷駁回決定。

　　但如果復(fù)審委員會不同意復(fù)審請求人的意見，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，結(jié)果又會如何呢？

　　這個問題看似簡單，但還是存在不同的觀點(diǎn)。

　　一種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第六十一條的規(guī)定，請求人在提出復(fù)審請求或者在對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ獣鞒龃饛?fù)時(shí)，可以修改專利申請文件；但是，修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荨?

　　上述條款只規(guī)定了復(fù)審請求人可以對申請文件進(jìn)行修改，但并不能撤回已經(jīng)被駁回的申請。因此復(fù)審請求人將沒有機(jī)會在復(fù)審程序中再次做出選擇，兩件申請都將被維持駁回決定。

　　另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)實(shí)施細(xì)則第六十三條的規(guī)定，專利復(fù)審委員會進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為復(fù)審請求不符合專利法和實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復(fù)的，該復(fù)審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進(jìn)行修改后，專利復(fù)審委員會認(rèn)為仍不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作出維持原駁回決定的復(fù)審決定。

　　專利復(fù)審委員會進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為原駁回決定不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，或者認(rèn)為經(jīng)過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應(yīng)當(dāng)撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查程序。

　　上述條款給了復(fù)審請求人陳述意見或者進(jìn)行修改的機(jī)會。如果復(fù)審請求人在此階段陳述意見，即聲明保留一件申請而撤回另一件申請，則專利復(fù)審委員會將撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查程序。

　　筆者認(rèn)為，復(fù)審程序不同于無效程序，其實(shí)質(zhì)是前審程序的延續(xù)，是針對前審程序中可能存在的問題給申請人一個補(bǔ)救的機(jī)會。實(shí)施細(xì)則第六十一條只是對請求人在復(fù)審程序中修改專利申請文件的要求，請求人不能做除了消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕菀酝獾闹鲃有薷摹?

　　具體到上述情形，雖然兩件申請都已被駁回，但駁回尚未生效。復(fù)審委員會如果在對兩復(fù)審請求進(jìn)行審查后持與原審審查員相同的觀點(diǎn)，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，根據(jù)聽證原則，應(yīng)當(dāng)向復(fù)審請求人發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?。?fù)審請求人在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣鴷r(shí)可以表明自己的觀點(diǎn)，即表明愿意選擇兩件申請中的一件予以保留而撤回另一件申請的意愿。雖然由于兩申請都已被駁回，復(fù)審請求人不能在復(fù)審程序中直接保留或者撤回某件申請，但在復(fù)審?fù)ㄖ獣饛?fù)中表達(dá)了此意愿，復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)撤銷原駁回決定，在由原審查部門繼續(xù)審查程序后給予請求人選擇的機(jī)會。

　　引申問題一：除了上述兩種方案外，申請人還有沒有其他的方案呢？

　　我們來看一看其他國家或地區(qū)的做法。

　　日本

　　在日本，一件外觀設(shè)計(jì)申請應(yīng)僅限于單一外觀設(shè)計(jì)，不允許兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)包括在一件外觀設(shè)計(jì)申請中。如果申請人希望一件產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)在日本獲得保護(hù)，則需要利用日本外觀法中規(guī)定的“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)”系統(tǒng)來進(jìn)行專利申請。

　　一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請包含一件主外觀設(shè)計(jì)申請和至少一件相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請。相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請可以與主外觀設(shè)計(jì)申請于同一天提交，也可以晚于主外觀設(shè)計(jì)申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀設(shè)計(jì)申請的公開日。一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請的申請人必須為同一申請人。一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請中的相關(guān)外觀專利都應(yīng)與主外觀設(shè)計(jì)申請具有相似性。

　　如果申請人提交了多件普通外觀設(shè)計(jì)申請，而這些普通申請涵蓋了多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)。為了避免重復(fù)授權(quán)，申請人可以對這些普通外觀設(shè)計(jì)申請進(jìn)行修改，把多件涵蓋相似外觀設(shè)計(jì)的專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計(jì)申請和多件相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請。

　　美國

　　在美國，如果提交了兩件外觀設(shè)計(jì)申請，兩件申請中的設(shè)計(jì)相似到一定程度，則有可能會產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)問題。在這種情況下，申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件設(shè)計(jì)都被授權(quán)，則在兩專利權(quán)的有效期內(nèi)都將屬于同一權(quán)利人。并且一件專利的有效期不得長于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，外觀設(shè)計(jì)專利的有效期是14年，從授權(quán)之日起算，因此同天提交的兩件外觀設(shè)計(jì)專利的有效期可能會不同。通過這種方式，兩件相似外觀設(shè)計(jì)申請可以獲得兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

　　歐洲

　　歐盟外觀設(shè)計(jì)申請只進(jìn)行純形式方面的審查。因此對上述問題一般不審查。相關(guān)的審查在將來可能的無效程序中進(jìn)行。

　　從上述介紹可以看到，目前各國/地區(qū)對于上述問題采取了不同的解決方式。其中日本的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)制度目前看來是最好的方式。但根據(jù)我國的具體情況，全面采用這種制度的條件尚不具備。但其中的一些做法還是值得借鑒的。

　　如，申請人在接到上述通知書后，可否申請將兩件外觀申請合案到一件申請中作為相似外觀設(shè)計(jì)繼續(xù)審查程序？

　　關(guān)于合案，審查指南中除關(guān)于專利法第三十一條有關(guān)單一性及相似外觀設(shè)計(jì)的規(guī)定外，只在專利無效程序中有相關(guān)規(guī)定：“針對不同專利權(quán)的無效宣告案件，部分或者全部當(dāng)事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的，專利復(fù)審委員會可以依據(jù)當(dāng)事人書面請求或者自行決定合并口頭審理?！?

　　那么，對于外觀設(shè)計(jì)申請，在審查階段合案是否可行呢？

　　首先看一下對于外觀設(shè)計(jì)申請而言，合案申請和分案申請的區(qū)別。

　　外觀設(shè)計(jì)不同于發(fā)明和實(shí)用新型，其保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。也就是說，外觀設(shè)計(jì)專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設(shè)計(jì)的技術(shù)方案，相當(dāng)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明書和附圖；另一方面是確定外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍，相當(dāng)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求書。

　　相比而言，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的權(quán)利要求可以通過語言文字對若干實(shí)施方式進(jìn)行概括，但外觀設(shè)計(jì)的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)放在一件申請中實(shí)質(zhì)上也是另外一種形式的概括。前提是除基本設(shè)計(jì)以外的其它諸設(shè)計(jì)要與基本設(shè)計(jì)相似。

　　對于相似外觀設(shè)計(jì)，將若干項(xiàng)設(shè)計(jì)合在一件申請中能夠避免將來以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)，不會再出現(xiàn)本文開始時(shí)所述案件的情況。但同時(shí)，專利權(quán)人日后主張權(quán)利的范圍也受到約束，僅限于相似設(shè)計(jì)的范圍。

　　相反，如果申請人分案提交各外觀設(shè)計(jì)申請，這樣在授權(quán)后能夠主張的范圍大于相似外觀設(shè)計(jì)，但有可能面對以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，從上面的分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，都是既有其優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也有其缺點(diǎn)。并不能一概認(rèn)為哪種形式就必然優(yōu)于另一種形式。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，以分案方式提交還是以合案方式提交，申請人應(yīng)當(dāng)在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，申請人就要自己承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　理論上，上述觀點(diǎn)看似合理。但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀設(shè)計(jì)的審查過程中審查員認(rèn)為其中有一項(xiàng)或幾項(xiàng)設(shè)計(jì)與基本設(shè)計(jì)不相似而要求申請人從該申請中刪除。

　　申請人通常會按照審查員的要求刪除被認(rèn)為與基本設(shè)計(jì)不相似的某項(xiàng)或者某幾項(xiàng)設(shè)計(jì)。有些情況下，會將刪除的設(shè)計(jì)提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如初審審查員判斷不準(zhǔn)確，分案授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利將來有可能面對以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，對于上述類型的外觀設(shè)計(jì)申請案件，在審查意見通知書答復(fù)階段給申請人合案的機(jī)會，是申請人以縮小將來行使權(quán)利的范圍為代價(jià)換取兩設(shè)計(jì)都獲得授權(quán)，何嘗不是一個可以考慮的解決方案呢？

　　引申問題二：關(guān)于相似外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量

　　專利法實(shí)施細(xì)則第二十八條和第三十五條規(guī)定，對同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)提出一件外觀設(shè)計(jì)專利申請的，應(yīng)當(dāng)在簡要說明中指定其中一項(xiàng)作為基本設(shè)計(jì)。對該產(chǎn)品的其他設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計(jì)相似。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請中的相似外觀設(shè)計(jì)不得超過10項(xiàng)。

　　專利法實(shí)施細(xì)則中設(shè)定相似設(shè)計(jì)的數(shù)量是考慮到如果一件申請中相似設(shè)計(jì)數(shù)量過多，會使審查員的工作量過大。

　　雖然上述規(guī)定有其合理性，但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的一種情況是，如果申請人的相似設(shè)計(jì)多于10項(xiàng)該如何處理？

　　由于歐洲、日本、美國對于一件外觀設(shè)計(jì)申請中的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量都沒有限制，因此在很多情況下以這些國家或地區(qū)的申請為優(yōu)先權(quán)進(jìn)入中國的相似外觀設(shè)計(jì)數(shù)量會超過10項(xiàng)。

　　按照現(xiàn)行審查指南的規(guī)定，如果一件外觀設(shè)計(jì)專利申請中的相似外觀設(shè)計(jì)超過10項(xiàng)，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請。

　　如上所述，在這種情況下，超過10項(xiàng)的設(shè)計(jì)會被從申請中刪除。而如果刪除的設(shè)計(jì)分案的話，則同樣會面臨以與母案中的設(shè)計(jì)互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　上述情況的發(fā)生顯然對申請人極為不利，并且也沒有充分體現(xiàn)立法者對專利法第三十一條進(jìn)行修改所希望達(dá)到的立法目的。

　　那么，上述情況如何破解呢？

　　筆者認(rèn)為，在不突破現(xiàn)行專利法及實(shí)施細(xì)則的框架的情況下，可以通過變通的方式解決。

　　例如，如果一件外觀設(shè)計(jì)專利申請中的相似外觀設(shè)計(jì)超過10項(xiàng)，超過10項(xiàng)的設(shè)計(jì)提交分案并且獲得授權(quán)，可以考慮在該分案授權(quán)通知書或?qū)＠C書上對上述情況作一說明，該說明作為授權(quán)后不因與母案中的設(shè)計(jì)互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的一種特殊例外豁免的依據(jù)。

　　以上是筆者的粗略看法。有不妥之處，敬請各位專家和同仁批評指正。

　　
　　參考文獻(xiàn)：

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　?、?. 尹新天《中國專利法詳解》