文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水   

　　一、案情

　　本案涉及申請日為2006年4月27日、發(fā)明名稱為“在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對鑄造缺陷進行分類的方法”的發(fā)明專利申請（以下稱為本申請），其申請?zhí)枮?00610078930.4，優(yōu)先權(quán)日為2005年4月28日，公開日為2006年11月1日。

　　在實審階段，國家知識產(chǎn)權(quán)局的實質(zhì)審查部門（以下簡稱實審部門）以本申請權(quán)利要求1-6不符合專利法第22條第3款的規(guī)定為由，于2011年5月19日發(fā)出了駁回決定，駁回了本申請。駁回決定引用對比文件如下：

　　對比文件1： “鑄件缺陷分析專家系統(tǒng)的研究”，張立光等，《機械工程學報》，第37卷，第11期，2011年11月，第85-88頁；

　　對比文件2： 《鑄件缺陷和對策手冊》，陳國楨，機械工業(yè)出版社，第18-28頁，公開日為2002年2月28日；

　　對比文件3： 公開號為CN1401075A的中國發(fā)明專利申請公開說明書，公開日為2003年3月5日。

　　駁回決定所針對的權(quán)利要求1如下：

　　“1.在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對鑄件的鑄造缺陷進行分類的方法，其中鑄造缺陷被自動歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷。”

　　駁回決定指出：權(quán)利要求1所要求保護的方案與對比文件1公開的技術(shù)內(nèi)容相比，區(qū)別僅在于：自動、X射線分析以及X射線圖?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題是：對鑄造缺陷進行自動分類、對鑄件的鑄造缺陷進行X射線檢測分析。而對比文件3公開了一種自動檢測試樣中鑄造缺陷的方法，具體公開了如下技術(shù)特征（參見說明書摘要、說明書第1頁第4-5段）：多年來，在汽車工業(yè)中一直使用X射線檢測系統(tǒng)來實現(xiàn)鑄件的自動、定量檢驗（相當于本發(fā)明的X射線分析）；圖像處理計算機，其任務(wù)在于通過處理X射線圖像（相當于本發(fā)明的X射線圖），對鑄件或次品件中的試樣進行自動（相當于本發(fā)明的自動）分類。并且上述技術(shù)特征在對比文件3中的作用與其在權(quán)利要求1中的作用相同，均為對鑄造缺陷進行自動分類、對鑄件的鑄造缺陷采用X射線進行檢測分析。因此，對比文件3給出了將上述技術(shù)特征應(yīng)用到對比文件1中以解決其存在的技術(shù)問題的啟示。因此，在對比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對比文件3以獲得上述權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。因此，權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案不具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　申請人（下稱復(fù)審請求人）對上述駁回決定不服，于2011年9月2日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求，未對申請文件進行修改。

　　復(fù)審請求人在復(fù)審請求書中認為：對比文件1沒有公開本申請獨立權(quán)利要求1的如下技術(shù)特征：1）“鑄造缺陷被自動歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較”以及“X射線分析以及X射線圖”；2）對比文件3絕對沒有給出任何關(guān)于識別鑄造缺陷類型分類的教導(dǎo)和暗示。對比文件3所公開的方法的目的僅僅在于正確地檢查出有缺陷的試樣，并不將有缺陷的試樣進行缺陷類型的分類。3）對比文件2同樣沒有公開甚至提及或暗示上述區(qū)別技術(shù)特征“鑄造缺陷被自動歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較”。

　　在前置審查階段，實審部門認為：復(fù)審請求人沒有修改申請文件，也沒有提出有說服力的理由，因此堅持駁回決定。隨后，專利復(fù)審委員會依法成立合議組對本案進行審查。

　　合議組認為，對比文件1要求保護一種在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對鑄件的鑄造缺陷進行分類的方法，對比文件1公開的是鑄件缺陷分析專家系統(tǒng)的研究，具體公開如下內(nèi)容：圖形引導(dǎo)的鑄件缺陷識別：本系統(tǒng)給出同類相似缺陷（或缺陷組）的典型特征作為診斷依據(jù)，同時給出典型缺陷示意圖作為識別向?qū)Вㄈ鐖D4所示），形象化地引導(dǎo)用戶對照鑄件缺陷實物特征進行選擇，給系統(tǒng)提供足夠的信息以獲得缺陷診斷結(jié)果。最后，系統(tǒng)將給出診斷結(jié)果，同時給出缺陷的典型實物照片供用戶參考，以便與實際情況相對照（參見第87頁左欄第4.1節(jié)）。

　　將權(quán)利要求1與對比文件1相比較可知，1）后者對于鑄造缺陷進行分類是基于鑄件的實物特征進行的，而前者是利用X射線圖對于鑄件的鑄造缺陷進行分類；2）后者對于鑄造缺陷進行分類是以典型缺陷示意圖作為識別向?qū)В罢邔τ阼T造缺陷進行分類是以鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖作為識別依據(jù)；3）后者對于鑄造缺陷的分類是基于人工將鑄件的實物特征與鑄件缺陷專家系統(tǒng)當中的典型缺陷示意進行對照給出鑄造缺陷類型的，而前者是基于X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖的特征相比較，鑄造缺陷被自動歸入各已知的鑄造缺陷類型中。

　　基于上述分析可以得出兩者的區(qū)別在于對比文件1沒有公開權(quán)利要求1中的以下特征：1）在X射線分析領(lǐng)域?qū)﹁T件的鑄造缺陷進行分類的方法；2）將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷；3）其中鑄造缺陷被自動歸入各已知的鑄造缺陷類型中?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1相對于對比文件1實際解決的技術(shù)問題是提高對于鑄件的鑄造缺陷進行分析檢測的準確率以及效率。

　　對比文件1中的缺陷識別中，系統(tǒng)假定用于擁有較少的鑄造專業(yè)知識并且需要專家支持來幫助他診斷缺陷。通過精確設(shè)計的用戶對話界面來與用戶進行交互，以便診斷一種不熟悉的缺陷。具體來說，對比文件1中對于鑄件進行缺陷分類的方法僅僅是基于人工將鑄件的實物特征與鑄件缺陷專家系統(tǒng)當中的典型缺陷示意圖進行對照給出鑄造缺陷類型的，不是利用X射線分析，基于X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖的特征相比較，對于鑄件的鑄造缺陷類型進行自動分類，如上所述，對比文件1中的缺陷分類都是人工進行的，并沒有給出利用X射線對于鑄件的鑄造缺陷類型進行自動分類的技術(shù)啟示。

　　對比文件2公開了一種鑄件缺陷分類的基礎(chǔ)專業(yè)知識，其中詳細論述缺陷分類方法；我國的鑄件缺陷分類方法；國際缺陷鑄件缺陷圖譜，其中包括缺陷類別、缺陷名稱、缺陷代碼、缺陷定義或釋義等；按缺陷形成的機理分類方法；按工序或其他將鑄件分類的方法（參見第18-28頁）。其僅僅是對鑄件缺陷分類的基本知識進行介紹，對上述區(qū)別技術(shù)特征沒有給出任何啟示。

　　對比文件3公開了一種利用X射線對于鑄件的鑄造缺陷進行自動檢測的方法，具體公開了與本發(fā)明相關(guān)的如下內(nèi)容：多年來，在汽車工業(yè)中一直使用X射線檢測系統(tǒng)來實現(xiàn)鑄件的自動、定量檢驗；圖像處理計算機，其任務(wù)在于通過處理X射線圖像，對鑄件或次品件中的試樣進行自動分類（參見說明書第1頁第4-5段）。但是，對比文件3中僅僅公開了通過處理X射線圖像對鑄件或次品件中的試樣進行自動分類，并沒有具體公開按照鑄造缺陷類型進行自動分類，也沒有給出利用X射線對于鑄件的鑄造缺陷類型進行自動分類的技術(shù)啟示。而且，也沒有任何證據(jù)表明利用X射線對于鑄件的鑄造缺陷類型進行自動分類為本領(lǐng)域公知常識。

　　因此，對比文件1、對比文件2、對比文件3以及公知常識的任意結(jié)合也不能顯而易見地得到權(quán)利要求1的利用X射線對鑄件的鑄造缺陷類型進行自動分類的技術(shù)方案，且權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案具有可以自動確定鑄件中鑄造缺陷、提高鑄造過程生產(chǎn)率的有益效果。因此，權(quán)利要求1相對于對比文件1-3具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　因此，專利復(fù)審委員會在2012年11月2日作出了撤銷駁回決定的復(fù)審決定。

　　二、專利代理人評析

　　專利代理人認為，本案主要涉及專利法第22條第3款的判斷。在第22條第3款的判斷中，審查員經(jīng)常會出現(xiàn)“事后諸葛亮”的判斷，即在得知發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案后再去判斷其是否顯而易見，從而會低估發(fā)明或者實用新型創(chuàng)造性。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)其所掌握的現(xiàn)有技術(shù)能夠得出發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，則該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性，如果不能得出，則該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案就符合專利法第22條第3款的要求。創(chuàng)造性的判斷是基于一定的現(xiàn)有技術(shù)進行的，在答復(fù)審查意見的時候，專利代理人應(yīng)該以審查員引用的對比文件為依據(jù)，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度，從對比文件所能證明的事實出發(fā)來判斷。

　　本案所涉及的創(chuàng)造性的判斷方法是比較典型的一種。面對一個內(nèi)容簡單的技術(shù)方案，審查員很容易產(chǎn)生其創(chuàng)造性不高或者沒有創(chuàng)造性的感覺，這個感覺通常是在得知了技術(shù)方案之后產(chǎn)生的，屬于“事后諸葛亮”。而技術(shù)方案本身的產(chǎn)生過程，即發(fā)明人得出技術(shù)方案的過程應(yīng)當在評價創(chuàng)造性時予以考慮。所以專利代理人在處理此類案件時，要特別向?qū)彶閱T說明，判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，實際上是判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在所引用的對比文件的現(xiàn)有技術(shù)的情況下能否得出這樣的技術(shù)方案。如果不能得出這樣的技術(shù)方案，就是有創(chuàng)造性。因此，專利代理人可以采用《專利審查指南》中規(guī)定的判斷創(chuàng)造性的三步法進行答辯。