從屬權(quán)利要求的撰寫芻議
2007-12-05文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李文紅
權(quán)利要求是一件專利申請文件的核心部分,起著說明和界定專利保護范圍的重要作用(參考專利法第五十六條)。權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量與申請人的利益緊密相關(guān),相應(yīng)地,知識產(chǎn)權(quán)工作者和研究人員對于權(quán)利要求的撰寫都極為關(guān)注,但目前的研究大部分集中于獨立權(quán)利要求,在此,筆者希望與大家一起探討與從屬權(quán)利要求的撰寫相關(guān)的幾個問題。
一.從屬權(quán)利要求撰寫的意義和作用
專利法實施細則第二十一條規(guī)定,權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨立權(quán)利要求,也可以有從屬權(quán)利要求。
就筆者的觀察,目前的實踐中,在專利申請時的權(quán)利要求書中一般都會出現(xiàn)從屬權(quán)利要求。有趣的是,外國人提交的中國專利申請中,通常會部署多個從屬權(quán)利要求,并且層次和結(jié)構(gòu)較為合理;與之相對的是,國內(nèi)的單位和個人提交的專利申請中,通常只有寥寥可數(shù)的幾個從屬權(quán)利要求。更為有意思的是,有些國內(nèi)申請人的申請文件的權(quán)利要求書的權(quán)利要求總數(shù)一般控制在十項以內(nèi),但是其整體布局卻不盡合理。當(dāng)然,也有的申請人只是從形式上追求從屬權(quán)利要求與獨立權(quán)利要求的配合,認(rèn)為權(quán)利要求的數(shù)目越多,其發(fā)明或者實用新型的高度就越高,這種傾向也是應(yīng)該避免的。
造成這種現(xiàn)象的原因是多方面的,例如可能與權(quán)利要求的超項費有關(guān),但筆者認(rèn)為更主要的是對從屬權(quán)利要求的意義認(rèn)識不夠。大家目前都認(rèn)識到獨立權(quán)利要求的重要作用,如北京高院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》規(guī)定:專利獨立權(quán)利要求從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征,其保護范圍與從屬權(quán)利要求相比最大。因此,確定專利權(quán)保護范圍時,應(yīng)當(dāng)對保護范圍最大的專利獨立權(quán)利要求做出解釋。
實際上,相對獨立權(quán)利要求而言,從屬權(quán)利要求同樣具有重要的意義,例如,北京高院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》規(guī)定:權(quán)利人依據(jù)專利從屬權(quán)利要求起訴被告侵權(quán)的,法院也可以對從屬權(quán)利要求的保護范圍予以解釋界定。
《專利代理概論》一書總結(jié)從屬權(quán)利要求的作用在于:在審批程序中為針對新穎性、創(chuàng)造性的審查意見提供答復(fù)的回旋余地;在無效程序中形成專利權(quán)人的多道防線;限定一些比較有商業(yè)應(yīng)用價值的具體技術(shù)方案,從而在侵權(quán)訴訟和許可證貿(mào)易使專利權(quán)人十分有利。
上述總結(jié)是相當(dāng)精辟的,對實踐工作具有重要的幫助;在此基礎(chǔ)上,筆者認(rèn)為某些從屬權(quán)利要求的作用還在于公開要求保護的技術(shù)方案以限制競爭對手,這是由于我國采取“先申請主義(參考專利法第九條)”,為了防止重復(fù)授權(quán),還設(shè)置了“抵觸申請(參考專利法第二十三條)”和不同申請人同日申請相同發(fā)明創(chuàng)造時的協(xié)商(參考專利法實施細則第十三條)這兩種機制。對于這兩種情況來說,判斷是否屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造主要是以權(quán)利要求書的內(nèi)容為依據(jù)(參考《新專利法詳解》)。因此,如果對于某些意義在當(dāng)前不是特別明顯,但未來前景難以預(yù)期的技術(shù)方案,沒有在專利申請文件中采用從屬權(quán)利要求的方式來加以保護,將有可能帶來不利的后果,例如在給競爭對手設(shè)置的專利壁壘中留下漏洞,甚至有可能被競爭對手搶得先機,為自己帶來不必要的麻煩。
因此,探討如何來部署從屬權(quán)利要求是有必要的,也是申請人和代理人應(yīng)該積極進行關(guān)注的。
眾所周知,從屬權(quán)利要求的撰寫應(yīng)該以獨立權(quán)利要求的撰寫為基礎(chǔ)。
在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時,需要對申請人的技術(shù)方案進行分析,列出所有的技術(shù)特征;隨后結(jié)合最接近的現(xiàn)有技術(shù),確定發(fā)明創(chuàng)造要解決的技術(shù)問題;針對技術(shù)問題,對技術(shù)特征進行分類,找出必要技術(shù)特征(包括適當(dāng)?shù)母爬ê统橄螅┖头潜匾夹g(shù)特征;根據(jù)必要技術(shù)特征完成獨立權(quán)利要求的撰寫。
在獨立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上,可以參照下述步驟來完成從屬權(quán)利要求的撰寫。
二.按照申請目的確定從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征
從理論上說,在得到說明書支持的基礎(chǔ)上,除了必須記載在獨立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征外,原則上其他的技術(shù)特征都可以記載在從屬權(quán)利要求中。
這是因為,專利法實施細則第二十一條規(guī)定,從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征,對引用的權(quán)利要求作進一步限定。對此,《審查指南》的解釋是:從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征,可以是對引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征作進一步限定的技術(shù)特征,也可以是增加的技術(shù)特征?!秾彶橹改稀愤€指出:在前的獨立權(quán)利要求采用兩部分撰寫方式的,其后的從屬權(quán)利要求不僅可以進一步限定該獨立權(quán)利要求特征部分的特征,也可以進一步限定前序部分的特征。
因此,在實際的撰寫過程中,需要結(jié)合申請人的目的(如獲得權(quán)利、權(quán)利實施或商業(yè)目的、阻止在后專利申請授權(quán))進行分析,確定從屬權(quán)利要求的內(nèi)容以及從屬權(quán)利要求之間、從屬權(quán)利要求與獨立權(quán)利要求之間的結(jié)構(gòu)和層次。
從申請人提出專利申請的目的出發(fā),可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型(筆者稱之為目的分類法):
創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是有可能對申請的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征,其意義在于加快審批程序和應(yīng)付可能的專利無效宣告程序;
明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是對一些比較有商業(yè)價值的具體技術(shù)方案起明確作用的技術(shù)特征,其意義在于在侵權(quán)訴訟中將專利保護范圍限定得十分明確而限制對手的爭辯余地或者在專利權(quán)許可或轉(zhuǎn)讓中起到重要的作用;
公開性相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是用于公開一些意義不是特別明顯的技術(shù)方案的技術(shù)特征,其意義在于阻止他人的同日或在后專利申請獲得授權(quán)。
應(yīng)該說,上述分類的理論性較強,在實際的工作中,很有可能會出現(xiàn)某些非必要技術(shù)特征同時屬于兩個以上分類的情況。
在進行上述分析后,就可以按照申請人實際提交專利申請想達到的目的來確定需要要求保護的技術(shù)方案,從對應(yīng)的目的分類中挑選出需要在從屬權(quán)利要求中予以記載的非必要技術(shù)特征,即附加技術(shù)特征。
當(dāng)然,在實際的工作過程中,附加技術(shù)特征的確定還有可能需要考慮到其他的因素,例如附加費的問題,這是因為我國國務(wù)院專利行政部門規(guī)定一件專利申請文件的權(quán)利要求的數(shù)目超過十項后,將按項計收超項附加費。
由于按照目的出發(fā)來挑選附加技術(shù)特征,就可以在撰寫時做到心中有數(shù)、有的放矢,從而有效改進目前有些申請人/代理人漫無邊際、盲目地撰寫從屬權(quán)利要求的現(xiàn)狀。
此外,目前有些專利申請中,在部署從屬權(quán)利要求時,只考慮對申請的新穎性和創(chuàng)造性有可能起幫助的非必要技術(shù)特征,而忽略其他有商業(yè)價值或者可能阻止競爭對手獲得專利權(quán)的非必要技術(shù)特征,應(yīng)該說還是有所欠缺的。
三.按照技術(shù)特征之間的關(guān)系確定從屬權(quán)利要求的布局
在確定附加技術(shù)特征后,接下來需要考慮的問題就是如何進行合理的組合以形成最終的從屬權(quán)利要求。
為此,需要明確所有的技術(shù)特征(包括必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征)之間的關(guān)系,這是下面的關(guān)系分類法發(fā)揮作用的大好時機。
從非必要技術(shù)特征與引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的關(guān)系出發(fā),可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型(筆者稱之為關(guān)系分類法):
追加型非必要技術(shù)特征,指的是在引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合的基礎(chǔ)上增加的技術(shù)特征,將所述增加的技術(shù)特征鑲嵌到引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征集合中應(yīng)當(dāng)能夠構(gòu)成一個新的、完整、合理的技術(shù)特征的集合,即新的技術(shù)方案;
限定型非必要技術(shù)特征,指的是對所引用的權(quán)利要求中的技術(shù)特征進行修飾性說明或者實例化的技術(shù)特征,當(dāng)所述限定型非必要技術(shù)特征限定引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征后,新的技術(shù)特征的集合應(yīng)當(dāng)是完整、合理的技術(shù)方案。
實際上,如果仔細推敲,可以進一步將限定型非必要技術(shù)特征區(qū)分成修飾性限定型非必要技術(shù)特征和實例化限定型非必要技術(shù)特征。
在厘清技術(shù)特征之間的關(guān)系后,就基本可以確定從屬權(quán)利要求的布局,即從屬權(quán)利要求整體的結(jié)構(gòu)和層次。此階段明確的主要問題包括:
單個的從屬權(quán)利要求應(yīng)該由哪些附加技術(shù)特征組成。需要考慮的是技術(shù)方案的完整性和合理性,即該從屬權(quán)利要求中記載的附加技術(shù)特征和其引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合能夠有機結(jié)合成一個新的有效的技術(shù)方案,該技術(shù)方案能夠?qū)嵤┎⑶夷軌蚪鉀Q特定的技術(shù)問題。
從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系如何配置。需要考慮的是技術(shù)方案之間的層次感,即一組相互具有引用關(guān)系的權(quán)利要求的保護范圍之間應(yīng)該形成一種上寬下窄的金字塔結(jié)構(gòu)。
通常,對于從屬權(quán)利要求記載限定型的非必要技術(shù)特征的情況,引用關(guān)系的配置相對簡單,只需要弄清楚附加技術(shù)特征限定的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求,適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可。
需要注意的是從屬權(quán)利要求記載追加型的非必要技術(shù)特征的情況,理論上來說,追加型的非必要技術(shù)特征不太可能孤立存在,也會與被引用的權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征具有相互的關(guān)系(如連接關(guān)系、位置關(guān)系、相互作用的關(guān)系、數(shù)據(jù)交互的關(guān)系以及功能上相互支持的關(guān)系等等),因此只需要弄清楚與附加技術(shù)特征關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求,適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可;但是實踐中,經(jīng)常會有申請人/代理人不會太在意前述的各技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)而隨意引用,造成權(quán)利要求的無效(理由包括保護范圍不清楚、得不到說明書支持等)。
此外,對于某些從屬權(quán)利要求來說,其記載的某個附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián)的某個技術(shù)特征同時出現(xiàn)在前面的多個權(quán)利要求中,此時需要根據(jù)具體的個案來確定是進行多項引用還是選擇其中哪一個進行引用。
此外,對于某些被引用的權(quán)利要求來說,其記載的一些技術(shù)特征被某些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián),另一些技術(shù)特征被另一些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián),并且這些在后的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征彼此之間沒有關(guān)聯(lián),此時需要根據(jù)具體的個案來確定是否在后的從屬權(quán)利要求都引用該被引用的權(quán)利要求,還是在從屬權(quán)利要求之間進行引用關(guān)系的配置。
并列的從屬權(quán)利要求之間的先后順序如何設(shè)置。這種情況下,可以參照目的分類法的結(jié)果來進行設(shè)置,一般可以將記載創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求設(shè)置在前,然后設(shè)置那些記載明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求,再設(shè)置那些記載公開性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求。
總之,在部署從屬權(quán)利要求時需要考慮權(quán)利范圍和層次是否適當(dāng),包括各從屬權(quán)利要求的內(nèi)容是否有效、從屬權(quán)利要求之間是否具有互相支持的凝聚力,從而形成一份有效力的權(quán)利要求書,并為將來的審查程序和可能出現(xiàn)的無效、訴訟程序預(yù)留了較多的退路,同時也為以后的權(quán)利實施帶來有利的地位,并有效阻滯競爭對手就同樣的技術(shù)方案獲得專利授權(quán)。
四.如何評價從屬權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量
在面對一件專利申請文件的權(quán)利要求時,應(yīng)如何評價從屬權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量也是一個值得探討的話題。
首先,應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求是否能夠達到申請人提交專利申請文件的目的。主要是分析單個的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案是否確實合理有效。
其次,應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系的配置是否合理。主要分析的內(nèi)容包括:
是否符合鑲嵌原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于追加型非必要技術(shù)特征時,是否可以鑲嵌到被引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合中,能夠明確記載在新的技術(shù)方案中,該附加技術(shù)特征與其他的技術(shù)特征是如何相互支持而產(chǎn)生預(yù)期功能的。
是否符合替換原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于實例化限定型非必要技術(shù)特征時,是否可以用該附加的實例化特征替換掉被引用的技術(shù)特征中的抽象的技術(shù)特征,而形成一個合理的新的技術(shù)方案。
是否符合修飾原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于修飾性限定型非必要技術(shù)特征時,是否可以用該附加技術(shù)特征對被限定的技術(shù)特征進行修飾,作出明確的說明。
此外,當(dāng)被引用的權(quán)利要求采用上位概念進行概括時,從屬權(quán)利要求中需要存在多個對應(yīng)的下位的概念對其進行支持。
當(dāng)然,在從屬權(quán)利要求滿足上述實質(zhì)要求的同時,還需要杜絕各種形式缺陷。例如,口頭語、方言土語、語句過于復(fù)雜和語法規(guī)則雜亂等。
此外,在實踐中還存在一些與從屬權(quán)利要求的撰寫有關(guān)的問題。申請人/代理人為了權(quán)利要求的簡明起見,經(jīng)常會省略掉獨立權(quán)利要求前序部分的某些必要技術(shù)特征,這本來無可厚非。例如,在現(xiàn)有的自行車的基礎(chǔ)上,有人對其把手進行了該改進,其獨立權(quán)利要求寫成“一種自行車,其特征在于,把手……”。但是,由于沒有進行認(rèn)真的分析,有些申請人/代理人會將該省略的技術(shù)特征作為附加技術(shù)特征記載到從屬權(quán)利要求中,例如,從屬權(quán)利要求寫成“如權(quán)利要求1所述的自行車,其特征在于,還包括車輪”,從而有可能帶來一些不利的影響,這是應(yīng)該避免的。