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注冊商標轉讓中的法律問題分析
2007-08-06文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張亞洲
一、商標是財產(chǎn)權
商標能夠區(qū)分商品和服務的不同來源，知名度高的商標能夠代表商標權利人良好的商譽。商標由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色構成，以及由上述各要素的組合構成。商標權與債權、物權一樣，同屬于財產(chǎn)權的范疇。盡管商標一般需要進行核準注冊，但是這并不影響商標屬于私權的法律屬性?！杜c貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》（以下簡稱Trips協(xié)議）明確規(guī)定，商標屬于私權。由于商標是財產(chǎn)權，因此商標權在可以成為轉讓合同、許可合同、質(zhì)押合同、出資合同的標的，而商標權也正是通過上述合同體現(xiàn)其作為財產(chǎn)權的使用價值和交換價值。本文將重點闡述在商標轉讓中商標作為財產(chǎn)權所體現(xiàn)的法律屬性。商標轉讓所轉讓的是商標權，這里的商標權包括商標的使用權和商標的禁用權。這一點和商標許可不同，商標許可讓渡的是商標的使用權，而非禁用權（當然獨占性的商標許可例外）。
二、商標轉讓合同性質(zhì)分析
商標轉讓合同是商標轉讓人將商標權或者商標申請權讓渡給商標受讓人而締結的協(xié)議。商標轉讓合同自轉讓人與受讓人簽訂商標轉讓合同之日成立，一般也自商標轉讓合同簽訂之日生效，除非當事人有另外的約定。《商標法》第三十九條明確規(guī)定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請……。轉讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權?；谝陨弦?guī)定可見，以下幾個問題需要進行分析：
1、商標轉讓合同屬于要式合同還是非要式合同。所謂要式合同是指法律規(guī)定合同具備特定的形式才能成立或者生效的合同。因此合同法第三十九的規(guī)定，是否可以認定為商標轉讓合同屬于要式合同，其實并非如此?！逗贤ā返谌鶙l規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務，對方接受的，該合同成立。而商標法第三十九條所規(guī)定的“轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議”并非表明商標轉讓合同就屬于要式合同。假如轉讓人與受讓人口頭約定轉讓某一商標，而此轉讓均為雙方當事人真實意思表示，則應當認為上述商標轉讓行為有效。
2、商標轉讓合同的成立和生效。商標轉讓合同的成立與否純屬于實事問題，其意義在于識別合同是否已經(jīng)存在，該合同是此合同不是彼合同（即合同的類型化），以及合同行為與事實行為之間的區(qū)別[1]?！逗贤ā访鞔_規(guī)定，合同自承諾達到之日成立，就商標轉讓合同而言，商標轉讓合同自然也應當自承諾達到時成立。商標轉讓合同的生效則是指商標轉讓合同符合法定的生效條件（主體合法、內(nèi)容合法、意思表示真實自愿、形式合法），依法對當事人有約束力。合同生效與否為法律價值判斷問題，其意義在于識別某一合同是否符合法律的精神和規(guī)定，因而能夠取得法律所認可的效力[2]。就商標轉讓合同而言，一般情況下，商標轉讓合同自成立時立即生效，除非商標轉讓合同當事人針對合同生效設置其它的條件或者期限。
3、商標專用權的轉移。如上所述，商標轉讓合同成立并生效只是表明商標轉讓合同依法對雙方當事人具有了拘束力，但是這并不表明商標權發(fā)生了轉移?！渡虡朔ā返谌艞l明確規(guī)定，……轉讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。由此可見，商標權的轉移與商標轉讓合同的成立、生效的關系應當是，商標轉讓合同的成立、生效是商標專用權轉移的前提，但是反過來講，商標轉讓合同的成立、生效并不必然導致商標專用權的轉移。眾所周知，物權的變動采取公示和公信的原則，例如動產(chǎn)物權的轉移一般自交付時發(fā)生，不動產(chǎn)物權的轉移一般自登記時發(fā)生。比照此原則，商標專用權的轉移也采取了以商標主管機關核準并進行公告為公示，并基于上述公示產(chǎn)生公信力。
三、商標轉讓中法律風險分析
1、一個商標的兩次轉讓。例如商標轉讓人將其注冊商標先后分別轉讓給不同的受讓人。當然這里需要分析的是假如商標轉讓人與第一個受讓人締結商標轉讓合同之后，隱瞞上述事實又與第二個受讓人締結商標轉讓合同，那個從合同的角度分析，首先第一個商標轉讓合同成立并生效，而第二個合同則屬于可撤銷的合同（由于商標轉讓人向商標受讓人隱瞞了已與他人在先締結商標轉讓合同的事實），再假如第二個商標受讓人知道商標轉讓人所隱瞞的事實后，并不行使撤銷權，則第二個商標轉讓合同也有效。對此，第一個商標受讓人有權要求商標轉讓人繼續(xù)履行商標轉讓的義務，如辦理注冊商標轉讓手續(xù)。而第二個商標受讓人只能要求商標轉讓人承擔不能履行商標轉讓的違約責任。
2、商標的無償轉讓問題。例如商標轉讓人將商標轉讓給受讓人，但是商標轉讓人并沒有獲得任何對價，或者有的商標轉讓合同明確約定商標轉讓是免費的。那么這種商標轉讓合同從其法律屬性上分析應當屬于“贈與合同”?！逗贤ā返谝话侔耸鍡l規(guī)定，贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。很顯然贈與合同中的“財產(chǎn)”包括有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)，商標當然不能例外，并且受贈人獲得財產(chǎn)是無償，即是無需支付對價的。所以這里特別需要注意的就是，贈與人行使撤銷權的問題?！逗贤ā返谝话侔耸鶙l明確規(guī)定，贈與人在贈與財產(chǎn)的權利轉移之前可以撤銷贈與。而如上所述，商標權的轉移時間應當是商標主管機關核準并公告之日。這樣商標贈與合同自簽訂至商標轉讓公告之間大約還有較長的時間，而在此期間商標贈與人可以隨時撤銷贈與。由于很多當事人對商標作為財產(chǎn)權的認識不夠充分，很多當事人之間簽訂商標轉讓合同隨意性非常大，經(jīng)常不約定對價或者直接明示無償，如此一來商標受贈人面臨的法律風險非常大。所以慎重起見，商標轉讓合同應當約定有明確的對價。
3、待轉讓的商標是否已被設置了負擔。例如有的準備轉讓的商標已經(jīng)被商標權利人設置了質(zhì)押、或者已經(jīng)被許可給其他人使用（并在商標主管機關備案登記）、或者已經(jīng)被其他人提出撤銷申請等。上述負擔會嚴重影響到商標的順利轉讓。例如，關于“奧妮”商標轉讓而產(chǎn)生的糾紛即如此。本案中，廣州立白公司花費巨資受讓取得了“奧妮”商標，但是確沒有注意到之前“奧妮”商標權利人已經(jīng)將該商標獨占許可給了香港一家公司，并且這種許可已經(jīng)備案。如此，則對于“奧妮”商標究竟應當由誰來使用出現(xiàn)紛爭。其實如果廣州立白公司在受讓“奧妮”商標之前，進行商標的查詢，就比較容易發(fā)現(xiàn)準備買入的“奧妮”商標是否已設置了負擔，從而為其是否買入或者是否以如此高的價錢買入提供參考。正是由于確實了上述查詢，所以才導致出現(xiàn)如此大的紛爭。
4、其它法律風險。有關商標轉讓的其他法律風險包括，商標轉讓人因為其他債務糾紛，其商標被申請凍結、或者商標轉讓人在破產(chǎn)申請受理之日起前一年內(nèi)無償或者惡意轉讓其商標的。例如，甲擁有某注冊商標，由于甲欠乙到期債務未還，乙方將甲方訴至法院。經(jīng)查甲方除了商標沒有其他財產(chǎn)可供清償，于是經(jīng)乙方請求，法院根據(jù)《最高人民法院關于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產(chǎn)的規(guī)定》將甲方的商標予以凍結。此后甲方又將該商標轉讓給丙方。對此，丙方是否可以取得該商標權。很顯然，由于丙方擬受讓的商標已在先被凍結，除非該凍結被解除，否則丙方很難獲得該商標權。
四、商標轉讓中的善意取得問題
近現(xiàn)代民法有善意取得制度。善意取得，學說又稱為即時取得，指無權處分他人動產(chǎn)的讓與人，在不法將他占有的他人的動產(chǎn)交付給買受人以后，如買受人取得該動產(chǎn)時系出于善意，則他便取得該動產(chǎn)的所有權，原動產(chǎn)所有人不得要求受讓人返還。現(xiàn)代各國民法的善意取得制度系以日耳曼法的“以手護手”原則為其嚆矢[3]。在商標轉讓中是否適用“善意取得”制度，將對商標的轉讓產(chǎn)生重大影響。但是僅就善意取得制度設立本意來看，善意取得制度所適用的特指動產(chǎn)的讓與，這里既不包括不動產(chǎn)，也不包括知識產(chǎn)權。另外善意取得的讓與人對于抓讓的標的物是基于原權利人的意思而合法占有，只是處分行為沒有經(jīng)過授權而已。但是對于商標權，不存在“占有”一說。因此善意取得不應適用到商標權的轉讓過程中。2006年《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第四十條規(guī)定：擅自轉讓商標權人注冊商標的行為是商標侵權行為，受讓人不能因此取得商標權。受讓人通過正常商業(yè)交易再將該注冊商標轉讓給第三人并經(jīng)核準公告的，第三人亦不能因此取得該商標權[4]。筆者同意北京市高級人民法院關于商標轉讓是否適用善意取得制度的上述規(guī)定。之前，北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院已經(jīng)審理了若干起關于商標轉讓的案件。其中大部分案件屬于在商標權人不知情的情況下，假冒商標權人的名義將有關商標轉讓，有的形成了多次轉讓。之后當商標權人主張權利時，最后手的商標受讓人卻以其善意受讓作為抗辯。當然如果不在商標轉讓中適用善意取得，也面臨真的善意第三人的利益如何保護的問題，這有待于更進一步的研究。
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[1] 隋鵬生《合同法要義》
[2] 隋鵬生《合同法要義》
[3] 陳華彬《物權法》
[4] 《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》
一、商標是財產(chǎn)權
商標能夠區(qū)分商品和服務的不同來源，知名度高的商標能夠代表商標權利人良好的商譽。商標由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色構成，以及由上述各要素的組合構成。商標權與債權、物權一樣，同屬于財產(chǎn)權的范疇。盡管商標一般需要進行核準注冊，但是這并不影響商標屬于私權的法律屬性?！杜c貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》（以下簡稱Trips協(xié)議）明確規(guī)定，商標屬于私權。由于商標是財產(chǎn)權，因此商標權在可以成為轉讓合同、許可合同、質(zhì)押合同、出資合同的標的，而商標權也正是通過上述合同體現(xiàn)其作為財產(chǎn)權的使用價值和交換價值。本文將重點闡述在商標轉讓中商標作為財產(chǎn)權所體現(xiàn)的法律屬性。商標轉讓所轉讓的是商標權，這里的商標權包括商標的使用權和商標的禁用權。這一點和商標許可不同，商標許可讓渡的是商標的使用權，而非禁用權（當然獨占性的商標許可例外）。
二、商標轉讓合同性質(zhì)分析
商標轉讓合同是商標轉讓人將商標權或者商標申請權讓渡給商標受讓人而締結的協(xié)議。商標轉讓合同自轉讓人與受讓人簽訂商標轉讓合同之日成立，一般也自商標轉讓合同簽訂之日生效，除非當事人有另外的約定。《商標法》第三十九條明確規(guī)定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請……。轉讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權?；谝陨弦?guī)定可見，以下幾個問題需要進行分析：
1、商標轉讓合同屬于要式合同還是非要式合同。所謂要式合同是指法律規(guī)定合同具備特定的形式才能成立或者生效的合同。因此合同法第三十九的規(guī)定，是否可以認定為商標轉讓合同屬于要式合同，其實并非如此?！逗贤ā返谌鶙l規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務，對方接受的，該合同成立。而商標法第三十九條所規(guī)定的“轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議”并非表明商標轉讓合同就屬于要式合同。假如轉讓人與受讓人口頭約定轉讓某一商標，而此轉讓均為雙方當事人真實意思表示，則應當認為上述商標轉讓行為有效。
2、商標轉讓合同的成立和生效。商標轉讓合同的成立與否純屬于實事問題，其意義在于識別合同是否已經(jīng)存在，該合同是此合同不是彼合同（即合同的類型化），以及合同行為與事實行為之間的區(qū)別[1]?！逗贤ā访鞔_規(guī)定，合同自承諾達到之日成立，就商標轉讓合同而言，商標轉讓合同自然也應當自承諾達到時成立。商標轉讓合同的生效則是指商標轉讓合同符合法定的生效條件（主體合法、內(nèi)容合法、意思表示真實自愿、形式合法），依法對當事人有約束力。合同生效與否為法律價值判斷問題，其意義在于識別某一合同是否符合法律的精神和規(guī)定，因而能夠取得法律所認可的效力[2]。就商標轉讓合同而言，一般情況下，商標轉讓合同自成立時立即生效，除非商標轉讓合同當事人針對合同生效設置其它的條件或者期限。
3、商標專用權的轉移。如上所述，商標轉讓合同成立并生效只是表明商標轉讓合同依法對雙方當事人具有了拘束力，但是這并不表明商標權發(fā)生了轉移?！渡虡朔ā返谌艞l明確規(guī)定，……轉讓注冊商標經(jīng)核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。由此可見，商標權的轉移與商標轉讓合同的成立、生效的關系應當是，商標轉讓合同的成立、生效是商標專用權轉移的前提，但是反過來講，商標轉讓合同的成立、生效并不必然導致商標專用權的轉移。眾所周知，物權的變動采取公示和公信的原則，例如動產(chǎn)物權的轉移一般自交付時發(fā)生，不動產(chǎn)物權的轉移一般自登記時發(fā)生。比照此原則，商標專用權的轉移也采取了以商標主管機關核準并進行公告為公示，并基于上述公示產(chǎn)生公信力。
三、商標轉讓中法律風險分析
1、一個商標的兩次轉讓。例如商標轉讓人將其注冊商標先后分別轉讓給不同的受讓人。當然這里需要分析的是假如商標轉讓人與第一個受讓人締結商標轉讓合同之后，隱瞞上述事實又與第二個受讓人締結商標轉讓合同，那個從合同的角度分析，首先第一個商標轉讓合同成立并生效，而第二個合同則屬于可撤銷的合同（由于商標轉讓人向商標受讓人隱瞞了已與他人在先締結商標轉讓合同的事實），再假如第二個商標受讓人知道商標轉讓人所隱瞞的事實后，并不行使撤銷權，則第二個商標轉讓合同也有效。對此，第一個商標受讓人有權要求商標轉讓人繼續(xù)履行商標轉讓的義務，如辦理注冊商標轉讓手續(xù)。而第二個商標受讓人只能要求商標轉讓人承擔不能履行商標轉讓的違約責任。
2、商標的無償轉讓問題。例如商標轉讓人將商標轉讓給受讓人，但是商標轉讓人并沒有獲得任何對價，或者有的商標轉讓合同明確約定商標轉讓是免費的。那么這種商標轉讓合同從其法律屬性上分析應當屬于“贈與合同”?！逗贤ā返谝话侔耸鍡l規(guī)定，贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。很顯然贈與合同中的“財產(chǎn)”包括有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)，商標當然不能例外，并且受贈人獲得財產(chǎn)是無償，即是無需支付對價的。所以這里特別需要注意的就是，贈與人行使撤銷權的問題?！逗贤ā返谝话侔耸鶙l明確規(guī)定，贈與人在贈與財產(chǎn)的權利轉移之前可以撤銷贈與。而如上所述，商標權的轉移時間應當是商標主管機關核準并公告之日。這樣商標贈與合同自簽訂至商標轉讓公告之間大約還有較長的時間，而在此期間商標贈與人可以隨時撤銷贈與。由于很多當事人對商標作為財產(chǎn)權的認識不夠充分，很多當事人之間簽訂商標轉讓合同隨意性非常大，經(jīng)常不約定對價或者直接明示無償，如此一來商標受贈人面臨的法律風險非常大。所以慎重起見，商標轉讓合同應當約定有明確的對價。
3、待轉讓的商標是否已被設置了負擔。例如有的準備轉讓的商標已經(jīng)被商標權利人設置了質(zhì)押、或者已經(jīng)被許可給其他人使用（并在商標主管機關備案登記）、或者已經(jīng)被其他人提出撤銷申請等。上述負擔會嚴重影響到商標的順利轉讓。例如，關于“奧妮”商標轉讓而產(chǎn)生的糾紛即如此。本案中，廣州立白公司花費巨資受讓取得了“奧妮”商標，但是確沒有注意到之前“奧妮”商標權利人已經(jīng)將該商標獨占許可給了香港一家公司，并且這種許可已經(jīng)備案。如此，則對于“奧妮”商標究竟應當由誰來使用出現(xiàn)紛爭。其實如果廣州立白公司在受讓“奧妮”商標之前，進行商標的查詢，就比較容易發(fā)現(xiàn)準備買入的“奧妮”商標是否已設置了負擔，從而為其是否買入或者是否以如此高的價錢買入提供參考。正是由于確實了上述查詢，所以才導致出現(xiàn)如此大的紛爭。
4、其它法律風險。有關商標轉讓的其他法律風險包括，商標轉讓人因為其他債務糾紛，其商標被申請凍結、或者商標轉讓人在破產(chǎn)申請受理之日起前一年內(nèi)無償或者惡意轉讓其商標的。例如，甲擁有某注冊商標，由于甲欠乙到期債務未還，乙方將甲方訴至法院。經(jīng)查甲方除了商標沒有其他財產(chǎn)可供清償，于是經(jīng)乙方請求，法院根據(jù)《最高人民法院關于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產(chǎn)的規(guī)定》將甲方的商標予以凍結。此后甲方又將該商標轉讓給丙方。對此，丙方是否可以取得該商標權。很顯然，由于丙方擬受讓的商標已在先被凍結，除非該凍結被解除，否則丙方很難獲得該商標權。
四、商標轉讓中的善意取得問題
近現(xiàn)代民法有善意取得制度。善意取得，學說又稱為即時取得，指無權處分他人動產(chǎn)的讓與人，在不法將他占有的他人的動產(chǎn)交付給買受人以后，如買受人取得該動產(chǎn)時系出于善意，則他便取得該動產(chǎn)的所有權，原動產(chǎn)所有人不得要求受讓人返還。現(xiàn)代各國民法的善意取得制度系以日耳曼法的“以手護手”原則為其嚆矢[3]。在商標轉讓中是否適用“善意取得”制度，將對商標的轉讓產(chǎn)生重大影響。但是僅就善意取得制度設立本意來看，善意取得制度所適用的特指動產(chǎn)的讓與，這里既不包括不動產(chǎn)，也不包括知識產(chǎn)權。另外善意取得的讓與人對于抓讓的標的物是基于原權利人的意思而合法占有，只是處分行為沒有經(jīng)過授權而已。但是對于商標權，不存在“占有”一說。因此善意取得不應適用到商標權的轉讓過程中。2006年《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第四十條規(guī)定：擅自轉讓商標權人注冊商標的行為是商標侵權行為，受讓人不能因此取得商標權。受讓人通過正常商業(yè)交易再將該注冊商標轉讓給第三人并經(jīng)核準公告的，第三人亦不能因此取得該商標權[4]。筆者同意北京市高級人民法院關于商標轉讓是否適用善意取得制度的上述規(guī)定。之前，北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院已經(jīng)審理了若干起關于商標轉讓的案件。其中大部分案件屬于在商標權人不知情的情況下，假冒商標權人的名義將有關商標轉讓，有的形成了多次轉讓。之后當商標權人主張權利時，最后手的商標受讓人卻以其善意受讓作為抗辯。當然如果不在商標轉讓中適用善意取得，也面臨真的善意第三人的利益如何保護的問題，這有待于更進一步的研究。
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[1] 隋鵬生《合同法要義》
[2] 隋鵬生《合同法要義》
[3] 陳華彬《物權法》
[4] 《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》
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