文/北京市集佳律師事務(wù)所 閆春德

　　在激烈的市場競爭中，各種經(jīng)營手段花樣翻新，改裝或翻新正品后再行銷售即為其表現(xiàn)形式之一。在司法實(shí)踐中，對于改裝正品后再行銷售是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)這一問題，因此前比較欠缺最高人民法院層面的司法判例予以參考，而給商標(biāo)權(quán)人進(jìn)行維權(quán)帶來一定困擾。類似的問題還有翻新正品后是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　本文擬從最高人民法院公布的一則案例出發(fā)，就正品改裝后轉(zhuǎn)售行為的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定問題進(jìn)行簡要探討，以期明晰此類案件的裁判規(guī)則。

　　在廣州知識產(chǎn)權(quán)法院一審【(2016)粵73民初2529號】、廣東省高級人民法院二審【(2017)粵民終2659號】、最高人民法院再審【(2019)最高法民申4241號】的多米諾印刷科學(xué)有限公司（以下簡稱為“多米諾公司”）與廣州市杜高精密機(jī)電有限公司（以下簡稱為“杜高公司”）、廣州心可工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司（以下簡稱為“心可公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件中，從最高人民法院層面明確了此類案件的裁判規(guī)制，即：商品通過正常合法的商業(yè)渠道售出后，再行轉(zhuǎn)售的，通常不構(gòu)成侵權(quán)。但是，如果商品在轉(zhuǎn)售過程中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性改變，導(dǎo)致商品與來源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續(xù)使用涉案商標(biāo)且未對消費(fèi)者履行合理告知義務(wù)的情況下，容易導(dǎo)致混淆并損害商標(biāo)權(quán)人的利益，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該案亦因其典型性，再審入選《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2020）》55件典型案件，二審入選“2018年廣東知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件”。

　　基本案情

　　多米諾公司系注冊在第九類“噴墨打印機(jī)”商品上的商標(biāo)權(quán)人。杜高公司、心可公司回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的A200噴碼機(jī)的主板，用于組裝成自己的噴碼機(jī)產(chǎn)品，又回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的E50噴碼機(jī)，對內(nèi)部的墨路系統(tǒng)進(jìn)行改裝后整機(jī)再銷售。多米諾公司認(rèn)為杜高公司、心可公司侵犯其商標(biāo)權(quán)，既構(gòu)成刑事犯罪，也構(gòu)成民事侵權(quán)。涉案刑事訴訟歷經(jīng)上訴、發(fā)回重審、上訴、改判四個(gè)程序后，因法院認(rèn)定不屬于“相同商品”而最終改判被告單位無罪，即不構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。

　　民事訴訟一二審法院均認(rèn)定屬于“類似商品”。一審判決確認(rèn)杜高公司、心可公司在其A200噴碼機(jī)上以及杜高公司在其E50噴碼機(jī)上使用被訴侵權(quán)標(biāo)識的行為均侵害了多米諾公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)人民幣106萬余元，心可公司對其中的101萬余元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。杜高公司和心可公司均不服一審判決而向廣東高院上訴，廣東省高級人民法院二審認(rèn)為回收A200主板另行組裝噴碼機(jī)的行為因商標(biāo)權(quán)利用盡而不侵權(quán)；改裝多米諾公司A50噴碼機(jī)的行為阻卻商標(biāo)識別功能，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，故二審判決撤銷一審判決，確認(rèn)杜高公司生產(chǎn)、銷售的E50噴碼機(jī)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，改判杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)人民幣63萬余元。

　　杜高公司不服二審判決而向最高院申請?jiān)賹?，最高院?jīng)再審審查裁定駁回杜高公司的再審申請。

　　案例簡析

　　本案即屬于正品改裝后轉(zhuǎn)售的情形，亦為權(quán)利用盡的典型案例。本案中，兩種被訴侵權(quán)行為涉及改裝或組裝商品正品。廣州知識產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為兩種被訴行為均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而廣東省高級人民法院二審認(rèn)為一種行為構(gòu)成侵權(quán)，另一種行為因商標(biāo)權(quán)利用盡而不侵權(quán)。具體而言，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人同意對商品進(jìn)行了實(shí)質(zhì)替換，商品品質(zhì)發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化，則人為地將商品和商標(biāo)進(jìn)行了分離，無論在銷售時(shí)是否明確告知相關(guān)公眾該改裝情況，均阻礙了商標(biāo)功能的發(fā)揮，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而如果回收利用的是原產(chǎn)品中的一個(gè)部件，該組裝行為并非對原有整個(gè)產(chǎn)品的改裝，不是改變原產(chǎn)品質(zhì)量的行為，也不是直接去除原產(chǎn)品上的商標(biāo)后再次投入市場的行為，不屬于阻礙商標(biāo)對商品識別來源功能的發(fā)揮，而應(yīng)當(dāng)合理地給予回收利用行為一定的自由空間，商標(biāo)權(quán)人基于商標(biāo)權(quán)對商品及其零部件的控制相應(yīng)地受到一定限制，在此情形下宜認(rèn)定商標(biāo)權(quán)利用盡。

　　最高人民法院在再審裁定中進(jìn)一步明確，需要根據(jù)個(gè)案的情況具體判斷改裝后的再次銷售是否侵害商標(biāo)權(quán)。從商標(biāo)標(biāo)示特定商品與特定來源之間聯(lián)系的功能出發(fā)，通?？梢愿鶕?jù)改裝程度是否足以實(shí)質(zhì)性影響商品性質(zhì)以及消費(fèi)者的選擇來判斷該種改裝后再次出售的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如果商品在轉(zhuǎn)售過程中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性改變，導(dǎo)致商品與來源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續(xù)使用涉案商標(biāo)且未對消費(fèi)者履行合理告知義務(wù)的情況下，容易導(dǎo)致混淆并損害商標(biāo)權(quán)人的利益，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　本案亦屬刑民交叉的典型案例，充分體現(xiàn)了在商標(biāo)保護(hù)方面，刑法與民法在功能與定位上的差別，以及在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系中的互補(bǔ)。本案亦為權(quán)利用盡的典型案例，兩種被訴侵權(quán)行為一種行為構(gòu)成侵權(quán)，另一種行為因商標(biāo)權(quán)利用盡而不侵權(quán)，定性形成強(qiáng)烈反差，恰恰突顯了商標(biāo)功能的發(fā)揮與商品的自由流通之間，存在辯證關(guān)系和利益權(quán)衡。

　　本案經(jīng)最高人民法院再審，對于二審法院關(guān)于正品改裝后的轉(zhuǎn)售行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的基本裁判思路進(jìn)行了確認(rèn)。該再審案件的審理和裁判思路可供后續(xù)類案參考、借鑒。

　　在先類案

　　在最高人民法院就上述案件再審作出裁定前，已存在多份判決將此類行為認(rèn)定為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的案例，部分還入選當(dāng)?shù)胤ㄔ旱哪甓仁笾R產(chǎn)權(quán)保護(hù)案件。如，廣東省廣州市中級人民法院審結(jié)的“ZIPPO打火機(jī)”案【(2012)穗中法知民初字第54號】；浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院審結(jié)的“不二家糖果”案【(2015)杭余知初字第416號】，該案入選“2015年浙江法院十大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)案件”；廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院審結(jié)的“VIVO手機(jī)”案【(2019)粵0306民初16415號】；江蘇省蘇州市中級人民法院審結(jié)的“美的洗衣機(jī)”案【(2018)蘇05民初1020號】等。以下通過列表的形式展示相關(guān)參考信息：