文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 常妮妮

　　申請人塞雷斯科股份公司于2020年5月15日申請了第46325494號“ ”商標（提交了申請說明：申請商標是三維標志，瓶底含有文字“MASGLO”。申請商標的立體瓶形作為指甲油的容器使用。申請商標指定顏色），指定使用在第3類“指甲油；指甲裝飾用貼紙”等商品上。國家知識產權局經(jīng)審查，下發(fā)了《商標注冊申請審查意見通知書》：根據(jù)《商標法》第十一條第一款第（3）項、第十二條、第三十條、《商標法實施條例》第二十一條的規(guī)定，認為該商標注冊申請內容需要說明或者修正，理由如下：該標志立體圖形部分作為商標使用在指定商品上，整體缺乏顯著特征，不得作為商標注冊。茲請塞雷斯科股份公司對該標志中的三維標志部分放棄專用權。

　　應上述審查意見通知書要求，申請人對該標志中的三維標志部分放棄專用權，懇請國知局審查后依法核準申請人的注冊申請。

　　但是，約6個月后，國知局又下發(fā)了駁回通知：經(jīng)審查，根據(jù)《商標法》第十一條第一款第（3）項、第三十條的規(guī)定，決定駁回上述商標注冊申請，理由如下：該標志作為商標使用在指定商品上，缺乏顯著特征，不得作為商標注冊。

　　因申請人依據(jù)國知局的要求，已在答復審查意見時對該標志中的三維標志部分放棄了專用權，但是駁回通知中又以同樣的理由駁回了該商標。我們認為國知局在審查意見通知書和駁回通知中以同一理由（即商標缺乏顯著性）駁回該商標不夠合理。此外，考慮到該商標仍包含文字“MASGLO”，具有較強的顯著性，符合商標注冊的要求，該商標依法應予以核準注冊。因此，我們建議申請人嘗試提起駁回復審。但申請人因考慮到克服該絕對理由的幾率不太樂觀，放棄了該商標。

　　從上述案例來看，申請人基于國知局的要求放棄了三維標志部分專用權，但審查員在駁回中依然以該標志缺乏顯著性而駁回，并未考慮該商標所包含的文字部分。有基于此，我們不妨來淺談一下申請商標放棄部分專用權的理解。

　　在商標申請中，申請人可以在申請書的“商標說明”一欄中對商標圖樣中需要放棄專用權的部分做出聲明。國知局及法院在審理案件時，會對放棄專用權的情況予以酌情考慮。但是，并非簡單聲明放棄商標中部分文字/圖形的專用權，就可以在商標申請注冊程序中一勞永逸。不妨先看兩個在先判例：

　　（一）據(jù)中國艾揚格瑜伽學院有限公司與國家知識產權局一審行政判決書【（2020）京73行初15518號】，國知局以申請人申請注冊的第38545379號“IYENGARYOGATTC”商標（簡稱訴爭商標）已構成《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第十條第一款第（七）項、第三十條所指情形為由，作出被訴決定，駁回訴爭商標的注冊申請。申請人不服該決定，向北京知識產權法院提起了訴訟。

　　本案中，引證商標（第22328204號“ ”商標）在全部指定服務上被不予核準注冊，其不再構成訴爭商標核準注冊的權利障礙，訴爭商標與引證商標不再構成使用在相同或類似服務上的近似商標。因此，本案的焦點在于訴爭商標的注冊申請是否構成《商標法》第十條第一款第（七）項所規(guī)定之情形。本案中，訴爭商標為純文字商標“IYENGARYOGATTC”，其中“IYENGARYOGA”是一種瑜伽流派名稱，對此，原被告在庭審中明確表示認可。雖然原告主張放棄訴爭商標文字中“IYENGARYOGA”的專用權，但相關公眾并不能當然地知曉訴爭商標放棄專用權的相關情況，仍會將“IYENGARYOGA”作為商標的構成要素之一加以識別，故仍應將“IYENGARYOGA”納入訴爭商標標識的審查范圍。訴爭商標使用在指定使用的“健身指導課程”等服務上，容易使相關公眾對指定使用服務的內容等特點產生誤認。故訴爭商標構成《商標法》第十條第一款第（七）項所規(guī)定之情形。因此北京知識產權法院駁回了原告的訴訟請求。

　　（二）據(jù)浙江蛇蟠島集團有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會二審行政判決書【（2018）京行終2321號】，上訴人浙江蛇蟠島集團有限公司（簡稱“蛇蟠島公司”）因商標申請駁回復審行政糾紛一案，不服北京知識產權法院（2016）京73行初6419號行政判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

　　本案中，訴爭商標（第13177831號“ ”商標）由中文“蛇蟠島旅游”和字母“SHEPANISLANDTOUR”組成，根據(jù)我國相關公眾的一般認知習慣，訴爭商標的中文部分為其顯著識別部分。雖然訴爭商標的商標檔案中載明商標中“旅游”一詞放棄專用權，但蛇蟠島作為旅游景點，指定使用在安排游艇旅行、觀光旅游等復審服務項目上，僅僅直接表示了上述服務的內容等特點，缺乏商標應有的顯著性，不能起到商標的識別作用，原審判決及被訴決定關于訴爭商標屬于《商標法》第十一條第一款第二項所規(guī)定情形的認定并無不當，本院予以確認。蛇蟠島公司該部分上訴理由具有事實及法律依據(jù)，本院予以支持。

　　此外，蛇蟠島公司所提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標經(jīng)過使用已經(jīng)為相關公眾所知曉，具有識別服務來源的功能，從而通過使用獲得顯著性，故訴爭商標亦不符合《商標法》第十一條第二款所規(guī)定的情形。因此高院駁回上訴，維持原判。

　　從上述案件可知，法院在商標放棄專用權的意見基本一致：1）即便申請人主張放棄部分文字的專用權，因在實際市場中，相關公眾并不能當然地知曉該放棄專用權的相關情況，仍會將該部分作為商標的構成要素之一，因此，該放棄專用權的部分仍應納入考量，將商標作為整體進行審查。2）盡管申請人聲明放棄商標中的通用名稱，但該商標指定使用在該通用名稱領域內的商品/服務上，僅直接表示了該商品/服務的內容等特點，缺乏商標應有的顯著性，不能起到商標的識別作用，不得作為商標注冊。

　　通常而言，申請人可就申請商標中包含的缺顯部分聲明放棄專用權，包括僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；及其他缺乏顯著特征的。如：在一起商標侵權案件中，被侵權的商標為“歐普照明及圖”，其中“照明”二字放棄專用權。法院在判決中認定，因“照明”放棄專用權，故“歐普”系該商標文字部分的主要組成部分。該法院繼而認定，涉案產品上使用的“歐普”文字與注冊商標主要文字部分相同，構成近似商標，因而此種使用行為侵犯了商標注冊人的商標專用權。

　　但是對于容易造成混淆誤認的商標，或因申請商標中的部分文字/圖形與他人在先商標近似而放棄該部分，國知局及法院通常不會對此予以認可。對前者而言，如擬申請使用在第33類“葡萄酒”商品上的“Santa Ema Blocks Gran Reserva” 和 “Santa Ema Blocks Reserva Especial”商標，因“Gran Reserva（意為‘特級珍藏’）”及“Reserva Especial（意為‘特釀珍藏’）”均表示葡萄酒的等級，即便申請人聲明放棄對“Gran Reserva”及“Reserva Especial”的專用權，若該兩件商標使用在普通等級的葡萄酒之上，便會誤導相關公眾對葡萄酒的質量產生混淆誤認。因此，即便對此類文字聲明放棄專用權，該類商標仍會導致公眾對商品/服務的來源、產地、質量等產生混淆誤認，繼而不得作為商標注冊。對后者來說，即便主動聲明放棄該部分文件/圖形，因相關公眾在實際市場中并不能知曉該放棄專用權的情況，仍會將該商標整體進行識別，進而容易將其與他人商標混淆。此外，在商標中聲明放棄部分文字/圖形的專用權，并不能獲得在該部分文字/圖形上的保護，即并不能阻擋他人在類似商品/服務上申請含有該文字/圖形的商標。

　　綜上，聲明放棄商標某部分文字/圖形的專用權并不能有效躲避審查，更無法借此踏上獲準商標注冊的捷徑。在申請商標時聲明放棄專用權應該注意：如果商標本身屬于《商標法》禁止性規(guī)定（如第十條和第十一條），或者因申請商標的部分文字/圖形與他人在先商標近似，為了克服該在先商標，放棄該部分文字/圖形的專用權，那么放棄專用權也不能使得申請商標獲準注冊。如果申請商標中的部分文字或圖形本身是缺顯部分，且不屬于《商標法》禁止性規(guī)定，那么聲明放棄該部分要素有可能幫助申請人獲得商標的注冊。