文/北京市集佳律師事務(wù)所 銀靜
“地名商標(biāo)”指的是由地名構(gòu)成或者包含地名的商標(biāo)。地名商標(biāo)在進(jìn)行注冊申請時(shí)，通常會(huì)依據(jù)《商標(biāo)法》第十條第二款或者《商標(biāo)法》第十條第一款第（7）項(xiàng)被駁回。
首先，我們先來明確一下概念。
前述法條中所指的“地名”包括國內(nèi)地名和外國地名?！皣鴥?nèi)地名”指的是“我國縣級以上行政區(qū)劃的地名”，包括縣級行政區(qū)劃、地級行政區(qū)劃、省級行政區(qū)劃、特別行政區(qū)，具體以我國民政部發(fā)布的《中華人民共和國行政區(qū)劃簡冊》為準(zhǔn)。“外國地名”指的是“公眾知曉的外國地名”，如為我國公眾不熟知的外國地名，則不在禁止之列。
并且，根據(jù)《商標(biāo)審查審理指南》的規(guī)定，“我國縣級以上行政區(qū)劃的地名”包括全稱、簡稱，以及省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)，省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、著名旅游城市名稱的拼音形式。“公眾知曉的外國地名”包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。
然后，我們再來看一下實(shí)際的案例：
案例1：第51601185號(hào)商標(biāo)“ 
”于2020年11月25日提出注冊申請，因被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回，其申請人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)審。其復(fù)審的主要理由：申請商標(biāo)為申請人獨(dú)創(chuàng)，具有較強(qiáng)的顯著性，經(jīng)申請人宣傳使用已形成可以與行政區(qū)劃名稱相區(qū)分的其他含義。并且，在復(fù)審程序中提交了營業(yè)執(zhí)照、門店照片、加盟合同、加盟門店的營業(yè)執(zhí)照及門頭照片、補(bǔ)充宣傳材料、線上銷售情況、引證商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓信息等證據(jù)。但是經(jīng)復(fù)審審查，申請商標(biāo)中所含“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，為我國縣級以上行政區(qū)劃，已屬于《中華人民共和國商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志。（目前該案已經(jīng)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提出行政訴訟）
案例2：第53562586號(hào)商標(biāo)“ 
”于2021年02月04日提出注冊申請，被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依據(jù)第十條第一款第（七）項(xiàng)的規(guī)定駁回，其申請人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)審。其復(fù)審的主要理由：申請商標(biāo)由申請人獨(dú)創(chuàng)，具有極強(qiáng)的顯著性。申請人自2001年起就已在第25類服裝等商品上申請多個(gè)中文、英文、圖形的組合商標(biāo)，均被核準(zhǔn)注冊并一直使用至今。申請人與本案申請商標(biāo)類似的商標(biāo)均在駁回復(fù)審程序中被核準(zhǔn)注冊，申請商標(biāo)亦應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。申請人在復(fù)審程序中提交了申請人企業(yè)簡介；商標(biāo)檔案、商標(biāo)注冊清單、商標(biāo)注冊證；在先駁回復(fù)審決定書等證據(jù)。但是經(jīng)復(fù)審認(rèn)為，“曼哈頓”是公眾知曉的外國地名，申請商標(biāo)的顯著識(shí)別文字“蔓哈頓”與“曼哈頓”字型相近，申請商標(biāo)的注冊易造成消費(fèi)者對商品的產(chǎn)地等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)所規(guī)定的情形。此外，依據(jù)個(gè)案審查原則，其他商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊之情形與本案不同，亦不能作為本案申請商標(biāo)應(yīng)予獲準(zhǔn)注冊的當(dāng)然依據(jù)。
案例3：第G1483809號(hào)商標(biāo)“
”為馬德里國際商標(biāo)申請，于2019年08月22日提出中國領(lǐng)土延伸申請，但是因其中的“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名被駁回，其申請人先后提出駁回復(fù)審及行政訴訟，最終經(jīng)北京市高級人民法院審理，作出以下終審判決：訴爭商標(biāo)中包含的英文“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名，使用在指定復(fù)審商品或服務(wù)上，易使相關(guān)公眾對商品的功能效果及服務(wù)的來源等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)。商標(biāo)授權(quán)審查因各案事實(shí)情況不同可能結(jié)論各異，其他商標(biāo)的注冊情況不是訴爭商標(biāo)是否應(yīng)獲準(zhǔn)注冊的當(dāng)然依據(jù)。因此，原審法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)、第十條第二款所規(guī)定之情形并無不當(dāng)。
案例4：第47133129號(hào)商標(biāo)“
”由“萍鄉(xiāng)環(huán)球PINGXIANGGLOBAL”構(gòu)成，顯著識(shí)別部分為文字“萍鄉(xiāng)環(huán)球”。但是，“萍鄉(xiāng)”系江西省下轄地級市名稱。在被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回以后，其申請人雖然在復(fù)審及訴訟程序中提交了相關(guān)證據(jù)，但是不足以證明訴爭商標(biāo)具備超越了地名的第二含義，在此情形下，該商標(biāo)仍被北京市高級人民法院予以駁回。
由以上案例可以看出，地名商標(biāo)符合以下情形時(shí)，通常都會(huì)受到駁回。
1、商標(biāo)中由地名構(gòu)成或者包含地名，并且和申請人的地址不一致。
如前述案例1，商標(biāo)中“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，而其申請人的地址為“湖南省長沙市芙蓉區(qū)定王臺(tái)街道中山亭樂和城肯德基旁湘西姑娘泡菜店”，顯然和其地名所示地區(qū)不一致。又如案例3，商標(biāo)中“BOHEMIAN”的意思是“波西米亞”，是中歐的地名，現(xiàn)在位于捷克共和國的中西部，而其申請人來自英國，和該地名所示地區(qū)也不一致。而且，不只是和地名表示完全相同的，如果是構(gòu)成近似，容易使相關(guān)公眾聯(lián)想到地名，也會(huì)導(dǎo)致駁回。如案例2中的“蔓哈頓”與美國地名“曼哈頓”構(gòu)成近似。
2、商標(biāo)中包含地名同時(shí)也包含其他部分，雖然其中的地名和申請人的地址一致，但是商標(biāo)整體未形成其他固定含義，其中地名仍作為單獨(dú)的識(shí)別部分。
如前述案例4，商標(biāo)中除了地名“萍鄉(xiāng)”以外，還包含“環(huán)球”和“PINGXIANGGLOBAL”，但是“萍鄉(xiāng)”“環(huán)球”并非構(gòu)成了一個(gè)完整統(tǒng)一的含義，仍然可以被拆分出來作為單獨(dú)的部分被識(shí)別。再如，第48563116號(hào)商標(biāo)“ 
”和第51343845號(hào)商標(biāo)“
”等，均因未形成其他固定含義而被駁回。
但是，地名商標(biāo)也并非絕對不能獲得注冊，實(shí)踐中，也存在被核準(zhǔn)注冊的地名商標(biāo)。例如:
案例5：第4314063號(hào)商標(biāo)“ 
”早在2008年07月20日即獲得了注冊。但是在無效宣告程序中，中華人民共和國原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)(簡稱商標(biāo)評審委員會(huì))裁定該商標(biāo)的注冊構(gòu)成2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》(簡稱2001年商標(biāo)法)第十條第二款、第十條第一款第八項(xiàng)的規(guī)定，對其予以無效宣告。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為該商標(biāo)由外文“RHONE”及漢字“柔妮”組合而成，外文部分為“RHONE”，中國相關(guān)公眾對其進(jìn)行識(shí)別時(shí)多會(huì)將其翻譯成漢字予以認(rèn)知和記憶，且“柔妮”與“RHONE”并非形成唯一對應(yīng)中文翻譯。訴爭商標(biāo)將“柔妮”與“RHONE”匹配使用時(shí)，不易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為該商品來源于法國，在整體上含義可以與該地名相區(qū)分，故其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。經(jīng)過二審審理，北京市高級人民法院也認(rèn)為，訴爭商標(biāo)為“柔妮RHONE及圖”商標(biāo)，包含“RHONE”文字，中文“柔妮”更易于認(rèn)知和識(shí)記?！癛HONE”理解為“羅納河”亦僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不是2001年商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定的“外國地名”。
案例6：第16585539號(hào)商標(biāo)“
”于2015年03月27日即獲得注冊，雖然被他人提出無效宣告請求，但國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，訴爭商標(biāo)文字中的“大同”具有區(qū)別于地名“大同”的其他含義。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院也認(rèn)為訴爭商標(biāo)的申請注冊未違反2014年商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)、第二款的規(guī)定。經(jīng)過二審審理，北京市高級人民法院判決如下：訴爭商標(biāo)標(biāo)志由漢字“大同彈簧”構(gòu)成，其中，彈簧為商品名稱，顯著性較弱，結(jié)合訴爭商標(biāo)標(biāo)志整體構(gòu)成及其核定使用商品，“大同”為其顯著識(shí)別部分?！按笸彪m具有大同市的地名含義，但也具有中國古代思想，人類最終可達(dá)到的理想社會(huì)，代表著人類對未來社會(huì)的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時(shí)也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用，后兩種含義均強(qiáng)于大同市地名的含義。故訴爭商標(biāo)的申請注冊未違反2014年商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定。
案例7：第G1518161號(hào)商標(biāo)“ 
”為馬德里國際商標(biāo)申請，于2020年03月05日提出中國領(lǐng)土延伸申請，但被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以第十條第二款為由駁回。其申請人提出復(fù)審申請并認(rèn)為，申請商標(biāo)的整體含義為“東京馬拉松賽”，整體上具有區(qū)別于地名的其他含義，未違反《商標(biāo)法》第十條第二款的規(guī)定。但經(jīng)復(fù)審審查，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為訴爭商標(biāo)整體未形成強(qiáng)于地名的其他含義，構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第二款所指情形，不得作為商標(biāo)使用。經(jīng)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理，訴爭商標(biāo)“TOKYOMARATHON”可譯為“東京馬拉松”，雖然其中包含地名“東京”，但從整體上看，相關(guān)公眾會(huì)將訴爭商標(biāo)的含義理解為“在東京舉行的馬拉松賽事”，故應(yīng)認(rèn)定訴爭商標(biāo)屬于“包含地名，但訴爭商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。
由前述案例5、6、7比較可知，地名商標(biāo)若想獲得注冊，需要符合以下條件：
1、地名本身即具有其他含義。
如案例5中“RHONE”為“羅納河”的含義，僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不屬于“外國地名”。案例6中“大同”除了山西省大同市的地名含義，也具有中國古代思想，人類最終可達(dá)到的理想社會(huì)，代表著人類對未來社會(huì)的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時(shí)也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用。
2、商標(biāo)由地名和其他文字構(gòu)成而在整體上具有其他含義。
如案例7中“TOKYOMARATHON”整體為“東京馬拉松”的比賽名稱，形成了一個(gè)統(tǒng)一不可分的整體含義，因此，被認(rèn)定屬于“包含地名，但訴爭商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。
此外，在最新的《商標(biāo)審查及審理指南》中，還列舉了以下的“除外情形”：
3、商標(biāo)由兩個(gè)或者兩個(gè)以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地等特點(diǎn)誤認(rèn)的。
例如： 
（指定商品：肥料）
4、商標(biāo)由省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式構(gòu)成，不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的。
例如：
（指定商品：傳動(dòng)裝置（機(jī)器））
5、商標(biāo)由組成地名的文字和其他文字構(gòu)成，整體構(gòu)成有別于地名，不易使消費(fèi)者聯(lián)想到地名，亦不易導(dǎo)致產(chǎn)地誤認(rèn)的。
例如：
（整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）
6、商標(biāo)由公眾知曉的外國地名和其他文字構(gòu)成,整體具有其他含義且使用在其指定商品上不會(huì)使公眾對商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的除外。
例如：
（整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）
7、商標(biāo)所含地名與其他具備顯著特征的要素相互獨(dú)立，地名僅起真實(shí)表示申請人所在地作用的除外。
例如：
8、地名是集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的一部分。
例如：
（地理標(biāo)志證明商標(biāo)）
綜上，地名商標(biāo)在進(jìn)行注冊申請時(shí)，通常會(huì)依據(jù)《商標(biāo)法》第十條第二款或者《商標(biāo)法》第十條第一款第（7）項(xiàng)被駁回。但是，地名商標(biāo)也并非絕對不能獲得注冊。筆者認(rèn)為，如果不是集體商標(biāo)或證明商標(biāo)，作為普通商標(biāo)進(jìn)行注冊時(shí)，首先還是應(yīng)該合理規(guī)避地名的表示。畢竟即便商標(biāo)整體獲得注冊，今后在商標(biāo)權(quán)的行使過程中，也不能禁止他人關(guān)于地名的規(guī)范使用。而如果商標(biāo)中有必要包含地名，無論是哪種除外情形，其根本的考量因素均是“是否會(huì)使公眾對商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)”。為了能成功注冊，商標(biāo)中的地名表示應(yīng)和自己的地址所處的地區(qū)保持一致，或者商標(biāo)整體應(yīng)該能產(chǎn)生統(tǒng)一的區(qū)別于地名的其他含義。