文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 隋丹丹
美國的專利申請制度有很多獨到之處，其中與其他國家的一個明顯區(qū)別是持續(xù)申請制度。在美國，遞交一件專利申請（非臨時申請）之后，只要該申請沒有完結(jié)（被放棄或被授權(quán)），申請人就可以以其作為母案遞交持續(xù)申請，該持續(xù)申請享有母案的優(yōu)先權(quán)，并且可包含新的權(quán)利要求?？梢姡掷m(xù)申請使得一件專利申請變得更加復(fù)雜，并且使其存在很多不確定性。常見的持續(xù)申請類型包括分案申請（Divisional Application）、繼續(xù)申請（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）。
一、分案申請（Divisional Application）
根據(jù)美國專利法35 U.S.C.121的規(guī)定：
If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application......
35 U.S.C.121規(guī)定了，如果審查員認為一個申請中包含兩個或更多個獨立或有顯著區(qū)別的發(fā)明，審查員可以要求該申請限制到其中一個發(fā)明，其余發(fā)明主題可作為分案申請遞交。其中獨立區(qū)別是指要求保護的兩個或更多個發(fā)明之間沒有關(guān)聯(lián)，顯著區(qū)別分別是指如果兩個發(fā)明在設(shè)計、操作和效果中的至少一者上沒有關(guān)聯(lián)，并且至少一個發(fā)明相對于其它發(fā)明具備可專利性，則可以認為這兩個發(fā)明有顯著區(qū)別。
實踐中，通常是在母案申請被發(fā)出限制性要求（Restriction Requirement，R-R）的情況下，提交分案申請。如果審查員認為一個申請中包含了超過一項發(fā)明，那么就會發(fā)出R-R，要求申請人選擇其中一個發(fā)明，從而迫使申請人提交一個或多個分案申請，使沒有被選擇的技術(shù)方案得以繼續(xù)。
此外，根據(jù)美國專利法35 U.S.C. 121的規(guī)定：
A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application.
35 U.S.C.121禁止基于母案申請的權(quán)利要求對分案申請的權(quán)利要求發(fā)出重復(fù)授權(quán)的駁回，這是分案申請與繼續(xù)申請之間最主要的區(qū)別，也是分案申請相對于繼續(xù)申請和部分繼續(xù)申請的優(yōu)勢。當(dāng)然，繼續(xù)申請中發(fā)出的重復(fù)授權(quán)駁回可以通過提交期末放棄（Terminal Disclaimer）克服。
提交期末放棄會產(chǎn)生一些負面后果，一方面，繼續(xù)申請可能會因為專利期限調(diào)整而有期限延長，但是提交期末放棄相當(dāng)于放棄了這種期限延長，從而使得繼續(xù)申請與母案同時到期。另一方面，對于提交期末放棄并最終獲得授權(quán)的繼續(xù)申請，只有在該繼續(xù)申請及其母案的專利權(quán)為共同所有的情況下，該專利權(quán)才可實施，這個要求極大限制了申請人對兩個專利單獨實施的權(quán)利。
需要注意的是，如果母案申請中的限制性要求被撤回，那么已經(jīng)提交的分案申請將喪失其分案狀態(tài)并且應(yīng)被變更為繼續(xù)申請。限制性要求在以下幾種情況下可能被撤回：一種情況是，在母案的審查過程中，如果審查員認為他可以在沒有負擔(dān)的情況下對全部技術(shù)方案進行審查，那么審查員可以主動撤回限制性要求；另一種情況是，母案權(quán)利要求在審查過程中，申請人通過修改權(quán)利要求，使得R-R中已被withdrawn的權(quán)利要求與其他權(quán)利要求具有了共同技術(shù)特征，那么已被withdrawn的權(quán)利要求被批準(zhǔn)重新加入，因此母案申請中的限制性要求被撤回。
分案申請的說明書不可以超出母案的公開范圍，分案申請的權(quán)利要求書可以是母案原權(quán)利要求中記載的權(quán)利要求，也可以是基于說明書的記載新增的權(quán)利要求。
分案申請的申請日與母案相同。除個別專利期限調(diào)整的情況下分案的保護期可能超過母案，大部分情況下，分案申請與母案專利保護期與母案相同。
分案申請的發(fā)明人與母案相同或為母案發(fā)明人的一部分。
二、繼續(xù)申請（Continuation Application）
根據(jù)美國專利法MPEP 201.07的規(guī)定：
A continuation is a second application for the same invention claimed in a prior nonprovisional application and filed before the original prior application becomes abandoned or patented. The applicant in the continuation application must include at least one inventor named in the prior nonprovisional application. The disclosure presented in the continuation must be the same as that of the original application; i.e., the continuation should not include anything which would constitute new matter if inserted in the original application.
繼續(xù)申請是基于母案中公開的一項或多項發(fā)明的申請。申請人可以基于母案提交繼續(xù)申請，也可以基于第一項繼續(xù)申請?zhí)峤贿M一步的繼續(xù)申請，基于同一個母案提出的所有繼續(xù)申請中只要有一個申請沒有完結(jié)，申請人就可以提交進一步的繼續(xù)申請。
繼續(xù)申請的說明書不可以超出母案的公開范圍，繼續(xù)申請的權(quán)利要求書可以與母案重疊，也可以是僅在說明書中公開的技術(shù)方案。
與分案申請相同，繼續(xù)申請的申請日與母案相同，專利保護期也與母案相同。
與分案申請相同，繼續(xù)申請的發(fā)明人與母案相同或為母案發(fā)明人的一部分。
在實踐中，通常在以下幾種情況下，提交繼續(xù)申請：
（1）尋求更寬的保護范圍。
?。?）將沒有在原始申請范圍內(nèi)的經(jīng)過申請人改進后的產(chǎn)品或競爭對手的產(chǎn)品通過繼續(xù)申請的方式納入保護范圍內(nèi)。
（3）為了爭取更多答復(fù)審查意見的時間，使相關(guān)技術(shù)方案處于復(fù)雜不確定的狀態(tài)。
需要注意的是，如果被駁回的權(quán)利要求以同樣的形式（不修改）出現(xiàn)在繼續(xù)申請中，繼續(xù)申請的審查員可能直接發(fā)出最終審查意見。因此，為了避免審查員直接發(fā)出最終審查意見，如果想要將母案中被駁回的權(quán)利要求不做修改保留在繼續(xù)申請中，最好是在繼續(xù)申請中加入母案中沒有的新的權(quán)利要求。
三、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）
根據(jù)美國專利法MPEP 201.08的規(guī)定：
A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm’r Pat. 1930)).
與繼續(xù)申請或者分案申請不同，部分繼續(xù)申請可以在母案的基礎(chǔ)上增加母案中沒有出現(xiàn)的內(nèi)容。因此，部分繼續(xù)申請的權(quán)利要求可以增加母案中沒有公開的技術(shù)方案。
對于部分繼續(xù)申請的申請日，新增的技術(shù)方案與母案申請日不同，部分繼續(xù)申請的專利保護期與母案相同。
部分繼續(xù)申請的發(fā)明人是母案發(fā)明人的一部分或全部，也可以包含新的發(fā)明人，但是部分繼續(xù)申請需要與母案有至少一個共同發(fā)明人。
在實踐中，通常在以下幾種情況下，提交繼續(xù)申請：
?。?）為了修復(fù)母案公開文本中的缺陷。
?。?）通過加入新的內(nèi)容來克服駁回。
?。?）為了公開和保護與母案密切相關(guān)的改進。
由于部分繼續(xù)申請中新增的技術(shù)方案是以提交日為申請日，部分繼續(xù)申請如果是在母案公開一年之后提交，那么母案就會成為部分繼續(xù)申請中新增技術(shù)方案的現(xiàn)有技術(shù)，可用來評述部分繼續(xù)申請中新增技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
中國
在中國實踐中，只要原申請未完結(jié)，就可提出分案申請。此外，在收到原申請授予專利權(quán)通知書之日起2個月內(nèi)、在收到駁回決定之日起3個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可提出分案申請。在提出復(fù)審請求之后以及對復(fù)審決定不服提起訴訟期間，也可以提出分案申請。
中國分案申請與美國分案申請的不同之處在于，申請人既可以主動提出分案申請，也可以根據(jù)審查員提出的單一性缺陷審查意見被動提出分案申請。中國分案申請不能超出母案公開的內(nèi)容。
一般情況下，當(dāng)前中國的分案申請大致相當(dāng)于美國的分案申請和繼續(xù)申請，中國沒有與美國部分繼續(xù)申請相對應(yīng)的規(guī)定。
需要注意的是，在中國專利制度中，如果母案已經(jīng)完結(jié)（被放棄或被授權(quán)），基于分案申請的進一步分案只有在收到單一性有關(guān)的審查意見通知書的情況下才被接受。也就是說，中國專利的主動分案不適用于基于分案申請的進一步分案。
歐洲
根據(jù)歐洲專利法的規(guī)定，如果一件申請包含了超過一個發(fā)明點，申請人通常需要以分案的形式對超出的部分加以保護，分案可以享受與母案相同的申請日和優(yōu)先權(quán)。
2014年4月1日之后，EPO廢除了有關(guān)提交歐洲專利申請分案期限的條款。新規(guī)中，對于任何未授權(quán)的歐洲專利申請，都可以提出分案申請。具體而言，在申請進行中、授權(quán)日前以及在先歐洲申請被駁回、在上訴期內(nèi)，都可以提交分案申請。歐洲分案申請僅可以針對母案的主題提出，其權(quán)利要求的范圍不能超出所提交的母案申請的內(nèi)容。
歐洲分案申請的提出可以基于母案申請，也可以是基于已有的分案申請進一步分案。
日本
根據(jù)日本專利法的規(guī)定，如果一件申請中包含兩件或兩件以上發(fā)明，申請人可以提交分案申請。日本的分案申請必須在母案的權(quán)利要求范圍內(nèi)提出。
日本分案提出的時間大致有以下三種情況：
?。?）可以對說明書、權(quán)利要求書或者附圖進行修改的時機或期間內(nèi)。
?。?）收到授權(quán)通知之日起30日之內(nèi)。
（3）收到駁回決定之日起3個月內(nèi)。
需要注意的是，（2）中的授權(quán)通知僅限于駁回不服請求復(fù)審前的授予專利權(quán)的決定。因此，在前置審查的結(jié)果的授權(quán)決定或者撤銷駁回決定的復(fù)審決定之后的授權(quán)決定時，不會給予分案申請的機會。
在日本實踐中，在不服駁回決定請求復(fù)審的時候，可能就是能夠分案的最后時機。因為在請求復(fù)審后很有可能會直接發(fā)復(fù)審決定，這一點與中國不同，中國在復(fù)審之后會發(fā)復(fù)審?fù)ㄖ獣Ｒ虼?，我們在請求?fù)審的同時就需要考慮是否要進行分案。
日本分案申請的提出可以基于母案申請，也可以是基于已有的分案申請進一步分案。與中國不同的是，在日本實踐中，在母案已被授權(quán)的情況下，只要其分案申請未完結(jié)，則無論母案申請?zhí)幱诤畏N狀態(tài)都可進行進一步分案申請。
加拿大
根據(jù)加拿大專利法第36（2）規(guī)定，如果專利申請包含了多個發(fā)明，則申請人可以將屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的權(quán)利要求保留，其他發(fā)明點提出分案申請。加拿大的分案申請分為強制性分案申請和自愿分案申請。申請人可針對所公開的任何發(fā)明點提交分案申請，也就是說，加拿大的分案申請可以是母案權(quán)利要求中沒有、僅在說明書中公開的技術(shù)方案。
需要注意的是，如果審查員認為自愿分案申請中的權(quán)利要求主題與母案申請沒有明顯區(qū)別，審查員就會以重復(fù)授權(quán)為由駁回分案申請，但是加拿大沒有諸如美國的期末放棄機制，因此原始母案申請中最好包括盡量多的想要保護的權(quán)利要求，通過審查員發(fā)出單一性意見來提交分案申請，這樣就避免了重復(fù)授權(quán)反對意見。
限于篇幅，以上只簡單列舉了幾個國家的持續(xù)申請制度。在實務(wù)中，基于母案申請?zhí)峤缓畏N持續(xù)申請、在何時遞交，申請人可以結(jié)合不同國家地區(qū)的法律法規(guī)、結(jié)合實際需要進行合理布局，充分利用專利制度，加強對自己的專利保護。
參考文獻：
【1】《美國專利申請撰寫及審查處理策略》