文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴(yán)雨蒙
【系列導(dǎo)讀語】
2021年11月，中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對(duì)該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對(duì)比，讓中國企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)制度。
在商標(biāo)的實(shí)際申請(qǐng)中，所涉及的商標(biāo)構(gòu)成要素往往較為寬泛，除常見的文字、圖形及其組合外，還包括較為特殊的商號(hào)、商業(yè)外觀、顏色、聲音、氣味等等?！睹绹虡?biāo)審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第1202條規(guī)定了此類特殊要素的可注冊(cè)性審查標(biāo)準(zhǔn)及駁回救濟(jì)。本文將圍繞第1202條，對(duì)部分特殊要素進(jìn)行介紹和解讀，希望能幫助國內(nèi)申請(qǐng)人初步了解特殊要素在美國的可注冊(cè)性，并更加全面細(xì)致的了解美國商標(biāo)審查原則和審理體系。
一、商標(biāo)要素可注冊(cè)性的審查原則——商標(biāo)性使用
無論商標(biāo)由何種要素構(gòu)成，只有在其被申請(qǐng)人用于識(shí)別商品和服務(wù)來源，即構(gòu)成商標(biāo)性使用時(shí)才會(huì)被核準(zhǔn)注冊(cè)，否則，審查員會(huì)基于該商標(biāo)不具備區(qū)分商品和服務(wù)來源的商標(biāo)性功能（failure to function）而對(duì)該申請(qǐng)下發(fā)駁回。需注意的是，僅在標(biāo)識(shí)旁附加“TM”或“SM”標(biāo)記不足以使其構(gòu)成商標(biāo)性使用，仍需結(jié)合其實(shí)際使用中的功能判斷。
在以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的申請(qǐng)中，審查員會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人提交的使用證據(jù)和其他體現(xiàn)該商標(biāo)在市場上使用方式的證據(jù)來判斷是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。在以意圖使用、基礎(chǔ)國在先注冊(cè)或在先申請(qǐng)為基礎(chǔ)提交的申請(qǐng)中，申請(qǐng)人無需提交使用證據(jù)，但審查員仍可以根據(jù)商標(biāo)圖樣和商標(biāo)描述，初步判斷該商標(biāo)使用在市場中是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，從而下發(fā)前述“無商標(biāo)性功能（failure to function）”駁回。
二、特殊要素的審查標(biāo)準(zhǔn)
1.商號(hào)
商號(hào)是廠商字號(hào)或商業(yè)名稱。美國商標(biāo)法從功能和作用上對(duì)“商號(hào)”和“商標(biāo)”作出了區(qū)分，商號(hào)被用于區(qū)分不同的企業(yè)，而商標(biāo)被用于區(qū)分不同的商品/服務(wù)。一般而言一個(gè)企業(yè)只會(huì)使用一個(gè)商號(hào)，但可以在不同的商品/服務(wù)上注冊(cè)和使用不同的商標(biāo)。商號(hào)有時(shí)會(huì)被企業(yè)作為商標(biāo)使用。
根據(jù)《審查指南》第1202.01條，申請(qǐng)人若想將商號(hào)或包含商號(hào)的標(biāo)識(shí)注冊(cè)為商標(biāo)，該標(biāo)識(shí)必須同時(shí)發(fā)揮商號(hào)和商標(biāo)的功能。若審查員認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)在功能上僅是一個(gè)商號(hào)，而不構(gòu)成商標(biāo)性使用，則該商標(biāo)在主簿和副簿上都無法獲得注冊(cè)。
在判斷一個(gè)商號(hào)或包含商號(hào)的標(biāo)識(shí)是否在市場中構(gòu)成商標(biāo)性使用時(shí)，審查員會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人提交的使用證據(jù)等材料，綜合考慮該標(biāo)識(shí)的使用方式、對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生的影響、標(biāo)識(shí)中商號(hào)顯示的位置、字體、字號(hào)、設(shè)計(jì)及是否與企業(yè)地址的顯示方式一致等因素。例如，甲有限公司為一家經(jīng)營家用日化產(chǎn)品的企業(yè)，消費(fèi)者從其網(wǎng)上旗艦店中購買的洗發(fā)水正面用醒目設(shè)計(jì)字體顯示“甲”字樣，此時(shí)甲有限公司的商號(hào)同時(shí)構(gòu)成商標(biāo)性使用，而附帶的售后說明卡片上顯示“若商品有質(zhì)量問題，請(qǐng)申請(qǐng)退款并按以下地址將商品退回甲有限公司，地址：丙省丁市戊路100號(hào)”，此時(shí)，該公司商號(hào)并沒有發(fā)揮商標(biāo)性功能。
由于判斷時(shí)需重點(diǎn)參考使用證據(jù)，在以意圖使用為基礎(chǔ)提交的申請(qǐng)中，如遇商標(biāo)“僅作為商號(hào)使用”的駁回（refusal of matter used solely as a trade name），通常在商標(biāo)已過公告期，申請(qǐng)人遞交使用聲明和使用證據(jù)后下發(fā)。
2.顏色、背景設(shè)計(jì)和形狀、重復(fù)圖案商標(biāo)
與其他構(gòu)成要素一樣，只有當(dāng)顏色、背景設(shè)計(jì)和形狀、重復(fù)圖案本身具有足夠的顯著性，能給消費(fèi)者帶來單獨(dú)的商業(yè)印象時(shí)，才被允許作為商標(biāo)注冊(cè)。審查員會(huì)審查這些要素在市場中是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，以及消費(fèi)者是否會(huì)依靠這些要素來識(shí)別對(duì)應(yīng)的商品/服務(wù)。若不能，審查員則會(huì)下發(fā)前述“無商標(biāo)性功能（failure to function）”駁回。被依此理由駁回的商標(biāo)，則在主副簿均不被允許注冊(cè)，也無法通過提交證據(jù)證明商標(biāo)通過使用獲得顯著性。
即使上述要素未被基于上述“無商標(biāo)性功能（failure to function）”駁回，除特殊情形外，審查員通常也會(huì)認(rèn)定僅由這些要素構(gòu)成的標(biāo)識(shí)不具備固有顯著性（inherent distinctiveness）并下發(fā)缺顯（non-distinctive）駁回，后續(xù)申請(qǐng)人需要在復(fù)審中提交大量使用證據(jù)來證明該標(biāo)識(shí)已通過在商業(yè)中的長期連續(xù)使用獲得了顯著性（acquired distinctiveness），從而爭取注冊(cè)。
顏色：根據(jù)《審查指南》第1202.05條，顏色商標(biāo)指僅由一種或多種顏色構(gòu)成的商標(biāo)。如前所述，原則上顏色作為商標(biāo)使用時(shí)沒有固有顯著性，但美國法院在In re Forney Industries，Inc.案中例外表示，多色商標(biāo)被用在產(chǎn)品包裝上時(shí)是可能具有固有顯著性的。此外，在相關(guān)商品上發(fā)揮特定功能的顏色無法注冊(cè)為商標(biāo)，如黃色應(yīng)用在交通安全用品上時(shí)起警示作用。
背景設(shè)計(jì)和形狀：根據(jù)《審查指南》第1202.11條，當(dāng)申請(qǐng)人希望將某個(gè)背景設(shè)計(jì)注冊(cè)為單獨(dú)的商標(biāo)而遇缺顯駁回，并在復(fù)審中提交使用證據(jù)以嘗試爭辯時(shí)，審查員會(huì)仔細(xì)審查申請(qǐng)人提交的證據(jù)是否足以說明申請(qǐng)人已對(duì)該背景設(shè)計(jì)連續(xù)獨(dú)占使用長達(dá)五年以上，從而使該背景設(shè)計(jì)獲得了顯著性。審查員認(rèn)為證據(jù)不足的，則會(huì)進(jìn)一步下發(fā)駁回，后續(xù)申請(qǐng)人可提交補(bǔ)充證據(jù)來嘗試克服。
重復(fù)圖案標(biāo)識(shí)：根據(jù)《審查指南》第1202.19條，重復(fù)圖案標(biāo)識(shí)是由單一的重復(fù)元素，或圖案、數(shù)字、字母和其他字符的重復(fù)組合形成的圖案，如下圖左：
重復(fù)圖案標(biāo)識(shí)通常顯示在商品表面、產(chǎn)品包裝或廣告材料上（如上方右圖），常見于服裝和時(shí)尚配件、家具、床上用品、餐具等行業(yè)，也被注冊(cè)于零售和旅行社等服務(wù)業(yè)。獨(dú)特的重復(fù)圖案被用在特定商品或服務(wù)上時(shí)可能具備固有顯著性。
需要注意的是，在申請(qǐng)重復(fù)圖案商標(biāo)時(shí), 通常需要在提交標(biāo)樣中顯示圖案使用的特定位置的設(shè)計(jì)圖樣，一方面標(biāo)樣與使用證據(jù)所顯示的重復(fù)圖案需保持一致，另一方面，指定的商品/服務(wù)必須能夠以標(biāo)樣中所示方式使用該重復(fù)圖案，例如下圖，申請(qǐng)人提交的標(biāo)樣顯示重復(fù)圖案被用在鞋舌，然而申請(qǐng)的商品如非鞋子而是T恤，則審查員會(huì)基于商標(biāo)與其指定的“商品或服務(wù)（的性質(zhì)）不一致（inconsistent goods or services）”而下發(fā)駁回。
3.出版物章節(jié)和欄目標(biāo)記、單一作品名稱、作者和表演者姓名、角色姓名和設(shè)計(jì)
《審查指南》第1202.07條至第1202.10條規(guī)定了作品、出版物、作者和角色相關(guān)的商標(biāo)構(gòu)成要素，此類要素很難被注冊(cè)為商標(biāo)，因?yàn)橄M(fèi)者通常只用它們來區(qū)分不同的作品和作者，而不會(huì)用它們來區(qū)分不同的商品/服務(wù)“來源”，即印刷商、出版商和書商等，除非申請(qǐng)人有充足的證據(jù)證明這些要素能夠識(shí)別對(duì)應(yīng)來源。
《審查指南》第1202.08條規(guī)定，當(dāng)作者或表演者姓名被用在系列作品中，且申請(qǐng)人能證明該姓名不僅能識(shí)別作者或表演者，也能識(shí)別相關(guān)商品/服務(wù)的來源，則該姓名可以獲得主簿注冊(cè)。例如，Cleo Virginia Andrews是一位逝于1986年的美國小說家，2005年，出版商VANDA PRODUCTIONS, LLC將她的筆名“V.C. Andrews”注冊(cè)為了商標(biāo)，并將代筆者撰寫的系列小說以“V.C. Andrews”的名義出版。在消費(fèi)者眼中，該商標(biāo)既能識(shí)別已逝的小說家本人，也能識(shí)別出版商，因此該商標(biāo)可獲主簿注冊(cè)。若作者或表演者姓名僅滿足前述條件之一，則只能獲得副簿注冊(cè)。
4.話題標(biāo)簽
話題標(biāo)簽系社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的產(chǎn)物，由以“#”符號(hào)為前綴的詞匯或短語組成（例如，#北京美食）。話題標(biāo)簽經(jīng)常在社交網(wǎng)絡(luò)上被用來搜索特定的關(guān)鍵詞和熱點(diǎn)?！秾彶橹改稀返?202.18條規(guī)定，當(dāng)申請(qǐng)商標(biāo)包含“#”符號(hào)或“Hashtag（標(biāo)簽）”一詞時(shí)，審查員會(huì)綜合考慮商標(biāo)的整體使用環(huán)境、“#”符號(hào)在商標(biāo)中的位置、指定商品和服務(wù)等因素來判斷申請(qǐng)商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。若該商標(biāo)成功注冊(cè)，申請(qǐng)人通常需要放棄對(duì)“#”符號(hào)或“Hashtag（標(biāo)簽）”一詞的專用權(quán)。例如，“#媽媽說”商標(biāo)若獲準(zhǔn)注冊(cè)，申請(qǐng)人很可能被官方要求放棄對(duì)商標(biāo)中“#”符號(hào)的專用權(quán)。
除上述要素外，《審查指南》第1202條的內(nèi)容還涉及商業(yè)外觀、裝飾、信息、種子和植株的品種名稱、氣味、全息圖影、聲音、型號(hào)或級(jí)別、通用符號(hào)等多個(gè)特殊要素的可注冊(cè)性介紹。
三、駁回理由之“僅作為裝飾”和“僅傳遞信息”
對(duì)于前述特殊要素商標(biāo)的可注冊(cè)性審查，除上述提及的“無商標(biāo)性功能”和“缺乏固有顯著性”駁回理由外，當(dāng)美國審查員認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)可能適用更加具體的駁回理由，如僅作為裝飾或僅傳遞信息時(shí)，還可能會(huì)基于“僅作為裝飾（merely ornamental）”或“僅傳遞信息（merely informational）”兩個(gè)理由下發(fā)駁回，《審查指南》第1202條中亦介紹了這兩個(gè)理由的審查標(biāo)準(zhǔn)和駁回救濟(jì)方式。
1.“僅作為裝飾（merely ornamental）”
《審查指南》第1202.03條規(guī)定，如某個(gè)要素僅作為商品的裝飾性特征存在，而無法識(shí)別和區(qū)分商品來源的要素，則不滿足商標(biāo)性使用標(biāo)準(zhǔn)，不能準(zhǔn)予注冊(cè)。相反，若某個(gè)要素在功能上可以用來識(shí)別商品來源，即使它附帶有裝飾功能，也能被注冊(cè)為商標(biāo)。
按可注冊(cè)性的由強(qiáng)到弱，可將裝飾性要素分為以下四類：
?。?）作為“第二來源（secondary source）”標(biāo)識(shí)的裝飾性要素：可獲得主簿注冊(cè)。例如，T恤上的“紐約大學(xué)”字樣，使得消費(fèi)者即使并不是在紐約大學(xué)商店里直接購得的T恤，也能理解該T恤的來源和紐約大學(xué)之間有贊助或授權(quán)關(guān)系，因此“紐約大學(xué)”可以向消費(fèi)者傳達(dá)該T恤的生產(chǎn)者以外的“第二來源”。
?。?）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標(biāo)識(shí)的裝飾性要素：若申請(qǐng)人能證明該要素已通過使用在相關(guān)商品上獲得了顯著性，則可獲得主簿注冊(cè)。
?。?）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標(biāo)識(shí)，也沒有獲得顯著性的裝飾性要素：若該要素能發(fā)揮一定的商標(biāo)性功能，則可以獲得副簿注冊(cè)。
（4）僅作為裝飾而不具備任何商標(biāo)性功能的要素：在主簿或副簿上都無法獲得注冊(cè)。
2.“僅傳遞信息（merely informational）”
《審查指南》第1202.04條規(guī)定，僅傳遞信息的內(nèi)容不能被注冊(cè)為商標(biāo)，因?yàn)橄M(fèi)者不會(huì)依靠這些內(nèi)容來區(qū)分申請(qǐng)人的商品/服務(wù)和其他競爭者的商品/服務(wù)。
當(dāng)申請(qǐng)商標(biāo)包含下列內(nèi)容時(shí)，可能會(huì)被判斷為“僅傳遞信息”而下發(fā)駁回：
?。?）僅傳達(dá)了有關(guān)商品或服務(wù)的一般信息，如食品包裝上的“有機(jī)”字樣；
?。?）廣告或相關(guān)行業(yè)中常見的短語或信息，或者消費(fèi)者習(xí)慣于在日常生活中看到的內(nèi)容，如紙巾產(chǎn)品上的“濕水強(qiáng)韌”，零售商店里的“全場五折”；
?。?）對(duì)宗教文本的直接引用，用來表達(dá)對(duì)宗教文本所傳達(dá)理想的歸屬、支持或贊同，如“上帝與我們同在”。
判斷申請(qǐng)商標(biāo)是否“僅傳遞信息”的關(guān)鍵因素是在相關(guān)消費(fèi)者眼中，該商標(biāo)是否指向商品或服務(wù)的唯一來源。消費(fèi)者越是習(xí)慣于看到一個(gè)術(shù)語或短語在特定商品/服務(wù)上被普遍使用，越不會(huì)認(rèn)為該術(shù)語或短語指向唯一來源。例如，當(dāng)消費(fèi)者習(xí)慣了看到各個(gè)飲料廠商都在其飲料產(chǎn)品上使用“低糖低卡”字樣，便不會(huì)認(rèn)為標(biāo)示“低糖低卡”的飲料都出自同一品牌。
審查員下發(fā)“僅傳遞信息”的駁回時(shí)，會(huì)在駁回通知中附上明確的證據(jù)以說明該商標(biāo)在申請(qǐng)人指定的商品和服務(wù)上被申請(qǐng)人的競爭者們廣泛、普遍使用，而申請(qǐng)人亦有機(jī)會(huì)在復(fù)審中反向舉證說明該商標(biāo)在消費(fèi)者眼中僅指向申請(qǐng)人自身。雙方證據(jù)數(shù)量和證明力的對(duì)比決定了申請(qǐng)人能否成功克服這一駁回理由。需要注意的是，若審查員基于“僅傳遞信息”下發(fā)駁回，申請(qǐng)人無法通過聲明長時(shí)間使用、展示銷售額和廣告投入，以主張已通過使用獲得顯著性；或替換原申請(qǐng)中的使用證據(jù)以試圖證明商標(biāo)的使用形式非“僅傳遞信息”等方式來克服該駁回，也無法轉(zhuǎn)為副簿注冊(cè)。
四、結(jié)語
綜上所述，《美國商標(biāo)審查指南》第1202條規(guī)定了十八種商標(biāo)特殊要素的可注冊(cè)性和審查標(biāo)準(zhǔn)，而在國內(nèi)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》僅在下編第七章“顏色組合商標(biāo)”、第八章“聲音商標(biāo)”對(duì)兩種常見特殊要素的審查審理作出了解讀，其他特殊要素則被歸納在常見要素相關(guān)篇目下作為“特殊情形”進(jìn)行了概括性的總結(jié)。相對(duì)而言，《美國商標(biāo)審查指南》對(duì)特殊要素的歸納更為系統(tǒng)和全面，對(duì)國內(nèi)想要了解特殊要素可注冊(cè)性的申請(qǐng)人亦有一定參考價(jià)值。相關(guān)申請(qǐng)人如有需求，也可在專業(yè)律師的指導(dǎo)下，依據(jù)中美兩國審查指南，綜合分析申請(qǐng)商標(biāo)所含要素在兩國的可注冊(cè)性，來評(píng)估申請(qǐng)商標(biāo)在兩國順利注冊(cè)的成功把握。