文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋天凱
專利法第二十六條三款（以下簡稱26.3）主要是對說明書的規(guī)定，具體為：說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。 在我國早期的專利審查業(yè)務中，26.3的出現(xiàn)頻率較低，審查員以及代理師所爭辯的主要條款集中在專利法第二十二條所規(guī)定的專利三性。但是，隨著我國專利業(yè)務的不斷擴大，專利申請量的不斷增加，有關(guān)26.3的審查意見愈發(fā)增多，尤其是在實用新型專利的審查意見中，各種各樣不同形式的26.3噴涌而出，儼然已成為實用新型專利駁回的一大利器，讓無數(shù)代理師為之惆悵。 以下筆者將結(jié)合自身的一些經(jīng)驗，對常見的26.3的審查意見進行匯總，并探討如何進行處理。
1、方案描述錯誤
除審查意見理解錯誤的情形外，“方案描述錯誤”的26.3往往會構(gòu)成實質(zhì)性的缺陷，具體表現(xiàn)為說明書所記載的技術(shù)方案和所要實現(xiàn)的技術(shù)效果相矛盾，或者根本無法取得該技術(shù)效果，導致方案無法實現(xiàn)。
示例性的，如圖1所示，下端鉸接的擺動桿可以驅(qū)使移動桿按照箭頭方向進行運動；這種方案中，擺動桿上端部為驅(qū)動部，但是，該上端部的擺動路徑為弧線型，該上端部在驅(qū)使移動桿進行直線位移時，擺動桿必然不能夠和移動桿進行固定連接。如果權(quán)利要求書乃至說明書中描述均為“擺動桿和移動桿固定連接”，則必然無法實現(xiàn)移動桿沿箭頭方向進行直線位移的技術(shù)效果，也就必然不能夠符合26.3的規(guī)定。
圖1
針對上述的問題，如果說明書附圖足夠清晰，尚可依據(jù)說明書附圖對權(quán)利要求以及說明書中的文字內(nèi)容進行修改，以修正撰寫之際所存在的失誤。
如果說明書附圖也不夠清晰，則無法對該部分內(nèi)容進行彌補性的解釋。此時，如果包括該部分內(nèi)容的權(quán)利要求為從屬權(quán)利要求，可以對該從屬權(quán)利要求進行刪除；但如果包含該部分內(nèi)容的權(quán)利要求為獨立權(quán)利要求，則基本無爭辯的可能性，此時，若申請文件為實用新型專利，還可以考慮撤回重新申報，以彌補上述缺陷，但若申請文件為發(fā)明專利且已經(jīng)公開，則基本沒有補救的可能性。
還存在的一種情形是“方案描述錯誤”的部分僅出現(xiàn)在說明書中，并未出現(xiàn)在權(quán)利要求中，此時，可以將該部分內(nèi)容直接從說明書中進行刪除。
TIPS：申請文件的撰寫需要認真，避免出現(xiàn)前后矛盾、技術(shù)手段無法實現(xiàn)技術(shù)效果等問題；并且，在不貢獻的前提下，多提供附圖也是較為有利的，從說明書附圖中可以明確且毫無疑義所確定的內(nèi)容也可以在恰當?shù)臅r機補入申請文件之中，以彌補申請文件在各方面的缺失，甚至是創(chuàng)造性方面的缺失。
2、公開不充分
公開不充分屬于26.3的常見問題，具體表現(xiàn)為權(quán)利要求給出了相對較大的范圍，而說明書則僅是記載了一種或者幾種的實施方式，并不足以支撐權(quán)利要求所限定的范圍。
對此，常見的處理方式為合并權(quán)項或者合并說明書的內(nèi)容，以克服公開不充分的問題。如果不采用合并的方案，則需要通過舉證來論述說明書中未公開的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。
示例性的，權(quán)利要求中記載了A和B連接，然而說明書中僅記載了A和B相卡接的方案，是否可以采用其他的連接方式則未有明確記載。此時，可以將卡接的方案并入權(quán)利要求，或者，也可以通過舉證的方式來證明A和B之間還能夠采用其他的連接方式，且這些連接方式均為常規(guī)的連接方式。
需要注意的是，舉證的內(nèi)容如果是非專利文獻，還需要對證據(jù)的真實性和公開性等進行證明，必要時還需要提供原件。
TIPS：對于權(quán)利要求的上位描述是所有代理師和申請人的共同追求，但是，在上位描述的同時，一定要在說明書中給出足夠的實施例予以支撐，以避免頭重腳輕的問題。
3、技術(shù)手段模糊
技術(shù)手段的模糊屬于當前26.3的審查意見中最為常見的一種審查意見，具體表現(xiàn)為：說明書僅是給出了要實現(xiàn)的技術(shù)效果，但未能明確實現(xiàn)該技術(shù)效果的技術(shù)手段；或者，說明書給出了技術(shù)特征，但并未說明該技術(shù)特征的具體結(jié)構(gòu)、安裝結(jié)構(gòu)等，這種情形常見于某些自創(chuàng)名詞，當然，在一些常規(guī)名詞中也有可能會出現(xiàn)。
對于上述的情形，首先要判斷原始申請文件是否確實未記載審查意見所指出的技術(shù)手段含糊的內(nèi)容，若申請文件實際已經(jīng)公開了審查意見所認定的技術(shù)手段含糊的內(nèi)容，則可以在意見陳述書中進行具體說明，以論證審查意見的事實認定錯誤。
若審查意見所認定技術(shù)手段含糊的內(nèi)容在申請文件中確未記載，則可以判斷下這部分的內(nèi)容是否為本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。應知曉，26.3的判斷主體為本領(lǐng)域技術(shù)人員，而非具體的代理師或者審查員。審查意見所認為技術(shù)手段模糊之處或許在相關(guān)領(lǐng)域中早已為公知的內(nèi)容，此時，則可以通過舉證的方式來論證該部分內(nèi)容的公知屬性。示例性的，申請文件涉及一種掃地機器人及掃地機器人的殼體，除了核心闡述殼體的相關(guān)內(nèi)容外，申請文件還對掃地機器人的功能進行了介紹，如視覺檢測、地圖規(guī)劃、走行機構(gòu)、吸塵清掃等功能模塊的說明，但并未就各功能模塊的具體結(jié)構(gòu)進行詳細說明。若審查意見認為這些功能模塊沒有細化說明屬于技術(shù)手段模糊，則可以通過舉證的方式進行論證。
若審查意見所認定技術(shù)手段含糊的內(nèi)容在申請文件中確未記載，且無法找到相應的現(xiàn)有技術(shù)進行證明。此時，可以參照前述“方案描述錯誤”處的說明，選擇對相關(guān)權(quán)利要求進行刪除，或者對申請文件進行撤案重報等。
TIPS：對于實現(xiàn)技術(shù)效果的技術(shù)手段需要進行清晰的說明，雖然根據(jù)專利法的規(guī)定，這種清晰程度是要求本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解，但為了避免后期所存在的問題，申請文件撰寫的清晰程度還可以進一步地提升，以使得非本領(lǐng)域的人員也能夠看懂，則可以最大程度地避免26.3的問題；對于一些自創(chuàng)名詞，更應進行詳細的說明。
4、背景技術(shù)
申請文件的背景技術(shù)旨在交代申請文件要解決的技術(shù)問題，但限于申請人所掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識，該背景技術(shù)在大多時候都不能夠反映真實的最接近現(xiàn)有技術(shù)。這也是為什么在創(chuàng)造性審查中需要首先通過檢索的方式確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，然后再基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)來確定實際要解決的技術(shù)問題。
但是，目前卻存在著一種基于“背景技術(shù)”所提出的26.3，具體表現(xiàn)為：說明書背景技術(shù)部分對于現(xiàn)有技術(shù)的描述過于上位、籠統(tǒng)，所指出技術(shù)問題并非實際存在的技術(shù)問題，進而本領(lǐng)域技術(shù)人員無法明確本申請實際要解決的技術(shù)問題，因此，申請文件主題、實際要解決技術(shù)問題和有益效果之間缺乏必要的內(nèi)在邏輯關(guān)系，說明書所記載的技術(shù)方案無法解決不確定的技術(shù)問題，故而，不符合26.3的規(guī)定。
上述審查意見顯然是對專利法和審查指南的錯誤理解，對于這種形式的審查意見，應當積極和審查員溝通，并結(jié)合創(chuàng)造性審查中“實際要解決的技術(shù)問題”的相關(guān)說明等進行爭辯。當然，若在申請階段不能夠獲得權(quán)利，合理的利用復審程序也是一種不錯的手段。
TIPS：盡管上述審查意見存在其不合理性，但為了盡可能地避免類似審查意見，在申請文件撰寫之際，也可以盡量詳細地對背景技術(shù)部分進行細化說明，并明確指出技術(shù)問題。
隨著專利申請量的不斷增加，日后我們所遇到的26.3的審查意見可能會越來越多，針對不同形式的26.3，申請人可以選擇不同的答復策略，以盡可能地爭取授權(quán)。即便是在申請階段無法獲得授權(quán)，在對駁回決定進行分析之后，合理的利用復審程序也是廣大申請人應當考慮的。
從另一個方面出發(fā)，每一份審查意見的下達在某種程度上也意味著申請文件本身存在或多或少的缺陷，如何在撰寫階段即對申請文件進行更好地加工也是廣大代理師所應當考慮的問題。