文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟
根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局戰(zhàn)略規(guī)劃司、國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心發(fā)布的《2021年中國專利調(diào)查報告》，年度調(diào)查數(shù)據(jù)顯示合作研發(fā)占研發(fā)獲取專利的比例為5.7%，其中發(fā)明專利的合作研發(fā)比例為6.2%。通過合作研發(fā)獲得的發(fā)明專利產(chǎn)業(yè)化平均收益相對較高，達(dá)到1000萬元/件。由此可見，我國來源于合作研發(fā)的發(fā)明專利的數(shù)量已經(jīng)初具規(guī)模，對其所涉及的法律問題的研究也勢在必行。在科創(chuàng)板上市問詢中，亦有不少審核問詢函涉及發(fā)行人與外部機(jī)構(gòu)尤其是高校在合作研發(fā)中產(chǎn)生的專利共有問題。
某發(fā)行人背景信息：
某發(fā)行人在錐形束CT成像、數(shù)字化口腔X射線成像等領(lǐng)域擁有18項核心技術(shù)，其中低劑量成像技術(shù)、多能譜成像技術(shù)、高精度幾何校準(zhǔn)技術(shù)這3項核心技術(shù)系與清華大學(xué)共同承擔(dān)的科研課題中的研發(fā)成果，雙方據(jù)此共同申請了5項專利。
就雙方共有的5項專利，發(fā)行人與清華大學(xué)簽訂了《技術(shù)許可合同書》，清華大學(xué)將上述專利的實施權(quán)以排他方式授予發(fā)行人使用，不限地域、行業(yè)、產(chǎn)品、用途，除用于教學(xué)和科研目的外，清華大學(xué)不以任何方式實施前述專利，亦不許可、授權(quán)、委托或以任何其他方式允許任何第三方實施前述專利。發(fā)行人因此支付清華大學(xué)許可使用費500萬元。
以下為針對該公司的審核問詢函摘要：
請發(fā)行人說明：
?。?）與其他主體共同研發(fā)核心技術(shù)的具體情況，相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否存在糾紛或潛在糾紛；
?。?）公司各項專利的取得方式，5項共有專利的內(nèi)容，共有專利許可有效期，許可使用費是否公允，《技術(shù)許可合同書》簽署前專利使用和權(quán)益分配情況；（3）公司核心技術(shù)的形成過程，是否存在主要核心技術(shù)來自清華大學(xué)或同方威視的情形。
上述審核問詢函關(guān)注的正是合作開發(fā)法律關(guān)系中的專利權(quán)屬、共有專利實施權(quán)的排他許可問題。
根據(jù)《專利法》第八條以及《民法典》第八百六十條的規(guī)定，合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，當(dāng)事人之間沒有特別約定的，申請專利的權(quán)利由合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。對于共有專利的實施，根據(jù)《專利法》第十四條規(guī)定，有約定的從約定，沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。
我們注意到，很多企業(yè)簽署的合作開發(fā)合同中，沒有意識到共有專利產(chǎn)生的諸多復(fù)雜問題，而往往以簡單一句話“本合同項下研發(fā)成果申請專利的權(quán)利由雙方共有”來表述雙方共有的法律關(guān)系，甚者沒有對專利的權(quán)屬及實施進(jìn)行約定，很多糾紛也就產(chǎn)生于此。例如，在溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院與深圳某公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，原被告雙方合作研發(fā)一款醫(yī)療多功能自助終端一體機(jī)，并共同申請了專利。后來公司一方將該專利投入商業(yè)運營并獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)利益，醫(yī)院一方認(rèn)為由公司獨享共有專利的商業(yè)利益有違公平原則，請求分享利益。最高人民法院在(2020)最高法知民終954號民事判決書中認(rèn)定：在沒有約定的情況下，只有在以許可方式許可他人實施該專利的情況下才有共有人對收益進(jìn)行分配的要求，而共有人自己單獨實施共有專利并不需要進(jìn)行利益分配。該案充分體現(xiàn)了共有人之間在合作開發(fā)伊始就以協(xié)議方式約定清楚雙方權(quán)利義務(wù)的重要性，尤其是實施和利益分配條款。
在上述發(fā)行人的法律安排中，其雖然與清華大學(xué)共有專利，但是通過協(xié)議方式將共有專利的實施權(quán)以排他方式授予發(fā)行人使用，避免了共有人將該專利自行實施或許可他人實施導(dǎo)致的核心競爭力被稀釋的問題。
在合作開發(fā)協(xié)議談判過程中，如果企業(yè)作為既投入資金又投入背景技術(shù)和研發(fā)力量的甲方，建議重點思考如下問題，并在協(xié)議中確認(rèn)是否已經(jīng)有相應(yīng)的條款安排：
1、是否能接受乙方自己單獨實施該專利并獨占由此所獲得的利益？
2、是否能接受乙方將該共有專利許可給我的競爭對手？
3、如果乙方將該共有專利在市場上大量免費普通許可怎么辦？
4、如果后續(xù)想將該共有專利中的份額轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)公司，但乙方不同意或主張同等條件下的優(yōu)先受讓權(quán)如何處理?
5、對于研發(fā)成果，如果一方想申請專利，一方想以商業(yè)秘密保護(hù)如何處理？
想清楚以上問題后，我們就會發(fā)現(xiàn)對于共有知識產(chǎn)權(quán)的情況下，對于知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的條款需要有詳細(xì)而周密的部署安排，來回應(yīng)上述關(guān)切。我們建議在協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)條款中至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：
?雙方投入的背景知識產(chǎn)權(quán)歸屬
? 雙方投入的背景知識產(chǎn)權(quán)給另一方的普通許可
? 知識產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保
?共有研發(fā)成果的詳細(xì)約定
? 乙方自行實施的范圍限制
? 乙方對外許可的限制
? 甲方許可給關(guān)聯(lián)公司的約定
? 乙方轉(zhuǎn)讓的限制以及關(guān)聯(lián)公司之間的轉(zhuǎn)讓自由
? 收益分配
? 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式的決策權(quán)、申請及維護(hù)費用承擔(dān)
? 知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)發(fā)起、合理開支承擔(dān)及損害賠償歸屬
? 發(fā)表論文和著作的約定
? 申請獎勵的約定
? 后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的歸屬、回授及收益分配條款
?研發(fā)成果及資料的清單以及交付