文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟

　　根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局戰(zhàn)略規(guī)劃司、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心發(fā)布的《2021年中國(guó)專利調(diào)查報(bào)告》，年度調(diào)查數(shù)據(jù)顯示合作研發(fā)占研發(fā)獲取專利的比例為5.7%，其中發(fā)明專利的合作研發(fā)比例為6.2%。通過合作研發(fā)獲得的發(fā)明專利產(chǎn)業(yè)化平均收益相對(duì)較高，達(dá)到1000萬元/件。由此可見，我國(guó)來源于合作研發(fā)的發(fā)明專利的數(shù)量已經(jīng)初具規(guī)模，對(duì)其所涉及的法律問題的研究也勢(shì)在必行。在科創(chuàng)板上市問詢中，亦有不少審核問詢函涉及發(fā)行人與外部機(jī)構(gòu)尤其是高校在合作研發(fā)中產(chǎn)生的專利共有問題。

　　某發(fā)行人背景信息：

　　某發(fā)行人在錐形束CT成像、數(shù)字化口腔X射線成像等領(lǐng)域擁有18項(xiàng)核心技術(shù)，其中低劑量成像技術(shù)、多能譜成像技術(shù)、高精度幾何校準(zhǔn)技術(shù)這3項(xiàng)核心技術(shù)系與清華大學(xué)共同承擔(dān)的科研課題中的研發(fā)成果，雙方據(jù)此共同申請(qǐng)了5項(xiàng)專利。

　　就雙方共有的5項(xiàng)專利，發(fā)行人與清華大學(xué)簽訂了《技術(shù)許可合同書》，清華大學(xué)將上述專利的實(shí)施權(quán)以排他方式授予發(fā)行人使用，不限地域、行業(yè)、產(chǎn)品、用途，除用于教學(xué)和科研目的外，清華大學(xué)不以任何方式實(shí)施前述專利，亦不許可、授權(quán)、委托或以任何其他方式允許任何第三方實(shí)施前述專利。發(fā)行人因此支付清華大學(xué)許可使用費(fèi)500萬元。

　　以下為針對(duì)該公司的審核問詢函摘要：

　　請(qǐng)發(fā)行人說明：

　?。?）與其他主體共同研發(fā)核心技術(shù)的具體情況，相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否存在糾紛或潛在糾紛；

　　（2）公司各項(xiàng)專利的取得方式，5項(xiàng)共有專利的內(nèi)容，共有專利許可有效期，許可使用費(fèi)是否公允，《技術(shù)許可合同書》簽署前專利使用和權(quán)益分配情況；（3）公司核心技術(shù)的形成過程，是否存在主要核心技術(shù)來自清華大學(xué)或同方威視的情形。

　　上述審核問詢函關(guān)注的正是合作開發(fā)法律關(guān)系中的專利權(quán)屬、共有專利實(shí)施權(quán)的排他許可問題。

　　根據(jù)《專利法》第八條以及《民法典》第八百六十條的規(guī)定，合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，當(dāng)事人之間沒有特別約定的，申請(qǐng)專利的權(quán)利由合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。對(duì)于共有專利的實(shí)施，根據(jù)《專利法》第十四條規(guī)定，有約定的從約定，沒有約定的，共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利；許可他人實(shí)施該專利的，收取的使用費(fèi)應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。

　　我們注意到，很多企業(yè)簽署的合作開發(fā)合同中，沒有意識(shí)到共有專利產(chǎn)生的諸多復(fù)雜問題，而往往以簡(jiǎn)單一句話“本合同項(xiàng)下研發(fā)成果申請(qǐng)專利的權(quán)利由雙方共有”來表述雙方共有的法律關(guān)系，甚者沒有對(duì)專利的權(quán)屬及實(shí)施進(jìn)行約定，很多糾紛也就產(chǎn)生于此。例如，在溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院與深圳某公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，原被告雙方合作研發(fā)一款醫(yī)療多功能自助終端一體機(jī)，并共同申請(qǐng)了專利。后來公司一方將該專利投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)并獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)利益，醫(yī)院一方認(rèn)為由公司獨(dú)享共有專利的商業(yè)利益有違公平原則，請(qǐng)求分享利益。最高人民法院在(2020)最高法知民終954號(hào)民事判決書中認(rèn)定：在沒有約定的情況下，只有在以許可方式許可他人實(shí)施該專利的情況下才有共有人對(duì)收益進(jìn)行分配的要求，而共有人自己?jiǎn)为?dú)實(shí)施共有專利并不需要進(jìn)行利益分配。該案充分體現(xiàn)了共有人之間在合作開發(fā)伊始就以協(xié)議方式約定清楚雙方權(quán)利義務(wù)的重要性，尤其是實(shí)施和利益分配條款。

　　在上述發(fā)行人的法律安排中，其雖然與清華大學(xué)共有專利，但是通過協(xié)議方式將共有專利的實(shí)施權(quán)以排他方式授予發(fā)行人使用，避免了共有人將該專利自行實(shí)施或許可他人實(shí)施導(dǎo)致的核心競(jìng)爭(zhēng)力被稀釋的問題。

　　在合作開發(fā)協(xié)議談判過程中，如果企業(yè)作為既投入資金又投入背景技術(shù)和研發(fā)力量的甲方，建議重點(diǎn)思考如下問題，并在協(xié)議中確認(rèn)是否已經(jīng)有相應(yīng)的條款安排：

　　1、是否能接受乙方自己?jiǎn)为?dú)實(shí)施該專利并獨(dú)占由此所獲得的利益？

　　2、是否能接受乙方將該共有專利許可給我的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

　　3、如果乙方將該共有專利在市場(chǎng)上大量免費(fèi)普通許可怎么辦？

　　4、如果后續(xù)想將該共有專利中的份額轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)公司，但乙方不同意或主張同等條件下的優(yōu)先受讓權(quán)如何處理?

　　5、對(duì)于研發(fā)成果，如果一方想申請(qǐng)專利，一方想以商業(yè)秘密保護(hù)如何處理？

　　想清楚以上問題后，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)于共有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況下，對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的條款需要有詳細(xì)而周密的部署安排，來回應(yīng)上述關(guān)切。我們建議在協(xié)議知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款中至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：

　　?雙方投入的背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬

　　? 雙方投入的背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)給另一方的普通許可

　　? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保

　　?共有研發(fā)成果的詳細(xì)約定

　　? 乙方自行實(shí)施的范圍限制

　　? 乙方對(duì)外許可的限制

　　? 甲方許可給關(guān)聯(lián)公司的約定

　　? 乙方轉(zhuǎn)讓的限制以及關(guān)聯(lián)公司之間的轉(zhuǎn)讓自由

　　? 收益分配

　　? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式的決策權(quán)、申請(qǐng)及維護(hù)費(fèi)用承擔(dān)

　　? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)發(fā)起、合理開支承擔(dān)及損害賠償歸屬

　　? 發(fā)表論文和著作的約定

　　? 申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的約定

　　? 后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的歸屬、回授及收益分配條款

　　?研發(fā)成果及資料的清單以及交付