文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王逸君
一、實用新型或發(fā)明,兩難選擇
眾所周知,企業(yè)IPR的核心職能之一是盡可能充實企業(yè)的專利“武器庫”和“盾牌庫”。在生產(chǎn)研發(fā)實踐中,時不時遇到這樣一種情況:研發(fā)人員提交了一份完成度一般的交底書,并且未給出更多說明,IPR基于成本、創(chuàng)新高度、項目時間節(jié)點等因素綜合考量,決定盡快委托,以實用新型形式在短時間內(nèi)撰寫和申請,以獲得快速授權(quán)。但隨著信息進(jìn)一步增加,情勢發(fā)生了轉(zhuǎn)變,例如研發(fā)項目重要性提升、發(fā)現(xiàn)競品跟隨設(shè)計、得到更精準(zhǔn)的檢索結(jié)果等,IPR此時可能發(fā)現(xiàn),這個方案更適宜用發(fā)明申請,以獲得更高強(qiáng)度的保護(hù),但此時實用新型已完成撰寫遞交了申請。這種情況下該怎么辦呢?
通常情況下,只要實用新型尚未授權(quán),在滿足法規(guī)條件情況下,采用要求本國優(yōu)先權(quán)的形式再遞交發(fā)明申請即可,專利法實施細(xì)則三十二條詳細(xì)說明了要求本國優(yōu)先權(quán)的條件:
“申請人要求本國優(yōu)先權(quán),在先申請是發(fā)明專利申請的,可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請;在先申請是實用新型專利申請的,可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。但是,提出后一申請時,在先申請的主題有下列情形之一的,不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ):
(一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的;
(二)已經(jīng)被授予專利權(quán)的;
(三)屬于按照規(guī)定提出的分案申請的。
申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊??!?/p>
因此,在在先申請的實用新型尚未授權(quán),未要求過外國優(yōu)先權(quán)或本國優(yōu)先權(quán),且不屬于分案申請的情況下,可以就相同主題要求本國優(yōu)先權(quán)作為發(fā)明重新申請。然而這種情況下,在后一發(fā)明申請?zhí)岢鲋眨谙鹊膶嵱眯滦筒豢杀苊獾匾暈槌坊亍?/p>
那么當(dāng)IPR考慮企業(yè)專利布局時,不免心生疑惑:會不會出現(xiàn)實用新型視撤,而發(fā)明遲遲無法授權(quán),甚至最終經(jīng)歷駁回復(fù)審等程序,仍然得不到授權(quán)的情況呢?畢竟近年來,國內(nèi)發(fā)明審查一直非常嚴(yán)格,公開數(shù)據(jù)顯示發(fā)明授權(quán)率并不高。
而另一種考量也很常見:實用新型的審查周期較短,授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)明相比較低。在某些競爭激烈的領(lǐng)域,申請人可能希望早日獲得任一形式的專利授權(quán)從而獲得開展維權(quán)活動的主動權(quán),或者至少能夠起到早日公告授權(quán)、在研發(fā)層面遏制競品的作用??偠灾?,早一日授權(quán),可早一日發(fā)揮專利價值。
無論出于哪一種考慮,是否通過要求本國優(yōu)先權(quán)的形式將審中的實用新型改為發(fā)明,都不是一個可以輕易做出的決定。追求快速授權(quán)和追求專利穩(wěn)定性,往往無法兩全。甚至存在一通操作猛如虎,反而丟失本已獲得的實用新型專利權(quán)的極端不利情況。
如何解決這個兩難的問題呢?有沒有一種方法能夠最大限度地保證申請人權(quán)益,至少能確保一道底線——避免出現(xiàn)實用新型視撤,發(fā)明也無法授權(quán)的情況呢?
二、何為專利的“內(nèi)外轉(zhuǎn)外內(nèi)”?
實踐中存在肯定的答案。或許我們可以通過所謂的“內(nèi)外轉(zhuǎn)外內(nèi)”,綜合應(yīng)用審查指南中關(guān)于國際申請要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定,曲線地實現(xiàn)上述訴求。
專利審查指南對國際申請要求優(yōu)先權(quán)的審查規(guī)則給出了詳細(xì)解釋。參見專利審查指南2010版第三部分第一章第5.2.6節(jié) :
“國際申請要求優(yōu)先權(quán)的在先申請是在中國提出的國家申請,對于優(yōu)先權(quán)的初步審查,除本章第 5.2.3.2 節(jié)外,與其他國際申請的審查完全相同。
在先申請是在中國提出的,要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請的申請人應(yīng)當(dāng)完全一致,或者由在先申請的全體申請人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人。未滿足上述條件的,視為未要求優(yōu)先權(quán)。
在先申請是在中國提出的,要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進(jìn)入國家階段,應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)。對于在提出國際申請時,其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題有專利法實施細(xì)則第三十二條第二款第(一)、(二) 和(三) 項所列情形之一的,審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。由于國際申請的特殊程序,審查員
不按專利法實施細(xì)則第三十二條第三款規(guī)定對被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請作出處理;同樣,對于在國際申請?zhí)岢鲋笤谙壬暾埍皇谟鑼@麢?quán)的情況,審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復(fù)授權(quán)的問題;上述問題均留待后續(xù)程序中處理?!薄?】
根據(jù)此規(guī)定,在先申請是在中國提出的,在中國局提PCT,要求在先申請的優(yōu)先權(quán),在進(jìn)入國家階段時,應(yīng)當(dāng)?shù)韧谝蟊緡鴥?yōu)先權(quán),即,在先申請滿足關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的如下三點要求:
(一)沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán);
(二)尚未被授予專利權(quán);
(三)不屬于按照規(guī)定提出的分案申請。
在滿足上述三點要求情況下,由于國際申請的特殊程序,審查員不按照上述細(xì)則的第三款“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍边M(jìn)行處理。也就是說,在先的實用新型申請不會視為撤回,只要提出國際申請的時間得當(dāng)(在先尚未授權(quán)),那么進(jìn)中國階段時選擇的發(fā)明申請和在先的實用新型(申請)將可以長期共存。重復(fù)授權(quán)問題不在進(jìn)中國時處理,均留待后續(xù)的發(fā)明實審程序一并解決。由此至少可保證,在發(fā)明授權(quán)的情況下,才會考慮在先的實用新型重復(fù)授權(quán)問題。相反,如果發(fā)明創(chuàng)新高度不足,無法獲得授權(quán),至少可保證在先的實用新型專利權(quán)依然保留。
三、所謂的“后續(xù)程序”是什么
進(jìn)一步地,當(dāng)發(fā)明經(jīng)過實質(zhì)審查,三性符合授權(quán)標(biāo)準(zhǔn),具有明確授權(quán)前景,此時授權(quán)的在先實用新型如何處理呢?
專利法第九條規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)”原則,并給出了對同日申請的處置方式:“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的,可以授予發(fā)明專利權(quán)?!备鶕?jù)實踐經(jīng)驗,本文中討論的情況,在中國審查實踐中采用了類似的措施,即,如果在先在后屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造,則申請人需聲明放棄該實用新型專利權(quán),在后的發(fā)明方可獲得授權(quán)。
因此本質(zhì)上,這依然是探討何為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的問題。
根據(jù)專利法第六十四條規(guī)定:“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?!?/p>
此外,專利審查指南第二部分第三章6.1判斷原則也規(guī)定:“判斷時,如果一件專利申請或?qū)@囊豁棛?quán)利要求與另一件專利申請或?qū)@哪骋豁棛?quán)利要求保護(hù)范圍相同,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造?!?/p>
因此,判斷是否同樣的發(fā)明創(chuàng)造需要對比在先在后所有權(quán)利要求的保護(hù)范圍。在后申請中,只要有一項權(quán)利要求與在先專利的某一項保護(hù)范圍相同,就屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。
那么對本文所探討的情況而言,簡單分為如下兩種情況:
1)在后申請的所有可授權(quán)權(quán)要的保護(hù)范圍與在先實用新型完全不同。
這是最理想的情況,雖然要求了優(yōu)先權(quán),但是既然授權(quán)保護(hù)范圍完全不同,顯然二者不應(yīng)視為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此無需對在先實用新型專利作出任何處置,在后發(fā)明都可以獲得授權(quán)。
2)在后申請中至少一項可授權(quán)權(quán)要的保護(hù)范圍與在先實用新型的權(quán)要重合。
根據(jù)上述專利法和審查指南中的條款。無論是至少一項還是所有重合,均屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造。那么在審查員在審查意見中指出該缺陷的情況下,申請人將不得不作出取舍,例如:
?刪除在后發(fā)明申請中保護(hù)范圍重合的權(quán)利要求;
?修改在后發(fā)明申請中保護(hù)范圍重合的權(quán)利要求,使之與在先申請的權(quán)利要求保護(hù)范圍不一致;
?聲明放棄在先的實用新型專利權(quán)。
第三點“聲明放棄在先的實用新型專利權(quán)”,在實踐中存在爭議,有些同行認(rèn)為,本文中的情況不屬于同日申請,不應(yīng)援引專利法第九條【2】。但筆者也曾在實踐中成功應(yīng)用該措施,解除了在后發(fā)明授權(quán)的限制??傊瑹o論作出何種選擇,均需視個案實際情況而定,或詳細(xì)咨詢審查員意見,在此不一一列舉。當(dāng)然,在實審階段中,也可提前注意區(qū)分在先在后申請的保護(hù)范圍。一般而言,根據(jù)實審的審查實踐,只要權(quán)利要求特征稍有不同,大概率就不會認(rèn)為是相同的發(fā)明創(chuàng)造。這樣申請人最終可以獲得一項實用新型和一項發(fā)明專利,實現(xiàn)在合理范圍內(nèi)的利益最大化。
另一種可能性是,申請人對于相同的保護(hù)范圍,更期望通過發(fā)明來保護(hù),以獲得更長時間的、更高的權(quán)益,但也不想就此放棄實用新型中另一些范圍不重合的權(quán)利要求。而聲明放棄專利權(quán)只能整體放棄,無法只聲明放棄其中一部分。筆者認(rèn)為,這種訴求或許可以通過自行有針對性地提起無效方式實現(xiàn),例如以實用新型客體問題作為無效理由?當(dāng)然,該方案僅僅是一個初步想法,尚有待實踐中的更多經(jīng)驗,本文旨在拋磚引玉。
四、還需注意的兩點
當(dāng)然,本文所探討的“權(quán)宜之計”并不是萬金油,而是專利布局偶爾存在瑕疵時的彌補(bǔ)之法。同時,根據(jù)上面的論述,專利法、實施細(xì)則及審查指南依然對此有著嚴(yán)格的限制,這一切都受專利法的誠實信用原則制約。當(dāng)采用上述方案時,筆者認(rèn)為IPR還需關(guān)注如下兩點:
1)滿足本國優(yōu)先權(quán)的三點要求。尤其是第二點,即把握遞交國際申請的時限:確保提交國際申請時,在先申請尚未被授予專利權(quán)。因此收到授權(quán)通知書,IPR評估是否繳費時,或許可以作為一個仔細(xì)評估如何進(jìn)行國際申請布局的節(jié)點。
2)PCT的官費與代理費是一筆不小的支出,這符合立法的公平原則。因此,如非必要,最好還是在首次申請時仔細(xì)評估申請策略,力求在首次申請遞交之前,進(jìn)行精準(zhǔn)的布局和撰寫,避免將問題留到后續(xù)解決,產(chǎn)生高昂的費用。
參考文獻(xiàn):
【1】專利審查指南(2010);2010年1月第1版,知識產(chǎn)權(quán)出版社
【2】“實用新型通過PCT要求優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)變成發(fā)明時的困境”,陳華,http://www.iprdaily.cn/article1_17053_20170823.html