文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
在英國，提交分案申請的期限和大多數(shù)國家類似，即為母案處于在審(Pending)狀態(tài)時，申請人可以在任一時間提出分案申請。一旦1）母案被駁回；2）被申請人主動撤回；3）被專利局視為撤回；4）母案被授予專利權(quán)，那么母案則不再處于pending狀態(tài)，也就意味著提交分案申請的期限截止。通常來說，母案授權(quán)前專利局會下發(fā)一個授權(quán)意向通知書，此時申請人至少有1個月的時間可以考慮提交分案申請。
但是，在英國還有一個比較特殊的提分案期限——即，合規(guī)期限（compliance period）結(jié)束前。根據(jù)英國專利法第20（1）款的規(guī)定，如果在合規(guī)期限（compliance period）結(jié)束時，仍無法確認(rèn)專利申請符合可授予專利局的條件，那么該專利申請應(yīng)當(dāng)被視為駁回。根據(jù)英國專利法實施細(xì)則第19（2）款的規(guī)定，提出英國分案申請的具體期限應(yīng)為母案pending，且在合規(guī)期限屆滿3個月前的任何時間。該期限可以延期2個月，有充分理由的話有可能爭得專利局長的進(jìn)一步延期。若申請人提出了延長母案的合規(guī)期限，那么分案申請的提交期限將自動隨母案合規(guī)期限的延長而延長。
舉例來說，對于一件PCT專利申請而言，若PCT申請日為2020年10月30日，最早優(yōu)先權(quán)日為2019年10月30日，進(jìn)入英國國家階段的日期為2022年5月30日。
?若第一次審查意見發(fā)出日為2023年4月19日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2024年4月30日，則提分案的期限截止日為2024年1月30日；
?若第一次審查意見發(fā)出日為2024年5月13日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2025年5月13日，則提分案的期限截止日為2025年2月13日。
通常來說，分案申請的合規(guī)期限（compliance period）與母案申請的合規(guī)期限同時到期，但是自2023年5月1日起，英國知識產(chǎn)權(quán)局修訂了指南，確定了分案申請的合規(guī)期限應(yīng)與母案未延期的合規(guī)期限相同。
根據(jù)該修訂，對于在2023年5月1日之前提交的分案申請來說，若母案申請合規(guī)期限延期了2個月，則該延長的合規(guī)期限將仍適用于分案申請。但是，若母案申請合規(guī)期限獲得了進(jìn)一步延期，那么該延長的合規(guī)期限將不再適用于分案申請。而所有在2023年5月1日當(dāng)天或之后提交的分案申請均將獲得與母案申請未延長合規(guī)期限時相同的合規(guī)期限。任何分案申請的合規(guī)期限延長必須單獨(dú)提出請求。
根據(jù)英國專利法及其細(xì)則的規(guī)定，可以基于分案申請?zhí)岢鲞M(jìn)一步的分案申請，但是合規(guī)期限的新規(guī)定，將把所有分案申請的合規(guī)期限與最初的母案申請未延長的合規(guī)期限相等。這就意味著提交多級分案申請以延長專利申請授權(quán)的可能將微乎其微，也給申請人在母案授權(quán)前就必須充分規(guī)劃分案申請的提交策略帶來了極大的考驗。
本次修訂除了對于多級分案申請有較大影響，對于提交分案申請的最后期限也有影響。根據(jù)英國專利法及其細(xì)則的規(guī)定，提交分案申請的期限為母案合規(guī)期限屆滿3個月前。根據(jù)修改后的最新實踐來看，一般認(rèn)為不依賴專利局長自由裁量權(quán)的最晚提交分案申請的期限為母案未延長的合規(guī)期限屆滿至少1個月前，同時申請人應(yīng)提交母案申請合規(guī)期限的延長請求；若有充分的理由且能夠證明盡到了應(yīng)盡的義務(wù)，那么申請人依賴專利局長自由裁量權(quán)的最晚期限為母案未延長的規(guī)定期限屆滿后2個月內(nèi)。
舉例來說，對于一件PCT專利申請而言，若PCT申請日為2020年10月30日，最早優(yōu)先權(quán)日為2019年10月30日，進(jìn)入英國國家階段的日期為2022年5月30日。
?若第一次審查意見發(fā)出日為2023年4月19日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2024年4月30日，則提分案的期限截止日為2024年1月30日；
?若不依賴專利局長的自由裁量權(quán)，那么最晚提交分案申請的期限為2024年3月30日，同時應(yīng)延長母案的合規(guī)期限至2024年6月30日，而此時分案申請的合規(guī)期限同母案申請未延長前的合規(guī)期限保持一致，即為2024年4月30日；
?若依賴專利局長的自由裁量權(quán)，那么最晚提交分案申請的期限為2024年6月30日，此時申請人應(yīng)充分證明特殊情況并證明盡到了應(yīng)盡的義務(wù)，那么專利局長將會酌情延長母案申請的合規(guī)期限，申請人應(yīng)同時提交分案申請合規(guī)期限的相應(yīng)延長，以保證分案申請有足夠的審查時間。若母案申請合規(guī)期限依據(jù)專利局長自由裁量權(quán)的延長請求獲批，那么通常分案申請合規(guī)期限的同等延長請求也會獲批。由于該時間點(diǎn)是提交分案的最后期限，所以在提交分案時應(yīng)完成所有形式上的要求，即遞交所有必要的文件及繳納所有相關(guān)的費(fèi)用，包括檢索費(fèi)和實審費(fèi)。此時，提實審絕限即為提交分案申請時，不能延長。
若分案申請在距離合規(guī)期限屆滿少于3個月時提交，那么是否允許延遲提交分案申請的決定可由英國專利局的高級審查員作出，若申請人沒有給出的理由或者理由不夠充分，審查員將會要求申請人解釋，并需要在很短的時間（通常為1個月）內(nèi)回復(fù)英國專利局。若申請人無法足夠充分地解釋延遲提交分案申請的原因，那么高級審查員可以舉行聽證會，并應(yīng)告知申請人，在此問題未解決前，該分案申請將不會繼續(xù)進(jìn)行。
收到分案申請后，英國專利局會根據(jù)現(xiàn)有工作量和優(yōu)先事項對分案申請進(jìn)行檢索和審查。若提交分案申請的時機(jī)較遲，則審查員會優(yōu)先處理該申請，并會立即聯(lián)系申請人告知其需要提交延長合規(guī)期限請求，才能提交專利修改并進(jìn)行分案申請的審查，否則該分案申請將被駁回。
英國分案申請通常會在完成檢索后且實審期限尚未到期前進(jìn)行專利申請的公布程序，分案申請公布時應(yīng)同時公布檢索報告。若分案申請檢索時實審期限已屆滿，那么分案申請公布時應(yīng)同時公布檢索報告和實審報告。通常來說，實審報告應(yīng)在檢索報告公布之日起至少3個月后公布，以便第三方提交公眾意見，但是若提交分案申請的時機(jī)較遲，導(dǎo)致分案申請的公布是合規(guī)期后，那么通常審查員要進(jìn)行合并的檢索和實審，實審報告的公布也將不再受前述3個月的限制。若分案申請沒有收到審查員的駁回意見，那么應(yīng)先進(jìn)行分案申請的公布，再下發(fā)授權(quán)意向通知書。
實踐中，中國申請人更樂意通過歐洲專利局獲得授權(quán)并在英國辦理生效來獲得該國的專利保護(hù)。英國的單一專利申請相對較少，可是因為其靈活的制度、相對低廉的價格以及較快的審查速度，在一定程度上也獲得了一部分申請人的青睞。本次修訂案以后，對于偏好靈活使用分案制度以獲取更優(yōu)申請策略的申請人來說，可能需要重新規(guī)劃在英國的單一申請策略了。