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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兵
要旨：
認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)域名注冊行為是否構(gòu)成侵權(quán)或不正當(dāng)競爭是依法正確審理域名糾紛案件的關(guān)鍵問題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，四項基本構(gòu)成要件對是否構(gòu)成侵權(quán)等問題作了較為明確的規(guī)定。但長期以來，對于在先民事權(quán)利的知名度和域名注冊人惡意的判定的舉證要求仍舊存在諸多爭議。本文認(rèn)為，對于搶注域名侵害他人的商標(biāo)民事權(quán)益的認(rèn)定，雖不以實際造成損害和他人注冊商標(biāo)必須馳名為前提條件，但原告仍需舉證作為權(quán)利基礎(chǔ)的商標(biāo)具有一定的知名度。而就惡意的舉證而言，應(yīng)嚴(yán)格適用《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》并參考《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭議解決辦法》的相關(guān)規(guī)定，不宜擴(kuò)大解釋以免對域名注冊人不公，但同時也需要從案件事實出發(fā)，參照上述規(guī)定對于惡意行為做出準(zhǔn)確的認(rèn)定。
案例：
原告奧托有限兩合公司（簡稱奧托公司）訴被告北京國網(wǎng)信息有限責(zé)任公司（簡稱國網(wǎng)信息公司）域名民事糾紛案
案情：
奧托公司系“OTTO”商標(biāo)注冊人， 1993年12月14日通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織提出指定包括我國在內(nèi)的多個國家的領(lǐng)土延伸申請并獲得我國商標(biāo)法的保護(hù)。擁有注冊號為G616349的“OTTO”商標(biāo)自2013年12月14日至2023年12月14日在核定使用商品/服務(wù)第2、3、6、7、8、9、10、11、15、16、17、19、20、21、22、23、24、27、32、33、34類上的使用權(quán)。
歐圖國際（香港）有限公司（OTTO INTERNARIONAL (HONG KONG）LIMITED)(簡稱歐圖香港公司)系奧托公司的關(guān)聯(lián)公司。該公司于2003年在青島成立代表處，從事隸屬外國（地區(qū)）企業(yè)有關(guān)的非營利性業(yè)務(wù)活動； 2005年作為股東設(shè)立歐圖（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司；2006年作為股東設(shè)立歐圖（青島）質(zhì)量檢測有限公司。
同時，奧托公司提供其關(guān)聯(lián)公司使用“OTTO”商標(biāo)從事產(chǎn)品郵購業(yè)務(wù)，在財富中國網(wǎng)站（域名為fortunechina.com）多年位列世界500強(qiáng)等佐案證據(jù)。
1999年4月15日，國網(wǎng)信息公司注冊“otto.com.cn”域名，2003年3月17日，國網(wǎng)信息公司注冊“otto.cn”域名。根據(jù)奧托公司于2016年3月25日所作公證，使用上述域名的兩個網(wǎng)站，進(jìn)入后僅顯示“去眼袋 雙眼皮www.59qyd.com”、“一分鐘，教會從銀行謀取高.. www.cwziyouren.com”的兩條廣告鏈接信息，并未顯示國網(wǎng)信息公司使用該網(wǎng)站的內(nèi)容。
據(jù)查，國網(wǎng)信息公司曾因注冊’dopont.com.cn”、“olay.com.cn”、“converse.com.cn”等域名被杜邦公司、（美國）保潔公司、（美國）匡威公司訴至法院，經(jīng)法院審理后均判決其敗訴，責(zé)令其注銷或停止使用上述域名。
而后國網(wǎng)信息公司辯稱，其公司注冊網(wǎng)站是合法注冊行為，沒有惡意使用，“Otto”是英文固有詞匯，譯為奧托，系國王的名字，并非奧托公司的獨(dú)創(chuàng)詞匯。奧托公司對該標(biāo)識的使用權(quán)限僅限于對其注冊的商品和類別享有獨(dú)占權(quán)，國網(wǎng)信息公司使用“otto”域名不會對奧托公司的商品產(chǎn)生影響。同時奧托公司并無證據(jù)證明其商標(biāo)在中國大陸地區(qū)有知名度，其公司注冊域名不具有惡意。
另查，“Otto”在英語中亦作人名使用。國網(wǎng)信息提供證據(jù)證明曾注冊多個域名，但就“otto”享有權(quán)益未提供證據(jù)證明。
訴辯：
原告奧托公司以其在中國擁有包括國際注冊G616349號“OTTO”在內(nèi)的多個注冊商標(biāo)，且商標(biāo)仍處有效期內(nèi)為由，認(rèn)為國網(wǎng)信息公司分別于1999年4月15日、2003年3月17日申請注冊的“otto.com.cn”、“otto.cn”兩個域名的主要部分與其公司注冊商標(biāo)完全相同。且國網(wǎng)信息公司對上述域名不享有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當(dāng)理由，國網(wǎng)信息公司屬于惡意搶注域名，待價而沽，并阻止了奧托公司對相關(guān)域名的注冊。遂訴請人民法院判令國網(wǎng)信息公司將涉案域名“otto.com.cn”、“otto.cn”轉(zhuǎn)移至奧托公司或奧托公司指定代理人名下，由奧托公司注冊、使用。
審判：
法院認(rèn)為，奧托公司系G616349號“OTTO”商標(biāo)的專用權(quán)人，對該商標(biāo)標(biāo)識的合法權(quán)益依法受我國法律的保護(hù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭:(一)原告請求保護(hù)的民事權(quán)益合法有效;(二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯;或者與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn);(三)被告對該域名或其主要部分不享有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當(dāng)理由;(四)被告對該域名的注冊、使用具有惡意。
綜合本案已查明事實，奧托公司系“OTTO”商標(biāo)的專用權(quán)人，對該商標(biāo)的合法權(quán)益依法受我國法律的保護(hù)。國網(wǎng)信息公司申請注冊的otto.com.cn域名及otto.cn域名的主要識別部分即為“otto”,而該部分與奧托公司注冊商標(biāo)相同，足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，同時奧托公司及其關(guān)聯(lián)公司所組成的OTTO GROUP連續(xù)多年位列世界500強(qiáng)企業(yè)，具有一定的影響力和知名度。“otto”在外文語境下，雖亦可被用作人名，并非獨(dú)指奧托公司的商標(biāo)，但國網(wǎng)信息公司作為國內(nèi)注冊的法人，對其已并不享有合法權(quán)益，且奧托公司（筆者注：此處系判案法院的筆誤，應(yīng)為“國網(wǎng)信息公司”）并未提供證據(jù)證明其有使用該域名的正當(dāng)理由。國網(wǎng)信息公司注冊上述兩域名已十余年，但截至本案訴訟，并無證據(jù)證明其對該域名正常投入使用，從客觀上達(dá)到了組織奧托公司注冊使用上述域名的效果，且國網(wǎng)信息公司曾因域名搶注與多家境外企業(yè)發(fā)生訴訟，上述事實均從側(cè)面印證國網(wǎng)信息公司對上述域名的注冊并非出于善意。
判案法院特別指出，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第四條之規(guī)定，民事活動應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則。不合理地?fù)屨妓讼碛泻戏?quán)益的域名資源，有違誠實信用原則，其行為應(yīng)當(dāng)被禁止。而且根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對于搶注域名侵害他人的商標(biāo)民事權(quán)利的認(rèn)定，并不以實際造成損害和他人注冊商標(biāo)必須馳名為前提。綜合上述認(rèn)定，國網(wǎng)信息公司對otto.com.cn域名及otto.cn域名的注冊構(gòu)成侵權(quán)。
評析：
1.作為權(quán)利基礎(chǔ)的注冊商標(biāo)的知名度舉證責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，“人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭：…… (二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯;或者與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)……”。根據(jù)該條款的規(guī)定，除馳名商標(biāo)以外，如認(rèn)定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，不僅需要該域名的主要識別部分與原告的注冊商標(biāo)相同或近似，還需要原告舉證該域名的注冊或者使用足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。
按《商標(biāo)法》的理解，即便商標(biāo)構(gòu)成相同、近似，除馳名商標(biāo)以外，混淆誤認(rèn)一般發(fā)生在相同、類似的商品或服務(wù)上。也就是說，對于普通注冊商標(biāo)的保護(hù)是及于其指定的商品或服務(wù)以及與它們構(gòu)成類似的商品或服務(wù)。一般認(rèn)為對于商標(biāo)權(quán)與域名注冊糾紛的理解不應(yīng)超出《商標(biāo)法》對于注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)界限，即應(yīng)當(dāng)依據(jù)域名使用（域名解析后對應(yīng)的網(wǎng)站）所宣傳或推銷的商品或服務(wù)與注冊商標(biāo)指定的商品或服務(wù)是否構(gòu)成相同、類似來判定是否會造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。如域名投入使用的商品或服務(wù)與注冊商標(biāo)指定的商品或服務(wù)并不構(gòu)成相同、類似，則一般不應(yīng)認(rèn)為該域名的注冊會造成與商標(biāo)權(quán)利人提供的商品、服務(wù)或其網(wǎng)站的混淆以及誤導(dǎo)公眾。這樣判定的原因在于在上述情形之下，商標(biāo)注冊人與其客戶之間的聯(lián)系并未被域名注冊切斷，商標(biāo)注冊人也不會因域名注冊喪失其本該獲得的商業(yè)機(jī)會，域名注冊人也因此沒有從在非相同、類似商品或服務(wù)上的使用獲得不正當(dāng)?shù)睦?，所以，商?biāo)權(quán)在上述情形下不應(yīng)延伸至域名注冊。
但是現(xiàn)實中大量存在的情況是域名并未投入使用，本文所舉案例即為此種情況。國網(wǎng)信息公司并未將爭議域名投入使用。因此，在這種情況下，如果要證明爭議域名的注冊足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)，原告應(yīng)對其主張的“OTTO”注冊商標(biāo)的知名度承擔(dān)一定的舉證責(zé)任。而在本案中，原告在“OTTO”注冊商標(biāo)于中國大陸使用有限的情況下，通過對于原告在爭議域名注冊日之前涉中國的郵購業(yè)務(wù)和原告在世界范圍內(nèi)的影響力的舉證贏得了法院的支持，認(rèn)定原告的“OTTO”注冊商標(biāo)具有一定的影響力和知名度。同時應(yīng)當(dāng)注意到，域名不同于商標(biāo)，在沒有政治因素的影響下，域名在世界范圍內(nèi)均可以進(jìn)行無差別的訪問。因此，對于域名和商標(biāo)權(quán)的糾紛案件中注冊商標(biāo)的知名度的舉證不應(yīng)局限于中國大陸，而應(yīng)綜合考慮該注冊商標(biāo)在世界范圍內(nèi)的影響力和知名度來判定爭議域名的注冊或者使用是否足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。
2. 關(guān)于域名注冊人惡意的舉證要求
《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》對于域名注冊、使用的惡意情形規(guī)定了五種情形，即有以下任意一種情形，都構(gòu)成惡意：（一）為商業(yè)目的將他人馳名商標(biāo)注冊為域名的；（二）為商業(yè)目的注冊、使用與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產(chǎn)品、服務(wù)或者原告網(wǎng)站的混淆，誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問其網(wǎng)站或其他在線站點的；（三）曾要約高價出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名獲取不正當(dāng)利益的；（四）注冊域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊該域名的；（五）具有其他惡意情形的。可以看出，前四種情形是具體的惡意情形，是為了法院在具體案件中便利適用而進(jìn)行的規(guī)定，第五種情形是兜底條款。
該解釋出臺后，我國關(guān)于域名糾紛問題出臺的法規(guī)主要就是中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心就其負(fù)責(zé)管理的“.CN”和“.中國”域名在2012年制定（已廢止）和2014年重新制定的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭議解決辦法》。在該辦法中對于惡意注冊或者使用域名的情形做出了如下的規(guī)定：（一）注冊或受讓域名的目的是為了向作為民事權(quán)益所有人的投訴人或其競爭對手出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名，以獲取不正當(dāng)利益；（二）多次將他人享有合法權(quán)益的名稱或者標(biāo)志注冊為自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互聯(lián)網(wǎng)上使用其享有合法權(quán)益的名稱或者標(biāo)志；（三）注冊或者受讓域名是為了損害投訴人的聲譽(yù)，破壞投訴人正常的業(yè)務(wù)活動，或者混淆與投訴人之間的區(qū)別，誤導(dǎo)公眾；（四）其他惡意的情形。其中前三項為具體規(guī)定，最后一項為兜底條款。值得注意的一點是，上述第二種情形是最高院的司法解釋中沒有列舉的情形，也是在實踐中經(jīng)常遇到的一種情形。
本案中，法院正是適用了上述第二種情形認(rèn)定國網(wǎng)信息公司對爭議域名的注冊并非出于善意。此情形在《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中并未成為一般規(guī)定，可以被認(rèn)為屬于第五種兜底條款中的情形。
其實在目前《商標(biāo)法》的適用中對于大量搶注他人在先注冊或使用的知名商標(biāo)也存在適用兜底條款予以禁止的情形。從實踐中來看，主要是適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項“有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的”或者第四十四條第一款“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，......以......其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效”（關(guān)于適用第四十四條第一款的情形已經(jīng)被最高人民法院采納在關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定中）?！渡虡?biāo)法》實踐中對于此種搶注惡意的認(rèn)定和上述域名糾紛案件中的惡意認(rèn)定歸根結(jié)底都是對民法“誠實信用”原則（2013年最新修訂的《商標(biāo)法》已經(jīng)將“誠實信用”原則寫入總則部分，即第七條第一款）的適用。而且從實踐中來看，當(dāng)商標(biāo)申請人或域名注冊人大量囤積他人在先注冊或者使用的知名商標(biāo)的情況下，絕大多數(shù)都具有利用這些商標(biāo)和域名牟取不正當(dāng)利益的主觀惡意。因此，將此種多次搶注他人注冊商標(biāo)為域名的行為規(guī)定為惡意情形之一不論從法律原則上還是糾紛實踐中來看都是適當(dāng)?shù)摹?/p>
但是需要注意到，判案法院在判決中對于國網(wǎng)信息公司注冊爭議域名的惡意的評述中還包含如下內(nèi)容“國網(wǎng)信息公司注冊上述兩域名已十余年，但截至本案訴訟，并無證據(jù)證明其對該域名正常投入使用，從客觀上達(dá)到了組織奧托公司注冊使用上述域名的效果”。此評述應(yīng)當(dāng)是源于《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》對于惡意規(guī)定的第（四）種情形，即“注冊域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊該域名的”。
筆者認(rèn)為判案法院這種推定惡意的方式有欠妥當(dāng)，因為其忽視了上述最高法解釋中關(guān)于“有意阻止權(quán)利人注冊該域名的”的規(guī)定。就域名權(quán)與商標(biāo)權(quán)的糾紛案件而言，除搶注馳名商標(biāo)以外，一般的域名注冊行為并不當(dāng)然為了阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊該域名，域名注冊人完全有可能是基于正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)經(jīng)營需要為防止他人注冊與其相近似的域名而采取了保護(hù)性注冊。如果是這種情況，域名注冊人毫無疑問并沒有任何侵權(quán)的故意，也不應(yīng)該被認(rèn)為有違誠實信用原則，因此并沒有阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊該域名的故意。
而就域名的使用問題，比照我國《商標(biāo)法》第四十九條第二款的規(guī)定，“注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。”也就是說，《商標(biāo)法》對于商標(biāo)注冊人使用注冊商標(biāo)給予了三年的寬限期。而《最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中對于“注冊域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用”并未給出明確的未使用的時間，并且對于何為“準(zhǔn)備使用”或者說“未使用”的合法事由也沒有明確。筆者認(rèn)為，在該解釋未予明確且沒有新的立法或者司法解釋予以明確之前，對于域名未使用或未準(zhǔn)備使用的情況不應(yīng)隨意推定為系有意阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊該域名。
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