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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分所 朱駿珂
法律鏈接：
《商標法》第九條規(guī)定，“申請注冊的商標，應(yīng)當有顯著特征，便于識別”。
《商標法》第十一條進一步規(guī)定：下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
案情簡介：
2015年5月4日，上海第一財經(jīng)傳媒有限公司（以下簡稱“申請人”）向國家商標局申請注冊了第16862295號“第一財經(jīng)”商標（以下簡稱“申請商標”），申請?zhí)峁┑姆?wù)項目為第35類的“電視廣告，廣告片制作，商業(yè)管理咨詢，特許經(jīng)營的商業(yè)管理，替他人推銷，市場營銷，人事管理咨詢，表演藝術(shù)家經(jīng)紀，尋找贊助，計算機數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)化”。商標局于2016年2月23日駁回了上述商標的申請注冊，駁回理由是：（1）該商標與第9277323號“第1財經(jīng)CBN”商標近似；（2）該商標使用在所報服務(wù)項上，僅僅直接表示了服務(wù)內(nèi)容及特點。
涉案商標標樣如下：
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案件分析：
由于申請人提供了其與引證商標注冊人簽訂的經(jīng)公證的共存同意書，申請商標與引證商標之間已不存在權(quán)利沖突，第（1）條駁回理由已不具有可討論性。因此，以下筆者僅就第（2）條駁回理由對以上案件進行分析。
所謂商標的顯著性是指商標應(yīng)當具備的足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源的特征。而商標顯著特征的判斷應(yīng)當結(jié)合商標的標志本身（構(gòu)成要素、含義、整體外觀等）、商標指定使用商品或服務(wù)、商標指定使用商品或服務(wù)的相關(guān)公眾的認知習(xí)慣、商標在所屬行業(yè)的實際使用情況等方面因素進行綜合判斷。
第一，從申請商標的標志本身進行分析，判斷商標是否具有顯著性應(yīng)從商標的整體印象考慮。就這點來說，申請商標“第一財經(jīng)”雖然含有“財經(jīng)”二字，但其整體并非漢語中的固定搭配，它源于2003年7月，經(jīng)國家廣電總局批準，上海電視臺財經(jīng)頻道和東方廣播電臺財經(jīng)頻率的呼號統(tǒng)一改為第一財經(jīng)，是一個中文詞典里沒有的主觀臆造詞匯，申請人之所以創(chuàng)造這樣一個臆造詞的目的是希望可以為中國廣大群眾提供實時、嚴謹、高質(zhì)的新聞，打造具有公信力和強大影響力的全媒體金融與商業(yè)信息服務(wù)集團，體現(xiàn)了申請人的獨特設(shè)計思路和理念。
第二，判斷商標是否具有顯著性應(yīng)結(jié)合其指定的服務(wù)項目來分析，申請商標指定使用的“廣告、商業(yè)咨詢”等服務(wù)項目，其服務(wù)的內(nèi)容是由該項服務(wù)的消費者決定的，如廣告的內(nèi)容取決于商品經(jīng)營者或者服務(wù)提供者所要推銷的內(nèi)容，廣告服務(wù)的提供商作為一種商業(yè)中介，只起到發(fā)布、傳播廣告的作用，并不能決定廣告的內(nèi)容。同樣地，商業(yè)咨詢服務(wù)的內(nèi)容同樣取決于作為該項服務(wù)的消費者的企業(yè)意欲進行咨詢的內(nèi)容。因此，申請人作為第35類服務(wù)的提供者并不能決定其提供的服務(wù)的內(nèi)容，相應(yīng)的，申請商標“第一財經(jīng)”也不是對服務(wù)內(nèi)容的描述，而是作為一種指示和區(qū)分服務(wù)來源的標志，以向相關(guān)公眾說明申請商標“第一財經(jīng)”所使用的服務(wù)是由其申請人所提供，這也正好說明，申請商標具有區(qū)分服務(wù)來源的功能。
第三，《商標法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”因此，商標的顯著性還可以通過使用取得，不具有顯著性的標志經(jīng)過長期使用后，成為表達某種商品或服務(wù)的專用標志，獲得了第二含義，就可以成為具有顯著性和識別性的商標。例如國內(nèi)享有盛名的“五糧液”商標，曾被認為直接描述了該商品的主要原料，根據(jù)我國商標法的規(guī)定，不應(yīng)獲得注冊，但由于“五糧液”商標經(jīng)過大量而廣泛的使用后，享有巨大聲譽，消費者已經(jīng)完全可以將“五糧液”與四川宜賓酒廠出品的酒聯(lián)系起來，該商標已具有了第二含義，當然應(yīng)獲得注冊。 “五糧液”便因使用而獲得了顯著性。因此為了保險起見，在本案中可以同時聲明，即便商評委認為商標本身不具有顯著性的情況下，該商標經(jīng)過使用也取得了顯著性，符合《商標法》第十一條第二款的規(guī)定。
最后筆者認為，企業(yè)應(yīng)深刻認識到商標的重要性，做好申請注冊商標的充分準備，考慮商標使用在的商品或服務(wù)項目，研究商品或服務(wù)的市場情況，在申請注冊商標的前期下足功夫，盡量避免出現(xiàn)被駁回的情況。并且在日常的工作中，
企業(yè)除了更好的保護商標本身的顯著性外，也應(yīng)該及時收集并整理企業(yè)在對重要的商標進行宣傳和使用中產(chǎn)生的各種文件證據(jù)，從而擁有更多的可以證明該商標顯著性和知名度的證據(jù)，一旦出現(xiàn)被駁回的狀況，提出復(fù)審的成功率也會更高。
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