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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朝魯門
一、前言
在化學領(lǐng)域?qū)＠暾堉薪?jīng)常有使用參數(shù)特征來表征產(chǎn)品的情況。關(guān)于參數(shù)特征，審查指南第二部分第二章3.2.2節(jié)中指出：當產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時，允許借助于參數(shù)特征表征。審查指南第二部分第十章4.3節(jié)中進一步指出：允許用物理-化學參數(shù)來表征化學產(chǎn)品權(quán)利要求的情況是：僅用化學名稱或者結(jié)構(gòu)式或者組成不能清楚表征的結(jié)構(gòu)不明的化學產(chǎn)品；參數(shù)必須是清楚的。由此可見，參數(shù)特征是在不能用結(jié)構(gòu)和/或組成清楚表征其化學產(chǎn)品的情況下才能被采用，而另一方面，也可以將這種不能用結(jié)構(gòu)和/或組成清楚表征的情況衍伸理解為不能清楚體現(xiàn)其產(chǎn)品專利性尤其是新創(chuàng)性。因此，本文中通過分析參數(shù)特征表征的權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定以及具體案例，探討了化學領(lǐng)域?qū)＠暾堉腥绾卧谄錂?quán)利要求采用參數(shù)特征來體現(xiàn)其新創(chuàng)性，以便在今后的專利申請過程中更有針對性地靈活使用參數(shù)特征這一特殊的表征手段。
二、參數(shù)特征表征權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定及分析
1、參數(shù)特征表征的權(quán)利要求的新穎性
審查指南第二部分第三章3.2.5中規(guī)定：對于包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性的審查，應當考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。
第二部分第十章5.3中規(guī)定：對于用物理化學參數(shù)表征的化學產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。
由此可見，在采用參數(shù)特征體現(xiàn)新穎性時應注意以下兩點：（1）如果該參數(shù)特征隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該產(chǎn)品具有新穎性；（2）如果根據(jù)其無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明它們在結(jié)構(gòu)和/或組成上的不同。實踐中，尤其在專利申請的實質(zhì)審查過程中，對于參數(shù)特征表征的權(quán)利要求，審查員通常采用的做法是“推定”。因此，作為專利申請人在采用參數(shù)特征表征權(quán)利要求時應在最初開始就具有針對這種“推定”準備“舉證”的意識，應在說明書中對采用的參數(shù)特征的測定方法、評價標準以及表征意義等進行相應的詳細記載。
2、參數(shù)特征表征的權(quán)利要求的創(chuàng)造性
關(guān)于參數(shù)特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性，審查指南中沒有明確的規(guī)定，實踐中仍按照通常的三步法進行判斷的情況較多。而且，參數(shù)特征與產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成特征有著必然關(guān)系，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成決定其性能及對應參數(shù)，因此，不能將參數(shù)特征和結(jié)構(gòu)和/或組成特征分割考慮，而應具體分析參數(shù)特征與結(jié)構(gòu)和/或組成特征之間的關(guān)系，進一步分析參數(shù)特征所隱含的結(jié)構(gòu)和/或組成，綜合考慮確定與其關(guān)聯(lián)的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題及其效果。
因此，對于專利申請人而言，為了清楚體現(xiàn)發(fā)明的創(chuàng)造性，在權(quán)利要求中應該采用能夠隱含表征結(jié)構(gòu)和/或組成與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不同這樣的參數(shù)特征，并且，該隱含表征的結(jié)構(gòu)和/或組成應該是解決所要解決的技術(shù)課題的關(guān)鍵。關(guān)于該點可參照下面的具體案例分析。
三、案例分析
關(guān)于參數(shù)特征表征權(quán)利要求的新穎性，在審查指南中有較為明確的規(guī)定，因此就不再舉出具體案例進行分析。而關(guān)于參數(shù)特征對權(quán)利要求的創(chuàng)造性的影響，審查指南中沒有明確的規(guī)定，實踐中仍存在許多操作上的困惑，因此，下面舉出一個具體案例，以對該問題進行探討。
案例：
該專利申請的權(quán)利要求1（以下稱為案例發(fā)明）中請求保護一種陶瓷電子部件，是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時煅燒而得的；所述磁性體部由鐵氧體陶瓷組合物形成，所述鐵氧體陶瓷組合物的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量在規(guī)定范圍，并且進一步限定了該陶瓷電子部件的電阻率為規(guī)定值以上。
該案例發(fā)明中以“結(jié)構(gòu)+組成+制造方法+參數(shù)（電阻率）”的方式進行了限定。
根據(jù)其說明書的記載，將金屬線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際的燒結(jié)溫度選擇金屬線材的熔點以下的溫度，然而，作為這樣的金屬線材使用Cu時，在這樣的燒結(jié)溫度下并不存在同時滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件。因此，一直以來未能將Cu應用于實際的產(chǎn)品中，而是使用Ag。而案例發(fā)明中基于Mn2O3比Fe2O3優(yōu)先被還原，可在Fe2O3被還原前完成燒結(jié)，并且，Mn2O3即使還原也不會引起電阻率的下降這樣的發(fā)現(xiàn)，確立了鐵氧體材料中的Fe2O3和Mn2O3的摩爾含量，從而實現(xiàn)了將Cu金屬線材應用于實際的同時煅燒制造陶瓷電子部件中。
相對于此，對比文件1中公開了一種陶瓷電子部件，其磁性部分由鐵氧體組成，并且所公開的鐵氧體主成分中的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量與案例發(fā)明的規(guī)定范圍部分重疊。另外，其金屬線材為Pd或Ag-Pd合金。
因此，案例發(fā)明與對比文件1 公開的技術(shù)內(nèi)容相比，其區(qū)別在于(1)是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時煅燒而得的；(2) 陶瓷電子部件的電阻率為規(guī)定值以上?；谏鲜鰠^(qū)別可確定案例的相對于對比文件1實際解決的技術(shù)問題是將Cu線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際如何使其電阻率為規(guī)定值以上。
另一方面，對比文件2中針對上述將Cu線材和磁性體部同時煅燒而制造陶瓷電子部件之際不存在同時滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件的問題公開了“在Cu導體不氧化的氧分壓下進行煅燒→發(fā)生鐵氧體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化→氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化→通過滾筒研磨除去表面的氧化膜”的處理方法，從而防止了陶瓷電子部件的電阻率下降。即，該對比文件2給出了在對比文件1中應用上述區(qū)別（1）的啟示，并且從其公開的可防止陶瓷電子部件的電阻率下降這一事實可以預期通過其公開的處理方法能夠?qū)Ρ任募?中應用上述區(qū)別（1）的產(chǎn)品控制為電阻率在規(guī)定值以上，即，基于上述與對比文件1的區(qū)別（1）以及參數(shù)特征區(qū)別（2）其創(chuàng)造性難以得到認可。
由以上分析可知，該案例所要解決的技術(shù)課題是在將Cu金屬線材和磁性體部同時煅燒而制造的陶瓷電子部件中使金屬線材不發(fā)生氧化以及鐵氧體材料的Fe2O3不發(fā)生還原，由此防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，控制為上述參數(shù)特征的電阻率為規(guī)定值以上。換言之，該參數(shù)特征所隱含的結(jié)構(gòu)是未氧化的金屬線材以及鐵氧體材料中的未還原的Fe2O3，而這樣的結(jié)構(gòu)顯然與經(jīng)上述對比文件2的處理方法的最終產(chǎn)品中的相應結(jié)構(gòu)相同且?guī)淼男Ч彩欠乐固沾呻娮硬考碾娮杪实南陆?，因此基于該參?shù)特征的創(chuàng)造性難以得到認可。另一方面，如上所述，本案例發(fā)明的發(fā)明點實際上是發(fā)現(xiàn)Mn2O3對解決上述課題的作用，通過確立鐵氧體材料中的Mn2O3與Fe2O3的含量，從而解決了該課題。然而，其權(quán)利要求中不論是組成上還是所采用的參數(shù)特征上均沒有體現(xiàn)出基于其發(fā)明點的與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的區(qū)別，進而導致了其創(chuàng)造性難以得到認可的情況。
因此，對基于參數(shù)特征來體現(xiàn)創(chuàng)造性的發(fā)明而言，采用參數(shù)特征之際首先應該考慮該參數(shù)特征能否體現(xiàn)基于發(fā)明點的與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成上的區(qū)別，以防止即使在審查過程中基于對比文件重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題及其效果之際也不會與發(fā)明所要解決的課題出現(xiàn)太大出入從而導致申請人的發(fā)明點無法得到充分考量的問題。
四、結(jié)尾
以上通過簡單分析參數(shù)特征表征的權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定以及具體案例探討了化學領(lǐng)域?qū)＠暾埢趨?shù)特征體現(xiàn)其新創(chuàng)性時應考慮的因素，然而實踐中出于現(xiàn)有技術(shù)的掌握程度、專利申請自身的發(fā)明高度以及申請專利的目的等等各種原因，參數(shù)特征的采用本身存在復雜的問題，希望通過本文能對專利申請人今后的專利申請過程中更有針對性地靈活使用參數(shù)特征這一特殊的表征手段起到參考作用。
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