文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 康艷麗

　　《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定：“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。”

　　《商標(biāo)法實施條例》第八十四條規(guī)定：“商標(biāo)法所稱商標(biāo)代理機構(gòu)，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)和從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。”

　　2018年發(fā)布的《商標(biāo)代理機構(gòu)備案辦理須知》對于備案主體的規(guī)定如下：可以向商標(biāo)局備案的商標(biāo)代理機構(gòu)包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)以及從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。經(jīng)工商登記的商標(biāo)代理機構(gòu)，其經(jīng)營范圍中應(yīng)當(dāng)含有“商標(biāo)代理”、“知識產(chǎn)權(quán)代理”、“商標(biāo)代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)”項目。

　　自此，認(rèn)定商標(biāo)代理機構(gòu)以商標(biāo)申請人的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)，即只要經(jīng)營范圍中包含“商標(biāo)代理”、“知識產(chǎn)權(quán)代理”、“商標(biāo)代理服務(wù)”或者“知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)”，不論是否在商標(biāo)局進(jìn)行代理機構(gòu)備案，均會被認(rèn)定為商標(biāo)代理機構(gòu)。此類商標(biāo)申請人如果在其代理服務(wù)以外申請商標(biāo)注冊，則依據(jù)《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定，不予注冊。

　　因上述規(guī)定對于《商標(biāo)法》十九條的商標(biāo)代理機構(gòu)作出了明確限定，試圖規(guī)避上述規(guī)定的商標(biāo)申請人就開始以更為隱蔽的方式進(jìn)行商標(biāo)申請。近日，筆者接觸到一起以知識產(chǎn)權(quán)公司監(jiān)事名義進(jìn)行商標(biāo)申請的案件。

　　2017年03月17日，李楠、李紀(jì)軍在第20類申請注冊第23202287號“飛雕”商標(biāo)，2017年12月06日在1578號《商標(biāo)公告》初審公告，異議期內(nèi)，該商標(biāo)被提出異議。

　　2019年，《商標(biāo)異議決定書》認(rèn)為：李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的監(jiān)事，其申請注冊商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十九條第四款之規(guī)定，依據(jù)《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定，決定第23202287號“飛雕”商標(biāo)不予注冊。

　　本案中，申請人之一李楠作為知識產(chǎn)權(quán)代理公司的監(jiān)事，為商標(biāo)代理機構(gòu)的高層管理人員，理應(yīng)了解《商標(biāo)法》十九條對于商標(biāo)代理機構(gòu)的限定，但其為了規(guī)避商標(biāo)申請階段的審查，采用了以個人名義進(jìn)行商標(biāo)注冊的方式。面對實務(wù)中層出不窮、不斷變化的更加隱蔽的商標(biāo)搶注行為，司法機關(guān)在實踐中也作了進(jìn)一步的規(guī)范。2019年4月24日，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭發(fā)布《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》，其中，14.1對于【商標(biāo)代理機構(gòu)的認(rèn)定】規(guī)定為：已經(jīng)備案的從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體、以及雖未備案但實際從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的“商標(biāo)代理機構(gòu)”，一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認(rèn)定“商標(biāo)代理機構(gòu)”的依據(jù)。

　　“飛雕”商標(biāo)異議案中，李楠以個人名義進(jìn)行商標(biāo)申請，在商標(biāo)申請時提供的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中無商標(biāo)代理等服務(wù)，從而使其順利規(guī)避了《商標(biāo)法》十九條的審查，予以初審公告。在異議案件中，通過工商查詢獲悉，李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的監(jiān)事，其作為公司的監(jiān)事，是知識產(chǎn)權(quán)公司的高層管理人員，負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)公司的管理經(jīng)營，對于公司的決策、運營以及商標(biāo)行業(yè)的相關(guān)規(guī)定理應(yīng)具有相應(yīng)的認(rèn)知水平，對于這種惡意規(guī)避《商標(biāo)法》的搶注行為，在適用《商標(biāo)法》第十九條時，應(yīng)對商標(biāo)代理機構(gòu)做擴大解釋，本案中的監(jiān)事應(yīng)作為廣義上的“商標(biāo)代理機構(gòu)”，由此可推，商標(biāo)代理機構(gòu)的董監(jiān)高等高層管理人員也應(yīng)屬于廣義上的“商標(biāo)代理機構(gòu)”。同時，該情形亦符合《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中“……雖未備案但實際從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的主體，屬于商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的‘商標(biāo)代理機構(gòu)’，一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認(rèn)定‘商標(biāo)代理機構(gòu)’的依據(jù)”的規(guī)定。

　　以商標(biāo)代理組織董監(jiān)高名義進(jìn)行商標(biāo)申請是一種更為隱蔽的商標(biāo)搶注方式，官方在審查階段較難發(fā)現(xiàn)，這就需要商標(biāo)權(quán)人及時進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)搶注商標(biāo)，再通過商標(biāo)異議、無效宣告等程序撤銷商標(biāo)。實踐中，商標(biāo)搶注的方式多種多樣，但萬變不離其宗，在商標(biāo)維權(quán)之路上，穩(wěn)定及時的商標(biāo)監(jiān)測，細(xì)致深入的案件分析是企業(yè)商標(biāo)維權(quán)的基礎(chǔ)工作，也是最為核心的工作。