文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張海永

　　日本特許廳（JPO）為了滿足申請人對專利申請進行加速審查的需求，提供了多種加速審查途徑供申請人進行選擇，以適應不同申請人的不同需求。這些途徑主要包括優(yōu)先審查（優(yōu)先審査）、早期審查（早期審査）以及超早期審查（スーパー 早期審査）。雖然日本從2006年開始將日本特許廳與各國專利審查機構建立的專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）納入日本的早期審查程序，本文中仍將對通過PPH進行加速審查的途徑進行單獨介紹。以下對上述日本專利加速審查的途徑進行簡單介紹。

　　一、優(yōu)先審查

　　如果專利被公開到開始專利審查之間間隔的時間較長，會產(chǎn)生以下不良的后果，影響專利制度的正常運轉(zhuǎn)：

　?。?） 第三方實施該專利申請所涉及的技術，而由于該專利申請尚未進入實質(zhì)審查程序，申請人的權利受到的侵害無法預料，從而使得申請人的利益在較長時間內(nèi)處于受損失狀態(tài)；

　?。?）該專利申請存在某種缺陷使得該專利不存在授權的前景，但此時該專利申請的申請人依然可能向根據(jù)公開的專利申請實施該專利申請記載的方案的第三方發(fā)出警告，這就相當于申請人利用本不屬于他的優(yōu)勢向競爭對手進行攻擊。

　　上述的兩種情況都不利于專利系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，為了盡可能避免上述情況的出現(xiàn)，申請人在第三方正在實施或者計劃實施所要求保護的發(fā)明的專利申請時，可以要求優(yōu)先審查。值得注意的是，在上述第（2）種情況下，第三方出于防御的目的也可以提出優(yōu)先審查請求。

　　提出優(yōu)先審查的專利申請應滿足下述條件：

　　（1）已經(jīng)針對該專利申請?zhí)崞饘崒徴埱螅?/p>

　?。?）該專利必須處于公開狀態(tài)且還沒有授權；

　?。?）第三方實體在該專利申請公開之后、授權之前，以營業(yè)為目的，實施該專利申請；

　　（4）存在其他需要緊急審查的需要。

　　在提出優(yōu)先審查請求時，需提供以下證明文件：

　?。?）說明第三方實施狀態(tài)的情況說明書，需提供第三方的實施行為所涉及的產(chǎn)品或方法的說明書以及必要的附圖；

　　（2）警告函的復印件；

　　（3）產(chǎn)品、宣傳手冊、樣品、照片等；

　?。?）能夠證明第三方的實施行為的相關文件。

　　如果該專利申請滿足上述的條件，審查員會進行優(yōu)先審查，最快四個月內(nèi)就會有最終的審查決定。

　　二、早期審查程序

　　根據(jù)日本特許廳公布的《特許出願の早期審査?早期審理ガイドライン 平成２８年８月》，當專利申請滿足以下任意一個條件時，即可請求JPO對該專利申請進行早期審查：

　　（1）已經(jīng)實際制造、銷售了專利產(chǎn)品，或從申請加快日開始2年內(nèi)計劃生產(chǎn)該專利產(chǎn)品（包括已經(jīng)申報農(nóng)藥或藥品的審批的情況）；

　　（2）申請人就該發(fā)明已經(jīng)向其它國家的專利局提出了專利申請，或者已經(jīng)提出了國際申請；

　?。?）該申請的申請人中全部或部分是中小企業(yè)、科研院所、個人、公益機構；

　?。?）該申請涉及綠色節(jié)能技術；

　?。?）來自大地震震災區(qū)的申請；

　?。?）在亞洲有關聯(lián)公司的跨國集團的相關申請。

　　對于中國申請人，可以利用上述的第二個條件提出早期審查請求，但是對于從中國到日本的申請來說，如果在國內(nèi)沒有申請，直接去日本申請且不屬于PCT申請的話，則不能利用該條。通過該途徑提出早期審查請求時，申請人需要在早期審查的情況說明書（早期審査に関する事情説明書）描述本申請的技術方案與現(xiàn)有技術中的技術方案之間的區(qū)別。例如，如果該申請的的中國優(yōu)先權申請收到了檢索報告和審查意見，可以提交該檢索報告和審查意見來請求早期審查，或者申請人可以提交本申請說明書的背景技術部分記載的文獻與本申請技術方案的區(qū)別來請求早期審查；或者當本申請是一件國際申請的日本國家階段申請時，申請人還可以提交國際檢索報告和國際檢索單位的書面意見中所引用的對比文件和本申請技術方案的區(qū)別來請求早期審查。

　　通過早期審查程序可以大大縮短審查時間，加快審查進程。一般情況下，通過早期審查程序，收到第一次審查結果報告的時間比正常情況下平均可以縮短6個月左右，在早期審查程序中收到第一次審查意見通知書的時間平均為2.3個月。需要說明的是，向JPO提出早期審查請求時無需繳納官費，并且早期審查請求可以在提交審查請求的同時或者之后提出。

　　三、超早期審查程序

　　超早期審查除了要滿足前述的早期審查程序的條件外，還需要滿足以下條件：

　?。?）相關聯(lián)的專利申請已在國外提出；

　?。?）申請超早期審查至少4周前已在線完成所有申請程序；

　?。?）相關聯(lián)的專利申請的技術方案得以實施。

　　超早期審查的申請程序大致和早期審查的申請程序相同，唯一不同之處在于，需要在“情況說明書”中注明該申請請求進行超早期審查。超早期審查可以進一步加速審查進程，大約平均在一個月左右就會收到第一次審查意見通知書。

　　對于加速審查和優(yōu)先審查，任何事件都不會觸發(fā)加速程序的提前終止，但需要申請人的配合。不同的是，對于超級加速審查，請求延長回復審查意見通知書的期限將觸發(fā)加速程序的提前終止。

　　四、PPH

　　除了上述的加速審查途徑，日本還與多個國家或地區(qū)的專利審查機構建立專利審查高速公路PPH。以中國專利局（CNIPA）和日本特許廳之間的中日專利審查高速路為例，申請人可以：（I）使用來自CNIPA 的工作結果；以及（II）使用來自CNIPA 的PCT 國際階段工作結果來提出PPH請求。

　　第（I）種情況下，該日本申請需滿足以下條件：

　?。?）該日本申請（包括PCT 國家階段申請）是

　　（i）依巴黎公約有效要求CNIPA 申請優(yōu)先權的申請，或

　　（ii）未要求優(yōu)先權的PCT 國家階段申請，或

　　（iii）依巴黎公約有效要求PCT 申請優(yōu)先權的申請，該PCT申請未要求優(yōu)先權。

　　有效要求多個CNIPA 申請或直接PCT 申請優(yōu)先權的申請，或符合以上（i）至（iii）要求之原始申請的分案申請，亦符合要求；

　?。?）在CNIPA 至少有一個對應申請，其具有一項或多項被CNIPA認定為具有可專利性/可授權的權利要求；

　?。?）JPO 申請的所有權利要求必須與CNIPA 認定為具有可專利性/可授權的一個或多個權利要求充分對應；

　?。?）JPO 在申請人提出PPH 請求之時尚未對申請進行審查。

　　第（II）種情況下，該日本申請需滿足以下條件：

　　（1）對應該申請的PCT 申請的國際階段的最新工作結果（例如國際初步審查報告，國際檢索單位的書面意見等）指出至少一項權利要求具有可專利性/可授權；

　?。?）申請和對應國際申請之間的關系滿足以下要求之一：

　?。ˋ）申請是對應國際申請的國家階段申請

　?。˙）申請是作為對應國際申請的優(yōu)先權要求基礎的國家申請

　　（C）申請是要求了對應國際申請的優(yōu)先權的國際申請的國家階段申請

　　（D）申請是要求了對應國際申請的國外/國內(nèi)優(yōu)先權的國家申請

　?。‥）申請是滿足以上(A)-(D)要求之一的申請的派生申請（分案申請和要求國內(nèi)優(yōu)先權的申請等）；

　?。?）提交進行PCT-PPH 審查的申請的所有權利要求，無論是原始提交的或者是修改后的，必須與對應國際申請中被最新國際工作結果認為具有可專利性/可授權的一個或多個權利要求充分對應；

　?。?）JPO 在申請人提出PPH 請求之時尚未對申請進行審查。

　　需要注意的是，不論使用來自CNIPA 的工作結果還是使用來自CNIPA 的PCT 國際階段工作結果來提出PPH請求，該日本申請的權利要求必須全部被CNIPA認為是可授權的，才能根據(jù)來自CNIPA的工作結果來提出PPH請求。

　　結語

　　以上對日本專利審查中進行加速審查的途徑進行了介紹，申請人可根據(jù)相應申請的具體情況和申請人本身的情況和具體要求提出加速審查請求。例如，對于進入日本國家階段的PCT申請，在該PCT申請的中國優(yōu)先權已被CNIPA授權并且國際檢索單位的書面意見中也有可授權的權利要求時，應視該申請的具體情況進行加速審查途徑的選擇。例如，如果該PCT申請的中國優(yōu)先權的全部權利要求都被授權而國際檢索單位的書面意見中存在某些不被認可的權利要求時，申請人可優(yōu)先選擇使用來自CNIPA的工作結果提出PPH請求，如果該PCT申請的中國優(yōu)先權的審查意見通知書和國際檢索單位的書面意見中都存在某些不被認可的權利要求時，審查人可以提交該PCT申請的中國優(yōu)先權的審查意見通知書或國際檢索單位的書面意見中的現(xiàn)有技術文獻和該日本申請的區(qū)別或者對在先申請進行修改來提出早期審查請求。受限于筆者的水平，不當之處在所難免，歡迎各位批評指正。