文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉達(dá)
香港作為中國大陸對外溝通交流的門戶，一直是國內(nèi)外客戶進(jìn)行商標(biāo)注冊申請的重點(diǎn)地區(qū)之一，同時(shí)其商標(biāo)制度亦受到英國的極大影響。在中國大陸《商標(biāo)法》中，駁回復(fù)審的期限為收到駁回通知之日起15日，且并無延期或擱置制度，導(dǎo)致在復(fù)審程序中很難等到引證商標(biāo)爭議程序的審理結(jié)果，而被迫推進(jìn)后續(xù)的訴訟或補(bǔ)位提交商標(biāo)新申請。而在香港商標(biāo)申請中，則明確規(guī)定商標(biāo)申請人可在上述情況下申請延期，以使商標(biāo)申請人獲得額外時(shí)間以進(jìn)行準(zhǔn)備或采取其他措施解決糾紛。
在香港商標(biāo)審查中，可以申請延期的情況主要分為兩種，一為在商標(biāo)注冊申請中，二為在對商標(biāo)提起異議、撤銷、無效等其他法律程序中。本文將簡要介紹第一種情況，即香港商標(biāo)駁回復(fù)審中申請延期的相關(guān)制度，以盼客戶能夠主動運(yùn)用駁回復(fù)審延期制度最大程度地保護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)利。
申請人商標(biāo)的注冊申請如遇官方下發(fā)駁回，為爭取額外時(shí)間以聯(lián)系在先商標(biāo)所有人進(jìn)行談判、對在先商標(biāo)采取措施、準(zhǔn)備證據(jù)等，申請人可選擇以如下基礎(chǔ)申請駁回復(fù)審延期。
1.基于香港《商標(biāo)規(guī)則》第13(3)條申請延期
根據(jù)香港《商標(biāo)規(guī)則》第13(3)條規(guī)定，在首次駁回規(guī)定的答復(fù)期限內(nèi)，商標(biāo)申請人可申請進(jìn)行駁回復(fù)審延期一次，為期3個(gè)月。值得注意的是，商標(biāo)申請人以本條規(guī)定為基礎(chǔ)申請延期，不需要任何理由，而且一般會馬上被官方核準(zhǔn)。但鑒于香港駁回復(fù)審一般都會給予6個(gè)月的復(fù)審期限，加上申請人可依照本條規(guī)定申請延長的3個(gè)月，則首次駁回的復(fù)審期限最長可達(dá)9個(gè)月?？陀^來說，如無特殊情況，香港官方認(rèn)為9個(gè)月的期限是足以使商標(biāo)申請人進(jìn)行充分準(zhǔn)備以提交駁回復(fù)審的。因此，商標(biāo)申請人無法依據(jù)本條規(guī)定再行申請延期3個(gè)月，即商標(biāo)申請人以本條規(guī)定申請延期只可適用一次。
2.基于香港《商標(biāo)規(guī)則》第13(6)條申請延期
商標(biāo)申請人在基于香港《商標(biāo)規(guī)則》第13(3)條申請延期后，原則上已不能再行申請延期，但考慮到某些特殊原因，如申請人的商標(biāo)申請是由于相對理由，即存在在先相同、近似商標(biāo)而駁回的，則申請人可提交駁回復(fù)審簡單告知香港官方因如下理由需要進(jìn)行延期審查，待香港官方就申請人提交的駁回復(fù)審下發(fā)裁定，并要求申請人在一定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)的，則申請人可在此期限內(nèi)基于如下理由提交延期申請：
?。?）申請人需要額外時(shí)間以取得某有關(guān)在先商標(biāo)所有人的同意；
?。?）申請人需要額外時(shí)間以取得某有關(guān)在先商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓；或
?。?）某有關(guān)在先商標(biāo)的無效、撤銷程序仍然待決；
?。?）申請人需要額外時(shí)間準(zhǔn)備使用證據(jù)；或
?。?）申請人有其他特殊情況。
申請人基于本條規(guī)定可以多次申請延期，但每次申請延長的期限仍然不得超過3個(gè)月。
關(guān)于前三個(gè)理由，我們可以發(fā)現(xiàn)其均是與在先商標(biāo)相關(guān)的原因，理由（1）為獲取同意函，理由（2）為商標(biāo)轉(zhuǎn)讓統(tǒng)一所有人名義，理由（3）為等待對在先商標(biāo)提起無效、撤銷的法律程序結(jié)果。關(guān)于理由（3）中沒有等待對引證商標(biāo)提起異議的法律程序結(jié)果的原因，是因?yàn)槿缦愀酃俜桨l(fā)現(xiàn)存在未注冊的在先商標(biāo)，其將自動擱置申請人商標(biāo)的審查程序，并告知申請人該情況，并等到該在先商標(biāo)狀態(tài)確定，如確認(rèn)注冊或未注冊后，再根據(jù)不同情況對申請人商標(biāo)申請下發(fā)駁回或核準(zhǔn)公告通知。對比中國大陸的商標(biāo)制度，中國大陸官方并不會等待被駁回商標(biāo)申請人對在先商標(biāo)撤銷申請的結(jié)果，并擱置對該申請人商標(biāo)駁回復(fù)審的答復(fù)期限，因此代理機(jī)構(gòu)一般會建議該申請人放棄被駁回的原商標(biāo)申請，而選擇對在先商標(biāo)提起撤銷申請，并在此后重新提交商標(biāo)新申請，以起到類似的駁回復(fù)審延期效果。但這種實(shí)踐中的操作方法畢竟與香港正式的駁回復(fù)審延期制度不同，因?yàn)榇嬖诒获g回商標(biāo)的申請人提交新申請前，又有其他商標(biāo)申請人提交了在先相同或近似商標(biāo)，而被駁回商標(biāo)申請人的商標(biāo)新申請又被引證新的在先商標(biāo)駁回，從而產(chǎn)生新的需要解決的障礙。
理由（4）為給予申請人準(zhǔn)備使用證據(jù)的時(shí)間，但需注意，根據(jù)本條規(guī)定，香港官方只給予由于相對理由而被駁回的商標(biāo)申請以延期準(zhǔn)備使用證據(jù)的機(jī)會，而未給予因絕對理由，即缺乏顯著性等而被駁回的商標(biāo)注冊申請以此延期途徑。
關(guān)于理由（5）中所述其他情況，一般是指在先商標(biāo)已失效，或即將失效，但由于香港法律規(guī)定，商標(biāo)失效日后仍有一年的隔離期，在此期間內(nèi)該在先商標(biāo)仍然會被引證用以駁回申請人商標(biāo)的注冊申請?；谶@種特殊情況，商標(biāo)申請人可選擇基于本條規(guī)定中理由（5）來多次申請每次不超過3個(gè)月的延期，以等待該引證商標(biāo)隔離期結(jié)束后提交駁回復(fù)審，從而使申請人商標(biāo)順利核準(zhǔn)公告。
參考資料：
1.香港《商標(biāo)條例》（第559章）
2.香港《商標(biāo)規(guī)則》（第559A章）