文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 柴瑋杰
在實踐中，一件商標很難保證在投入使用數(shù)年后依然保持絲毫不變?；蛞?qū)徝涝颍蛞蚴袌鲎儎?，商標可能在實際使用過程中逐漸地出現(xiàn)一些細微變化，如：字體，顏色，文字的組成等。對于一些粗心的消費者而言，可能壓根察覺不到這些細微的變化。然而，在商標審查中，這些變化卻可能帶來許多問題。尤其在美國這樣重視使用證據(jù)的國家，若商標實際使用與注冊標樣不一致，是否會導致原注冊商標因無法提交使用證據(jù)而被他人撤銷呢？申請人又是否需要為這些輕微變更設計的商標，重新提交商標申請呢？
由于商標申請日及實際使用日涉及在先權利的問題，一旦出現(xiàn)爭議，對申請人的權利影響重大。因此，相較于直接放棄原商標轉(zhuǎn)而申請新商標，對舊商標申請修改，以符合新的使用樣式，無疑是更為便捷，有利的一種方案。以下，我們將為大家介紹，何種類型的變更為美國商標局可接受的變更，以幫助各申請人更好地自己的注冊商標，保護自己的商標權利。
在美國，對已申請或注冊商標能否進行顏色，文字，描述等的變更，主要取決于該種變更是否構(gòu)成“實質(zhì)性變更”。對于使用中逐漸出現(xiàn)變化的商標，若該種變化屬于“非實質(zhì)性變更”則可以直接申請變更原注冊商標，以使得注冊商標與實際使用相符合。由于美國基于馬德里及外國注冊/申請?zhí)峤坏纳暾埢蜃?，受制于作為申請基礎的外國注冊的制約，而無法隨意變更，因此，以下討論，并不涉及基于66（a）及44 （e）/ （d）而提交的申請或注冊。
一、何為實質(zhì)性變更
1.商標顏色
一般而言，除非商標本身即為顏色商標，否則對商標顏色的變更，不屬于實質(zhì)性變更。此系因?qū)τ谖淖旨皥D形商標而言，顏色非主要識別元素，消費者更多地從文字及圖形本身對商標進行識別，因此，除非商標顏色的變更，將影響商標的含義，或顏色本身為商標的顯著部分，對顏色的變更申請將獲得官方的核準。
舉例而言，將藍色水滴修改為紅色，屬于實質(zhì)性變更，因該種修改使得原本寓意“泉水/露水”等的水滴，變?yōu)樵⒁狻磅r血”，使得商標含義發(fā)生重大變化；或者，商標本身的設計圖案不含顯著性，其本身的顯著性來源于顏色，則顏色的修改一般構(gòu)成實質(zhì)性修改，而無法獲得核準。
2.商標描述
在大多數(shù)申請人的眼中，商標描述可有可無，似乎并不屬于商標申請中的重要環(huán)節(jié)。然而，對于對商標組成文字進行過高度設計的商標，商標描述的不同，可能直接導致文字及含義組成的不同。如：英文字母“Z”與數(shù)字“2”，一旦經(jīng)過設計，“z”與“2”可能變得極為相似，無法輕易辨別。究竟是“2”還是“z”，將直接取決于申請人提交的商標描述。
關于何為“實質(zhì)性”的商標描述修改，一般美國采用以下判斷標準：
1）修改后的描述與原提交描述進行對比，是否改變了原描述的本質(zhì)性內(nèi)容；
2）若進行該種變動后，已公告商標需重新公告，已完成審查的商標需審查員重新進行審查的，則該種變動屬于“實質(zhì)性”變動。一般無法被商標局核準。
然而，前述標準存在例外情況，若申請人存在其他已注冊商標，與擬變更的商標描述相同或相似，則即使修改后的描述屬于“實質(zhì)性”變更，也可能被官方核準。
3.商標文字組成
對商標的文字組成而言，上述“商標描述”的實質(zhì)性變更標準同樣適用。整體來說，一般若文字變動對商標整體傳遞的商業(yè)印象不產(chǎn)生影響，則不屬于實質(zhì)性變更。然而，由于文字對含義的影響，無法單純以字數(shù)衡量，有時一個標點符號即改變商標整體含義，有時即使加入新的詞組，商標含義也無實質(zhì)性變動。因此，商標文字組成的修改，在是否構(gòu)成“實質(zhì)性變更”的問題上，更具有復雜性及可爭辯性，以下，我們將簡單介紹具有代表性的幾個案例，以幫助理解何種類型的變更屬于“改變了商業(yè)印象”，而何種類型的變更，屬于不改變商業(yè)印象的“非實質(zhì)性”變更。
案例1:“？”的增加，屬于實質(zhì)性變更商標含義。申請人原商標為“GOT STRAPS”，欲變更為“GOT STRAPS？”。官方認為，該種變更屬于實質(zhì)性變更，因商標傳遞的整體含義從陳述句變?yōu)橐蓡柧洹?/p>
案例2：申請人原商標為“NY JEWELRY OUTLET”，欲變更為“New York JEWELRY OUTLET”不屬于實質(zhì)性變更。雖然“NY”似乎與“NEW YORK”差異較大，但在美國，“NY”一般視作“NEW YORK”縮寫，因此，雖然在字數(shù)及外觀上產(chǎn)生一定變動，但該種變動在美國不屬于“實質(zhì)性”變更。
案例3：申請人原商標為“GRAN VINO MALAGA LARIOS + 設計元素”，欲變更為“VINO DE MALAGA LARIOS + 設計元素”，官方不認為該種變動屬于“實質(zhì)性變更”。
案例4：申請人原商標為“TACILESENSE”，欲變更為“TACTILESENSE”，官方認為該種變動屬于“實質(zhì)性變更”。
綜合以上，其實商標的變動是否屬于“實質(zhì)性”變更，主要還需從該種變更是否改變了原商標所傳遞的“商業(yè)印象”入手。若相關變動為改變原商標“本質(zhì)”，則相關變動一般不屬于實質(zhì)性變更。
二、證據(jù)相關的“實質(zhì)性變更”
如前所述，若為非實質(zhì)性變更，則若后續(xù)使用發(fā)生變化，申請人可以申請對標樣進行變更，以使得商標標樣符合實際使用。然而，若未進行該種變更，能否以存在輕微差別的標樣作為使用證據(jù)提交呢？第三方又是否可以以“注冊的標樣未投入實際使用”為理由，向申請人商標提起不使用為理由的無效呢(相當于國內(nèi)的撤三)？
就使用證據(jù)而言，一般來說，尤其是對主張了設計及顏色的商標，我們一般在提交使用證據(jù)時都建議客戶提供與申請標樣完全一致的證據(jù)，以確保提交的證據(jù)可以通過審查。但是，實踐中，僅發(fā)生輕微變化的使用證據(jù)（如：字體等），同樣有被官方接受的先例。但為了避免爭議，我們依然建議若申請人的商標在實際使用中若出現(xiàn)變化的，只要在前述“非實質(zhì)性”變更的范圍內(nèi)，則盡快向商標申請變更商標，以使得使用與注冊商標相符合。
但是，若未能進行變更，未被第三方以舊商標未實際使用而提起撤銷；或者，變更已經(jīng)屬于實質(zhì)性變更，因此，需申請新的商標，而遭遇第三方以使用在新商標前（舊商標后）發(fā)起的商標爭議呢？在這里，我們就需要引入美國商標中的另一個原則“Doctrine of Tacking”。在該原則下，若商標僅是進行了細微的修改，則商標申請人可以在新的商標標樣下，保留原商標的優(yōu)先權日（該原則主要系應用于商標爭議）。Tacking原則能否適用，其核心在于：商標帶給消費者的商業(yè)印象是否發(fā)生改變，新舊商標是否屬于“法律上的等同商標 Legal Equivalent”。
也即，若申請人在實際使用中，商標標樣出現(xiàn)輕微變化，而新標樣帶給消費者的商業(yè)印象與就商標相同的，則第三方將無法基于不使用而向客戶提起撤銷。需注意的是，雖然官方表達中使用了“輕微變化”，但實際上，從非專業(yè)人士的角度來看，有些“不改變商業(yè)印象”的變化，還是挺大的呢。如：美國官方也不認為在原文字商標的基礎上，增加一個狗爪子的圖案為“重大變化”。由于美國商標審查中，一般認為文字與圖形組合的商標，以文字為主要元素，因此，增加了一個“狗爪”設計，并沒有改變原文字商標給消費者帶來的商業(yè)印象。
同樣地，在Hana Financial v. Hana Bank一案中，Hana Financial 訴Hana Bank 侵權，Hana Bank 承認其對“Hana Bank”商標的使用，晚于“Hana Financial”，然而其主張，其“Hana Bank”商標應當適用“Tacking原則”，繼承其“Hana Overseas Korea Club”的優(yōu)先權，而其“Hana Overseas Korea Club”的使用，遠早于Hana Financial?！癏ana Overseas Korea Club”后演變?yōu)椤癏ana World Center”，并最終演變?yōu)椤癏ana Bank”。該案中，最終陪審團認可了Hana Bank 的主張，認為Doctrine of Tacking可以適用，Hana Bank繼承Hana Overseas Korea Club 的在先權利。
從上述案例中，我們可以看到，雖然我們建議申請人商標的使用逐漸偏離原申請/注冊標樣，只要該種變化不改變原商標傳遞的商業(yè)印象，則應當及時向官方提交更正申請，要求將修改商標標樣以符合實際使用。但是，若未能進行前述操作，或相關申請被PTO所拒絕，而后商標卷入無效或侵權案件，則也不必過于慌張。法院或無效程序中對于“法律等同商標”的判斷較審查員審查階段更為靈活。若申請人存在相同或近似的舊商標（若參考上述“HANA BANK”一案，相關“近似”的標準還挺寬泛）使用或申請的，則可能可以依賴原商標，主張新商標的優(yōu)先權日繼承舊商標，已對抗他人的無效或侵權主張。
以上內(nèi)容，供大家參考，以避免因商標非重大修改，而導致直接放棄舊商標，申請新商標導致的各種不便及額外花費。同時，也為大家在遇到商標爭議時，提供了新的抗辯思路。