文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
南非發(fā)明專利權(quán)是比較受到中國(guó)申請(qǐng)人歡迎的一項(xiàng)專利權(quán)。原因很多，在經(jīng)濟(jì)上，南非被認(rèn)為是打開非洲大陸的窗口，其擁有全世界30%的礦產(chǎn)資源，是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)中國(guó)是南非最大的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴。在專利申請(qǐng)程序上，南非專利權(quán)可以輕易獲得，一件南非發(fā)明專利申請(qǐng)無(wú)需經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，只需要通過南非知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的形式審查，通常即可在8至12個(gè)月內(nèi)獲得專利權(quán)，申請(qǐng)成本可預(yù)測(cè)且相對(duì)較低。在專利授權(quán)后程序上，南非沒有專門質(zhì)疑專利權(quán)的程序，專利權(quán)的無(wú)效也只能在法院的民事訴訟中進(jìn)行，沒有懲罰性賠償金制度，沒有刑事懲罰制度。對(duì)于一件新穎性和創(chuàng)造性都不高的發(fā)明創(chuàng)造而言，南非的發(fā)明申請(qǐng)程序似乎為其提供了一方樂土。但是，真的可以濫用這種不經(jīng)實(shí)審就獲得授權(quán)的申請(qǐng)模式嗎？
南非每年有5000余件由非南非居民提交的PCT進(jìn)入國(guó)家階段申請(qǐng)，又有5000余件非南非居民提交的發(fā)明專利申請(qǐng)被授權(quán)，截止到2019年生效中的南非發(fā)明專利有76000余件。這些專利中有多少件的專利權(quán)是經(jīng)不起推敲的？一旦經(jīng)不起推敲，那么后期訴訟中又將面臨怎么樣的場(chǎng)景呢？完全可以想象一下。南非對(duì)于授權(quán)后的專利修改是限制極大的，僅允許在原有授權(quán)權(quán)項(xiàng)中不添加新元素且不超范圍的修改。這并不是最可怕的，最可怕的是在專利侵權(quán)訴訟程序中，當(dāng)專利權(quán)被部分無(wú)效時(shí)，南非法官不會(huì)給予專利權(quán)人修改被無(wú)效的權(quán)利要求以使其有效的機(jī)會(huì)，即使在南非專利法第68條中有列明此類救濟(jì)途徑，但在實(shí)踐中，還沒有任何判例顯示專利權(quán)人可以不刪除被無(wú)效的權(quán)利要求就能保持專利權(quán)部分有效的。另外，一旦走入訴訟，即使專利權(quán)人不參加訴訟，也有可能收到缺席判決。目前，筆者尚不了解，在南非訴訟實(shí)踐中，缺席判決的最差結(jié)果是什么。但是，起碼專利權(quán)是很有可能被無(wú)效掉的，更有甚者，可能會(huì)承擔(dān)部分或全部訴訟費(fèi)用。
鑒于上述情況，強(qiáng)烈建議申請(qǐng)人在南非專利授權(quán)時(shí)獲得一件較為穩(wěn)固的專利權(quán)。想要獲得一件較為穩(wěn)固的南非專利權(quán)，有幾種途徑：（1）進(jìn)行案前檢索；（2）利用同族專利授權(quán)結(jié)果修改南非專利申請(qǐng)/南非專利權(quán)。其中，想通過第（2）種途徑獲得一件較為穩(wěn)固專利權(quán)的申請(qǐng)人就必須要熟悉一下南非發(fā)明專利申請(qǐng)程序中的延遲授權(quán)程序。
根據(jù)南非專利法實(shí)施細(xì)則第45條可知，專利申請(qǐng)人可以延長(zhǎng)專利的授權(quán)周期至自申請(qǐng)?zhí)峤恢掌?8個(gè)月。根據(jù)南非專利法第40（C）條可知，說明理由（good cause）并繳納費(fèi)用，南非專利注冊(cè)處處長(zhǎng)可以考慮再次延遲授權(quán)。
延遲授權(quán)有什么用呢？這主要是給申請(qǐng)人一個(gè)時(shí)間對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行修改。由于南非對(duì)于專利授權(quán)后的修改限制多，因此專利授權(quán)前的修改機(jī)會(huì)，申請(qǐng)人一定要好好把握。根據(jù)實(shí)踐可知，南非專利申請(qǐng)程序的形式審查周期為6至8個(gè)月，若不通過延遲授權(quán)程序，那么建議申請(qǐng)人最好在提交申請(qǐng)后的3個(gè)月提出修改。但是在實(shí)踐中，申請(qǐng)人通常是根據(jù)同族專利申請(qǐng)的授權(quán)結(jié)果對(duì)南非專利進(jìn)行修改的。目前，世界上大多數(shù)的國(guó)家專利審查周期都在2年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。鑒于此，南非專利申請(qǐng)的延遲授權(quán)程序就尤為重要了。
根據(jù)前述細(xì)則第45條可知，申請(qǐng)人可以請(qǐng)求將南非專利的授權(quán)周期延長(zhǎng)至自申請(qǐng)日起18個(gè)月，且有機(jī)會(huì)繼續(xù)延期。根據(jù)實(shí)踐可知，通常來說，建議申請(qǐng)人首次延遲授權(quán)的周期為自申請(qǐng)日起15個(gè)月。這樣是因?yàn)槟戏菍＠ㄓ幸粋€(gè)基本的授權(quán)期限要求：根據(jù)南非專利法第40款的規(guī)定，專利申請(qǐng)應(yīng)在自申請(qǐng)日18個(gè)月內(nèi)授權(quán)，超過18個(gè)月，專利申請(qǐng)未被授權(quán)就應(yīng)視為失效；根據(jù)南非專利法第40（3）款的規(guī)定，南非專利申請(qǐng)超過18個(gè)月未被授權(quán)卻未被視為失效的原因之一可以是延遲的原因并不是由于申請(qǐng)人的原因，而是因?yàn)樵谏暾?qǐng)人提出延遲授權(quán)請(qǐng)求后，南非專利注冊(cè)處處長(zhǎng)在收到費(fèi)用后給予了一個(gè)不超過3個(gè)月的延期或者南非專利注冊(cè)處處長(zhǎng)在申請(qǐng)人說明理由（good cause）并繳納費(fèi)用后，給予了進(jìn)一步的延期。根據(jù)實(shí)踐可知，南非專利局安排授權(quán)公告的周期為2至3個(gè)月，申請(qǐng)人首次請(qǐng)求延遲授權(quán)的期限為15個(gè)月，可以保證南非專利在專利法第40款規(guī)定的18個(gè)月期限內(nèi)授權(quán)公告。若申請(qǐng)人首次請(qǐng)求延遲授權(quán)期限為18個(gè)月，那么南非專利的授權(quán)周期將會(huì)超過18個(gè)月，這將涉及專利法第40（3）款規(guī)定的例外情況，且需要繳納額外費(fèi)用（具體見文章后附官費(fèi)表）。
當(dāng)前來說，各國(guó)的審查周期通常都要超過2年，即使是審查周期較快的美國(guó)也需要平均23個(gè)月的時(shí)間，那么南非首次延遲授權(quán)的時(shí)間肯定是不夠的，尤其是對(duì)于巴黎公約申請(qǐng)而言。那么，對(duì)于仍希望基于同族專利對(duì)南非申請(qǐng)進(jìn)行授權(quán)前修改的申請(qǐng)人而言，可以考慮采取四種途徑：1.盡量加速同族專利的審查結(jié)果，如預(yù)審、PPH、快速審查、優(yōu)先審查等途徑，通過此類途徑，部分國(guó)家的審查周期可能壓縮至3-7個(gè)月；2.對(duì)于PCT申請(qǐng)，可以考慮利用PCT國(guó)際階段的審查結(jié)果，如中國(guó)申請(qǐng)人通常可以在自國(guó)際申請(qǐng)日起4個(gè)月得到國(guó)際檢索單位出具的檢索報(bào)告及其書面意見；3.考慮提交南非分案申請(qǐng)；4.考慮再次延遲授權(quán)南非申請(qǐng)。請(qǐng)注意再次延遲授權(quán)南非申請(qǐng)，一是費(fèi)用會(huì)更高（具體見文章后附官費(fèi)表），二是需要提供正當(dāng)理由（good cause），三是依賴審查員的自由裁量權(quán)。南非專利局并未公布再次提交延遲授權(quán)請(qǐng)求的獲準(zhǔn)率，所以再次延遲授權(quán)南非申請(qǐng)還是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。南非專利法并未規(guī)定再次延遲授權(quán)的期限，但是通常來說可以申請(qǐng)?jiān)傺舆t授權(quán)1年。另外，請(qǐng)注意延遲授權(quán)請(qǐng)求通常需要幾個(gè)月才能收到相關(guān)批準(zhǔn)文件。
綜上所述，鑒于南非專利授權(quán)后的修改限制大且在專利侵權(quán)訴訟中不允許部分有效專利權(quán)，因此不建議申請(qǐng)人沒有評(píng)估就直接提交南非發(fā)明申請(qǐng)或者在南非發(fā)明專利申請(qǐng)中不對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行修改以加固專利權(quán)。
提出延遲授權(quán)請(qǐng)求官費(fèi)明細(xì)，參考如下：
