文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊

　　在當(dāng)前全球?qū)＠袌?chǎng)中，美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)代表了主要的專利體。雖說各種專利制度的核心思想是一致的，但這些國(guó)家或地區(qū)的專利體系之間卻存在細(xì)微但重要的區(qū)別。因此，在撰寫階段進(jìn)行有針對(duì)性的區(qū)別處理是十分有必要的。

　　美國(guó)專利制度整體相對(duì)比較完善，與其他國(guó)家或地區(qū)的專利制度區(qū)別較大。因此，本文將列舉一些美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫，特別是電學(xué)案件撰寫的注意事項(xiàng)，從Title、Field/Technical Field、Background、Summary、Brief Description of Drawings、Detailed Description、Claim和Abstract等幾個(gè)方面入手進(jìn)行介紹，并對(duì)比分析與中國(guó)專利申請(qǐng)撰寫的一些區(qū)別。

　　1 TITLE

　　1.Should be as broad as possible and consistent with the broadest claims

　　發(fā)明名稱應(yīng)該盡可能寬泛且與最寬權(quán)利要求保持一致。

　　常見地，既有方法又有產(chǎn)品權(quán)利要求時(shí)，發(fā)明名稱應(yīng)發(fā)映出二者。如果發(fā)明名稱包含了權(quán)利要求沒有涉及的其他附加信息，例如發(fā)明名稱為“一種具有數(shù)字控制系統(tǒng)的設(shè)備”，而權(quán)利要求沒有請(qǐng)求保護(hù)一種具有數(shù)字控制系統(tǒng)的設(shè)備，這時(shí)如果該美國(guó)申請(qǐng)被授權(quán)了，那么美國(guó)法院可能會(huì)在未來(lái)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的侵權(quán)訴訟中限制權(quán)利要求的保護(hù)范圍（美國(guó)法院曾有過類似判決）。

　　因此，一般建議撰寫為獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分，例如，某個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分為“一種XX設(shè)備”，另一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分為“一種制造XX設(shè)備的方法”。這時(shí)，發(fā)明名稱可以命名為“一種XX設(shè)備及其制造方法”。

　　2.Should find terms in broadest independent claims and have corresponding definitions/descriptions in detailed description.

　　發(fā)明名稱應(yīng)該找到在最寬獨(dú)立權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)，且在具體說明書中有相應(yīng)的定義/描述。

　　3.Do not rely on inventor-supplied title

　　與中國(guó)專利申請(qǐng)類似，往往發(fā)明人提供的發(fā)明名稱不符合專利法的要求，或者與申請(qǐng)人整體的專利保護(hù)策略不一致。因此，不要一味依賴于發(fā)明人提供的發(fā)明名稱。

　　另外，我們?cè)趯?shí)踐中經(jīng)常會(huì)遇到審查員認(rèn)為發(fā)明名稱不是描述性的并要求申請(qǐng)人對(duì)發(fā)明名稱進(jìn)行修改的情況。對(duì)于這種問題，似乎不同的審查員有著不相同的評(píng)價(jià)尺度。比如同一申請(qǐng)人的多個(gè)同一類型申請(qǐng)，可能只有很少一部分收到這種審查意見。一般地，這種發(fā)明名稱確實(shí)會(huì)比較寬泛，因此，可以在發(fā)明名稱中增加一些特征來(lái)克服。但應(yīng)注意的是，必須要確保加入到發(fā)明名稱中的任何特征都要在目前所有的獨(dú)立權(quán)利要求中有所體現(xiàn)，以避免在未來(lái)的侵權(quán)訴訟過程中按照限制權(quán)利要求的方式來(lái)解釋。

　　2 FIELD/TECHNICAL FIELD

　　1.Optional，not required by MPEP.

　　關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域，該部分在美國(guó)申請(qǐng)中是自選的，MPEP中并不要求必須包括。

　　2.If included，should be as broad as possible.

　　如果申請(qǐng)文件中包括了Field/Technical Field部分，范圍應(yīng)該足夠?qū)挿骸?/p>

　　3.If included，do not call it “Field of the Invention”.

　　如果申請(qǐng)文件中包括了Field/Technical Field部分，不要稱作“發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域”。

　　4.Avoid use of“invention”throughout specification.

　　同樣，避免在說明書中使用“invention”一詞。

　　5.Use“aspects”，“embodiments”，“implementations”instead of invention.

　　使用“方面”，“實(shí)施方式”，“實(shí)施例”，而不是“發(fā)明”，以便為權(quán)利要求的解釋提供一定的靈活性。

　　上面多個(gè)要點(diǎn)提到invention，這是因?yàn)?，在美?guó)專利申請(qǐng)中，“invention”是一個(gè)需要重點(diǎn)注意的詞語(yǔ)。美國(guó)說明書中確定的invention用于界定保護(hù)的整個(gè)范圍。所以，如果invention已經(jīng)被描述在申請(qǐng)文件中了，這就會(huì)在侵權(quán)判定中潛在的限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。我們?cè)谶M(jìn)行翻譯時(shí)，一般都將本發(fā)明翻譯為本申請(qǐng)或本公開，即“the present application”或“the present disclosure”，而不是“the present invention”，也是基于相同的原因。

　　一般地，技術(shù)領(lǐng)域可以根據(jù)發(fā)明名稱改寫而來(lái)。通常，是重新將發(fā)明名稱改寫成敘述形式。例如發(fā)明名稱為“一種設(shè)備及其制造方法”，我們可以在技術(shù)領(lǐng)域中寫道“本說明書的一個(gè)方面”或者“本說明書的一個(gè)實(shí)施例”涉及“一種設(shè)備及其制造方法”。

　　3 BACKGROUND

　　1.Do not call it “Background of the Invention”.

　　再次強(qiáng)調(diào)一下，背景技術(shù)也不要稱作發(fā)明的背景技術(shù)。

　　2.Do not discuss the prior art

　　其他專利局要求在背景技術(shù)中討論或解釋現(xiàn)有技術(shù)，但是在美國(guó)是不要求的。

　　在美國(guó)，背景技術(shù)部分僅僅用于法官或美國(guó)的陪審團(tuán)判定侵權(quán)提供該技術(shù)狀況的初步信息。所以，我們通常會(huì)建議不要討論現(xiàn)有技術(shù)的具體文獻(xiàn)，僅陳述現(xiàn)有技術(shù)即可。

　　如果有現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)提供在中國(guó)專利申請(qǐng)中，我們?cè)诜g時(shí)當(dāng)然可以保留該信息，但在美國(guó)需要更多地考慮訴訟時(shí)可能產(chǎn)生的影響。例如，當(dāng)背景技術(shù)中討論現(xiàn)有技術(shù)為什么存在問題時(shí)，法院認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品仍然存在該背景技術(shù)中提到的現(xiàn)有技術(shù)存在的問題時(shí)，那么法院會(huì)進(jìn)一步認(rèn)為，“如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品仍然存在該問題，那么就落入了背景技術(shù)描述的部分，即該申請(qǐng)的申請(qǐng)日前所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)，所以該專利不能覆蓋該產(chǎn)品，因?yàn)楸尘凹夹g(shù)中提到的現(xiàn)有技術(shù)存在的問題仍未解決”。也就是說，由于在背景技術(shù)承認(rèn)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品沒有解決本申請(qǐng)的問題，而有可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品不侵權(quán)。

　　因此，與其描述現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題，我們建議僅陳述現(xiàn)有技術(shù)。比如，之前的設(shè)備使用的某種控制方法，之前設(shè)備使用某種類型的材料，這樣客觀陳述即可，不用進(jìn)一步闡述該方法或材料存在哪些不足。

　　3.Limit discussion of problems/deficiencies of known approaches not disclosed in a patent or paper.

　　背景技術(shù)中，限制未在專利或論文中公開的現(xiàn)有方法的問題/缺陷的討論。

　　4.Generally 1-1.5 pages in maximum length.

　　背景技術(shù)一般也不建議太長(zhǎng)，通常最長(zhǎng)1-1.5頁(yè)。

　　在中國(guó)專利申請(qǐng)中，很多在背景技術(shù)中強(qiáng)調(diào)現(xiàn)有技術(shù)的缺陷，這樣能夠讓審查員更加認(rèn)可本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。美國(guó)申請(qǐng)與中國(guó)申請(qǐng)不同，美國(guó)審查員更關(guān)注是什么（what），而對(duì)為什么（why）沒興趣。作為引申，在答復(fù)美國(guó)專利審查意見時(shí)，爭(zhēng)辯該專利的權(quán)要中哪些特征是區(qū)別技術(shù)特征（what），會(huì)比爭(zhēng)辯該專利的發(fā)明目的和有益效果（why），更能說服美國(guó)審查員。

　　5.Take care when using inventor-supplied information (might not be prior art, might be trade secret or other protected/protectable subject matter.

　　當(dāng)使用發(fā)明人提供的信息時(shí)需要尤為注意（可能不是現(xiàn)有技術(shù)，可能是技術(shù)秘密或其它的保護(hù)/可保護(hù)主題）。

　　對(duì)于羅列在背景技術(shù)中的部分的內(nèi)容要相當(dāng)謹(jǐn)慎。即使發(fā)明人提供的信息是發(fā)明人已知的，并不必然代表該信息是在美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)下的現(xiàn)有技術(shù)。因?yàn)?，?duì)于發(fā)明人的公司而言可能是內(nèi)部信息，而不是現(xiàn)有技術(shù)。因此，務(wù)必確保將該信息已經(jīng)被公司之外的公眾所知曉。

　　對(duì)于在背景技術(shù)中承認(rèn)了某些現(xiàn)有技術(shù)，美國(guó)審查員會(huì)認(rèn)為這是“自認(rèn)的”現(xiàn)有技術(shù)。如果后期審查過程中再想要提出不同觀點(diǎn)，就會(huì)很難進(jìn)行爭(zhēng)辯，變得十分被動(dòng)。這也是我們實(shí)踐中要時(shí)刻注意的。

　　6.No identification of“needs”

　　中國(guó)專利申請(qǐng)中，很多會(huì)在背景技術(shù)的最后說明“因此，需要提供一種….”。在美國(guó)申請(qǐng)中，并不建議進(jìn)行這樣的說明，僅簡(jiǎn)單陳述現(xiàn)有技術(shù)即可。之所以建議不寫出這樣的內(nèi)容，是因?yàn)槿绻覀冏约憾x了我們專利要解決的問題，那侵權(quán)產(chǎn)品則一定要能解決這個(gè)問題，可是若競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品沒有解決這個(gè)問題，那法院在判侵權(quán)時(shí)就會(huì)判定為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品沒有侵犯我們的專利權(quán)。

　　4 SUMMARY

　　1.Do not call it“Summary of the Invention”

　　再次強(qiáng)調(diào)一下，概述不要稱作發(fā)明的概述。

　　2.Optional, not required by MPEP (We don’t recommend it; Do not say goals/objects of invention).

　　關(guān)于概述，該部分在美國(guó)申請(qǐng)中是自選的，MPEP中并不要求必須包括。另外，同樣建議在該部分不要限定發(fā)明目的。

　　3.If not included, recite readable version of independent claims in the detailed description section-usable to satisfy certain non-US filing requirements.

　　如果申請(qǐng)文件不包括概述部分，則需要在具體描述部分描述可讀版本的獨(dú)立權(quán)利要求。

　　如果說明書包括概述部分，則建議以敘述的形式撰寫?yīng)毩?quán)利要求。也就是說，將權(quán)利要求改寫為一段話。通?？梢圆捎靡韵路绞剑簩ⅹ?dú)立權(quán)利要求里的分號(hào)改寫為句號(hào)，并作為一個(gè)敘述性的句子。

　　與中國(guó)專利申請(qǐng)不同，美國(guó)申請(qǐng)中，也不建議在概述中寫出本申請(qǐng)的目的和有益效果。這些內(nèi)容不要寫在summary部分，而是建議寫在具體實(shí)施例中。這是因?yàn)?，發(fā)明目的或有益效果寫在summary部分可能會(huì)有兩個(gè)不利之處：

　　1）可能會(huì)對(duì)專利的權(quán)要保護(hù)范圍造成不必要的限制。一個(gè)典型的案例是Gentry Gallery案，在該案的summary部分寫了該發(fā)明的發(fā)明目的是提供A結(jié)果，而被訴產(chǎn)品卻沒有提供A結(jié)果，法院因此判定被訴產(chǎn)品不侵權(quán)，理由是產(chǎn)品沒有滿足專利的發(fā)明目的。

　　2）可能會(huì)降低該專利作為prior art（現(xiàn)有技術(shù)）攻擊競(jìng)爭(zhēng)者的專利的強(qiáng)度。我們申請(qǐng)專利的目的一是獲得授權(quán)專利，二是我們申請(qǐng)的專利能作為強(qiáng)有力的對(duì)比文件用來(lái)攻擊競(jìng)爭(zhēng)者的專利的創(chuàng)新性。若是我們的專利被作為影響競(jìng)爭(zhēng)者的專利的創(chuàng)造性（inventive step or obviousness）的對(duì)比文件，如果我們的專利在summary部分寫了本發(fā)明的發(fā)明目的，則相當(dāng)于給競(jìng)爭(zhēng)者有一個(gè)有效的答復(fù)策略（即，論述我們的專利在結(jié)合其他對(duì)比文件進(jìn)行方案修改后，會(huì)導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)不了我們的專利的發(fā)明目的），從而競(jìng)爭(zhēng)者的專利不需要對(duì)權(quán)要進(jìn)行任何修改，就可以很容易就克服創(chuàng)造性問題。這樣，競(jìng)爭(zhēng)者獲得了很大的權(quán)要保護(hù)范圍，而這對(duì)我們是不利的。

　　5 BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

　　1.Use“aspects,”“embodiments,”“implementations,”of the disclosure.

　　建議在附圖的簡(jiǎn)要描述中使用本公開的“方面”，“實(shí)施方式”，“實(shí)施例”等。

　　2.Avoid recitation of “according to a first embodiment, ...according to a second embodiment, etc.”-might enable Examiner to restrict case (Pick 1,,, Elect species).

　　考慮到審查員可能會(huì)用來(lái)限制案件，因此，建議避免“根據(jù)第一實(shí)施方式，根據(jù)第二實(shí)施方式等”的表述。比較好的表述方式為：“Fig.1 is a view according to some embodiment”。

　　如果附圖的描述僅對(duì)應(yīng)一個(gè)單一的實(shí)施方式，那么在侵權(quán)判定過程中，靈活解釋權(quán)利要求的空間就不會(huì)很大。所以，建議在說明書中描述多個(gè)實(shí)施例或多個(gè)替換方式。

　　3.Every claim element should be shown in at least one figure

　　與中國(guó)專利申請(qǐng)不同，在美國(guó)，每個(gè)權(quán)利要求元素都應(yīng)該顯示在至少一張圖中，這也是美國(guó)專利審查意見中經(jīng)常遇到的問題。

　　像這類問題，如果能在申請(qǐng)撰寫階段克服，將很可能加快審查進(jìn)程，節(jié)約審查資源，降低客戶成本。

　　4.Each drawing should be referred to as an embodiment or similar

　　每個(gè)附圖都應(yīng)稱為實(shí)施方式或類似方式。

　　5.Include a computer diagram for business and/or manufacturing processes

　　建議包括用于商業(yè)和/或制備方法的計(jì)算機(jī)程序。

　　在美國(guó)，獲得軟件類型的發(fā)明專利是有非常大的阻礙的。當(dāng)申請(qǐng)包括了計(jì)算機(jī)描述和某些硬件類型時(shí)，例如硬件系統(tǒng)的某些類型的框圖或者原理圖，將會(huì)更有利于審查員理解本發(fā)明。

　　另外，還建議涵蓋流程圖以確保涵蓋了方法權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，比如，對(duì)于一個(gè)電路申請(qǐng)來(lái)說，一個(gè)較好的方法權(quán)利要求是信號(hào)如何傳播或者是如何流經(jīng)電路，因?yàn)樗恍枰囟ǖ慕Y(jié)構(gòu)，僅涉及信號(hào)如何通過系統(tǒng)移動(dòng)而不是實(shí)際的電路布置，所以，保護(hù)范圍是更加合適的。

　　6.Method claims should have a corresponding flow chart (to show how signals travel thru your system). Method claims increase chances of capturing infringement.

　　建議方法權(quán)利要求有對(duì)應(yīng)的流程圖，以顯示信號(hào)如何通過系統(tǒng)傳輸

　　方法權(quán)利要求能夠增加捕獲侵權(quán)的機(jī)會(huì)。其原因在于，方法權(quán)利要求并沒有限定具體的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，所以理論上，不管競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)是怎樣的，但只要競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品實(shí)施了本專利的方法權(quán)要的這些步驟，即使競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品采用了本專利說明書里沒有揭示的另一種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即使這種結(jié)構(gòu)比本專利所提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的效率要高、效果更好，申請(qǐng)人都可以告競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品侵犯本方法權(quán)利要求的專利權(quán)。

　　需要注意的是，這里與中國(guó)專利制度有些不同。在中國(guó)，客戶一般會(huì)更看重裝置權(quán)項(xiàng)。這是因?yàn)?，在中?guó)獲取方法侵權(quán)的證據(jù)并不容易。

　　相比而言，在美國(guó)獲取侵權(quán)證據(jù)是更容易的，例如可以通過discovery程序進(jìn)行全面的信息搜集。這一點(diǎn)是其他國(guó)家都比不上的，雖然中國(guó)現(xiàn)在也在往美國(guó)這種方式漸漸靠攏，但還沒有美國(guó)的程序全面。例如，在美國(guó)要證明電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品侵犯你的產(chǎn)品使用方法的權(quán)要的專利權(quán)，通常做法是可以先買一個(gè)產(chǎn)品，然后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試信號(hào)在該產(chǎn)品上的運(yùn)行方式和你的產(chǎn)品使用方法的權(quán)要一致，則可證明該產(chǎn)品侵權(quán)。

　　相比而言，在美國(guó)獲取侵權(quán)證據(jù)是更容易的，例如可以通過discovery程序進(jìn)行全面的信息搜集。這一點(diǎn)是其他國(guó)家都比不上的，雖然中國(guó)現(xiàn)在也在往美國(guó)這種方式漸漸靠攏，但還沒有美國(guó)的程序全面。例如，在美國(guó)要證明電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品侵犯你的產(chǎn)品使用方法的權(quán)要的專利權(quán)，通常做法是可以先買一個(gè)產(chǎn)品，然后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試信號(hào)在該產(chǎn)品上的運(yùn)行方式和你的產(chǎn)品使用方法的權(quán)要一致，則可證明該產(chǎn)品侵權(quán)。

　　6 DETAILED DESCRIPTION

　　1.Make sure everything in DISCLOSURE is written into SPECIFICATION

　　確保所有的公開都寫入說明書中。

　　2.Describe embodiments provided by inventor and alternatives thereof

　　描述發(fā)明人提供的實(shí)施方式和其替代方式，建議不要將說明書的詳細(xì)描述局限于一個(gè)實(shí)施方式中，而是根據(jù)需求將不同元素混合在一起，以克服審查員所認(rèn)定的任何現(xiàn)有技術(shù)。

　　3.Justify criticality of ranges claimed，if possible.

　　如果可能，證明要求保護(hù)范圍的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　在討論某種類型的范圍或某種類型的數(shù)值范圍時(shí)，建議定義范圍的關(guān)鍵性。也就是說，為什么是這個(gè)范圍，發(fā)明人為什么選擇這些數(shù)值而不是一些其他的。在審查階段，提供這種類型的信息會(huì)對(duì)于在美國(guó)克服專利法第103條或者說顯而易見創(chuàng)造性有所幫助。

　　4.Include nested ranges，where appropriate.

　　建議在適當(dāng)情況下，包括嵌套的范圍。

　　比如，如果原始的數(shù)值范圍是1-10，在嵌套范圍中是5-8的區(qū)間。建議可以具體描述嵌套范圍和一個(gè)更小的范圍都有哪些優(yōu)勢(shì)，但不建議使用“優(yōu)選地”來(lái)描述嵌套范圍。因?yàn)檫@樣一來(lái)，審查員就會(huì)認(rèn)為你的數(shù)值范圍不應(yīng)該被擴(kuò)大。例如，我們?cè)谡f明書中記載了“所述范圍在1-10的區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選地，所述范圍在5-8的區(qū)間內(nèi)”，這種優(yōu)選語(yǔ)言會(huì)給人一種暗示，所述范圍應(yīng)當(dāng)僅僅被縮小而不是被擴(kuò)大。所以，如果優(yōu)選是減小范圍而不是擴(kuò)大范圍，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是在數(shù)值11實(shí)施，那證明侵權(quán)可能會(huì)難度加大。

　　5.Include description of process to make, even for conventional methods.

　　建議包括制備方法的描述，即使是常規(guī)方法。

　　當(dāng)描述一個(gè)過程，或者只是描述某個(gè)電路等，建議說明書中涵蓋一些制造過程以及使用過程的描述，甚至對(duì)傳統(tǒng)方法的描述都是很有用的。這僅僅是出于安全性的考量，以防最終需要該種類型的信息。

　　6.Expand list of potential materials, even if not likely to be used.

　　建議擴(kuò)大潛在材料的列表，即使并不可能會(huì)使用。

　　申請(qǐng)階段，要考慮到材料設(shè)置者會(huì)使用多種不同的選擇。例如，客戶極有可能制造MOS管，不要在說明書中僅僅使用MOS管，還要參考其他類型的晶體管，以確保競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這個(gè)領(lǐng)域?qū)嵤┰摷夹g(shù)，能將侵權(quán)的保護(hù)范圍最大化。

　　7.Do not identify an embodiment as “preferred,”“preferable,”“preferably,” etc.

　　建議不要確定實(shí)施方式為“優(yōu)選的”等。

　　8.Do not describe“the invention,”instead use“embodiments,” “implementations,”or “examples”

　　不要使用“本發(fā)明”，而使用“實(shí)施方式”，“實(shí)施例”，或“實(shí)例”。

　　9.Avoid using“bad”words which may impart limitations:“summary” “define/definition”“require”“necessary”“must”“always”“mandatory” “only”“solely”“important”“essential”“critical”“primary”“key” “vital”“all”“every”“never”“none”“consist of”“exactly”etc.

　　建議盡量避免使用會(huì)損害限制性的“絕對(duì)性”的詞語(yǔ)，這是因?yàn)槠鋵?duì)于權(quán)利要求執(zhí)行過程中加強(qiáng)了要求。在美國(guó)的一個(gè)實(shí)際案例中，在侵權(quán)判定過程中或者是實(shí)施過程中，出現(xiàn)在說明書中的一些單詞實(shí)際上限定了權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

　　通常情況下，使用“絕對(duì)性”的詞語(yǔ)時(shí)，可以認(rèn)為這個(gè)技術(shù)特征必須是本發(fā)明的一部分，如果不是的話，那么本發(fā)明將無(wú)法實(shí)施。所以，即使權(quán)利要求在沒有使用這些術(shù)語(yǔ)的情況下被授權(quán)了，法院可能會(huì)認(rèn)為既然這是一個(gè)必要技術(shù)特征，因此它必須出現(xiàn)在權(quán)利要求中，否則權(quán)利要求是不能實(shí)施的。那么，該專利可能會(huì)被依照美國(guó)專利法第112條的能夠?qū)崟r(shí)的規(guī)定而被無(wú)效。

　　當(dāng)然，某些情況下，這種限定是無(wú)法避免的，這里只是說盡量避免。

　　10.“is”or other positive recitation language should be used, avoid “may” or “can”as issues of indefiniteness can arise.

　　建議使用“是”或其它正面的確定性語(yǔ)言，避免引起不清楚的“可以”或“能夠”。

　　如果可以的話，建議避免使用如下術(shù)語(yǔ)“may”“can”。因?yàn)檫@會(huì)造成一些不清楚的問題。例如，建議將“該就晶體管可能是MOS管”描述成“在至少一個(gè)實(shí)施方式中，該晶體管是MOS管”。

　　11.Avoid creating new reference number for same element from prior figure

　　對(duì)于前面附圖中的相同元件，避免產(chǎn)生新的附圖標(biāo)記。

　　12.Reduce repetition of discussion sections that are the same/largely similar

　　降低相同/大部分相似的討論部分重復(fù)。

　　13.Use different terminology, where appropriate.

　　建議在合適的情況下使用不同的術(shù)語(yǔ)。這是因?yàn)?，許多公司有其自己的某種內(nèi)部描述，或者他們?yōu)椴煌赜凶约好髅鞯膬?nèi)部名稱，但在申請(qǐng)文件中加入更通用的名稱或工業(yè)上公知的名稱會(huì)更合適，以此將發(fā)明的有效性最大化，或者是增加說明書對(duì)權(quán)利要求的支持。

　　14.Rewrite claim language (particularly independent claims) into Detailed Description

　　建議將權(quán)利要求語(yǔ)言（尤其是獨(dú)立權(quán)利要求）重新撰寫至詳細(xì)描述部分。

　　7 CLAIM

　　1.Arrange claims from broadest to narrowest，claim 1 should be broadest.

　　與其他各國(guó)專利申請(qǐng)類似，建議排列權(quán)利要求從最寬到最窄，權(quán)利要求1應(yīng)該是最寬的。

　　2.Preferably limit to 3/20 claims, use all paid for (increase odds of allowable stuff).

　　出于費(fèi)用考慮，建議優(yōu)選限定為包括3項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求的共20項(xiàng)權(quán)利要求。當(dāng)然，盡量避免多項(xiàng)引用。

　　應(yīng)說明的是，即使可以使用一種方式在10個(gè)權(quán)利要求中描述該發(fā)明，也建議采用不同的方式來(lái)描述相同的結(jié)構(gòu)，從而最大化20項(xiàng)權(quán)利要求。這是因?yàn)?，許多審查員更傾向于一個(gè)固定類型的語(yǔ)言表達(dá)，因此你向?qū)彶閱T提供更多他們潛意識(shí)認(rèn)為可以被授權(quán)的選擇時(shí)，可以增大授權(quán)概率。

　　即使是審查階段，由于可能會(huì)涉及權(quán)項(xiàng)的合并和刪除，使得權(quán)項(xiàng)數(shù)少于20，此時(shí)，也同樣建議新增權(quán)利要求。

　　3.Use generic terms with support in the specification

　　使用具有說明書支持的常規(guī)術(shù)語(yǔ)。

　　例如，當(dāng)涉及到電路內(nèi)部布線的互聯(lián)結(jié)構(gòu)，如果總是在說明書中使用術(shù)語(yǔ)“銅”，那么，則不能在權(quán)利要求中限定為導(dǎo)電元件或者金屬元件，因?yàn)檫@比說明書中記載的范圍更寬。因此，建議在說明書中詳細(xì)描述中涵蓋多個(gè)例子，比如包括銅、鎢、鋁等其他可被使用的導(dǎo)電材料，那么在權(quán)利要求中使用諸如“金屬”或者“導(dǎo)電材料”是可以的。

　　4.Vary claim scope for independent claims, vary claim style between claim types (device; system; method of use).

　　改變獨(dú)立權(quán)利要求范圍，在權(quán)利要求種類間改變權(quán)利要求類型（設(shè)備；系統(tǒng)；使用方法）。

　　不管是從保護(hù)角度出發(fā)，還是從專利價(jià)值角度考慮，都建議豐富專利申請(qǐng)的權(quán)利要求類型。作為引申，對(duì)于方法類權(quán)利要求，還可以進(jìn)一步地分為基站側(cè)撰寫+終端側(cè)撰寫+系統(tǒng)撰寫；對(duì)于裝置權(quán)利要求，還可以采取完全對(duì)應(yīng)方法的裝置撰寫方式和處理器+存儲(chǔ)器的撰寫方式等。

　　5.Support claim elements in Detailed Description

　　在具體描述中支持權(quán)利要求元件。

　　6.Include each claim element in at least one figure (think how to expand wording)

　　在至少一張圖中包括每個(gè)權(quán)利要求元件。在美國(guó)，附圖可以作為任何類型的權(quán)利要求的修改依據(jù)。這對(duì)申請(qǐng)人后期的修改是非常有利的。

　　7.Should have correspondence between at least one method claim，at least one figure (e.g.，flowchart)，and description in Detailed Description.

　　應(yīng)該在至少一個(gè)方法權(quán)利要求，至少一張圖（例如，流程圖）和具體描述中的描述之間具有對(duì)應(yīng)。

　　8.Do not claim specific values/numbers, claim ranges but provide rationale for range in Detailed Description.

　　盡量不要要求保護(hù)特定的數(shù)值/數(shù)字，如要求保護(hù)范圍需在具體描述中提供范圍理由。

　　9.Avoid single critical value，if possible –unless directed to Best Mode.

　　盡量避免單個(gè)關(guān)鍵數(shù)值。

　　10.Claim apparatus in non-operational state (“emitting”...“configured to emit”)

　　建議要求保護(hù)在非操作狀態(tài)下的設(shè)備。

　　在實(shí)際撰寫中，特別是電子領(lǐng)域，我們經(jīng)常會(huì)寫到XX被配置為...（XX is configured to...），其就是出于這種考慮。比如，一個(gè)人去商店買了一部手機(jī)，此時(shí)手機(jī)上是放在盒子里的且沒有運(yùn)行的。在這種情況下，如果權(quán)利要求限定為一種手機(jī)包括檢測(cè)輸入的顯示器或檢測(cè)輸入的觸控屏，那么，當(dāng)人們購(gòu)買手機(jī)時(shí)，由于沒有人在屏幕上進(jìn)行任何類型的輸入，在美國(guó)這就導(dǎo)致它可能算是沒有直接侵權(quán)該元件。因此，建議對(duì)設(shè)備類權(quán)利要求使用語(yǔ)句“configured to detect”或“for detecting”，從而使用所謂的非操作狀態(tài)語(yǔ)言。

　　11.Method claims should focus on method properties

　　在方法權(quán)利要求中，建議多限定方法權(quán)利要求的方法方面，而不是方法權(quán)利要求的設(shè)備方面。

　　12.Claims should cover commercial product and subject matter disclosed，as much as possible (Provisional patent rights).

　　權(quán)利要求應(yīng)該盡可能多地覆蓋公開的商業(yè)產(chǎn)品和主題。

　　例如，設(shè)置一項(xiàng)獨(dú)權(quán)覆蓋客戶打算售賣的實(shí)際產(chǎn)品。雖然該項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍會(huì)有點(diǎn)窄，但該項(xiàng)權(quán)利要求的目的在于能夠在美國(guó)立刻獲得授權(quán)，以及能夠試探著獲得最大的保護(hù)范圍。

　　另外，美國(guó)專利制度中還有臨時(shí)專利權(quán)。所謂臨時(shí)專利權(quán)是指如果授權(quán)的權(quán)利要求與當(dāng)其以授權(quán)前公開部分最初公開時(shí)的權(quán)利要求采用了基本相同的語(yǔ)言，那么如果自公開日至利授權(quán)日發(fā)生了侵權(quán)，則專利權(quán)人可以獲得合理的專利許可使用費(fèi)和某些類型的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，也即延長(zhǎng)了客戶在美國(guó)獲得侵權(quán)賠償?shù)臅r(shí)間周期。

　　8 ABSTRACT

　　1.As broad as possible and consistent with the broadest claim

　　盡可能寬且與最寬權(quán)利要求一致，例如，可以寫一個(gè)敘述版本的權(quán)利要求1。另外，摘要不應(yīng)包括參考編號(hào)，且不宜超過150個(gè)單詞。

　　2.More easily readable version of the broadest independent claim (replace semi-colons with periods, and use“including”instead of“means”and “comprising”). Avoid using “l(fā)egalese” or straight copy of claim language, e.g., “means”.

　　最寬獨(dú)立權(quán)利要求的更易讀版本，并避免使用“法律術(shù)語(yǔ)”或直接復(fù)制權(quán)利要求語(yǔ)言，例如“means”和“comprising”等。審查員可能會(huì)因?yàn)榘ㄟ@些語(yǔ)言而對(duì)你的摘要指出不清楚問題，但該類審查意見在實(shí)踐中并不常見。

　　簡(jiǎn)單總結(jié)，美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫中要時(shí)刻考慮每個(gè)詞每句話對(duì)權(quán)利要求解釋的影響，也即侵權(quán)訴訟中是否會(huì)產(chǎn)生不利影響。

　　以上僅是基于經(jīng)驗(yàn)對(duì)美國(guó)專利申請(qǐng)的部分注意事項(xiàng)的粗略的總結(jié)，而經(jīng)驗(yàn)又具有局限性，例如，申請(qǐng)階段的經(jīng)驗(yàn)可能利于授權(quán)，但到了維權(quán)階段的就會(huì)變成風(fēng)險(xiǎn)，因此，同樣的問題可能會(huì)有不同的解讀和應(yīng)對(duì)策略。不管如何，專利制度本身就是一種權(quán)衡，因此，只要把握好申請(qǐng)人和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、確權(quán)和維權(quán)、技術(shù)保護(hù)和商業(yè)應(yīng)用等基本問題，就能從容應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展變化的各種挑戰(zhàn)。

　　References：

　　1.《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》[US] Benjamin J. Hauptman；[US] Kien T. Le

　　2.《Quick Start of US Patent Drafting in the Field of Electricity》[US] Joshua P