文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林蕾
中國知識產(chǎn)權(quán)局與美國知識產(chǎn)權(quán)局對于專利申請的要求存在很多不同之處。而針對專利申請文件的附圖，兩個國家的要求也不盡相同。在美國專利實施細(xì)則中對于美國專利申請的附圖做出了詳細(xì)地規(guī)定。具體出現(xiàn)在美國專利實施細(xì)則的37 CFR§1.81-1.85中。
一、附圖的內(nèi)容
在37 CFR§1.83這一章節(jié)中對附圖的內(nèi)容做出了規(guī)定。
在37 CFR§1.83（a）中，在非臨時申請的附圖中必須示出權(quán)利要求描述的每一項特征。說明書和權(quán)利要求中公開的常規(guī)特征，如果它們的詳細(xì)說明對于正確理解本發(fā)明不是必不可少的，則應(yīng)以圖例或帶標(biāo)簽的圖示（例如帶標(biāo)簽的矩形框）的形式在附圖中說明。此外，說明書中包含的表格和序列表中包含的序列不應(yīng)在圖中重復(fù)。
可以看出，根據(jù)37 CFR§1.83（a）的規(guī)定，在權(quán)利要求中出現(xiàn)的技術(shù)特征，都應(yīng)該在附圖中示出。
而中國專利申請對于附圖的規(guī)定，根據(jù)審查指南第二章第二部分2.3附圖的作用在于用圖形補(bǔ)充說明書文字部分的描述，使人能夠直接地、形象地理解發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷拿總€技術(shù)特征和整體技術(shù)方案。此外，根據(jù)專利法實施細(xì)則第18條，發(fā)明和實用新型說明書文字部分未提及的附圖標(biāo)記不得在附圖中出現(xiàn)，附圖中未出現(xiàn)的附圖標(biāo)記不得在說明書文字部分提及。申請文件中表示同一組成部分的附圖標(biāo)記應(yīng)當(dāng)一致。
可以看出美國專利申請中關(guān)于附圖內(nèi)容的規(guī)定與國內(nèi)有明顯的不同。這也對代理工作提出了挑戰(zhàn)。針對一些重要的專利申請，可以在撰寫階段即在附圖中示出需要保護(hù)的特征，以及有后續(xù)為克服新穎性創(chuàng)造性問題時可能加入到權(quán)利要求中的特征。而對于已經(jīng)存在這一缺陷的專利申請，可以在OA階段對附圖進(jìn)行修改，來克服這一問題，但修改附圖有可能導(dǎo)致修改超范圍的問題，存在一定的風(fēng)險。
二、在附圖中示出現(xiàn)有技術(shù)
在美國專利審查指南MPEP §608.02（g）Illustration of Prior Art章節(jié)，對于現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)附圖涉及的規(guī)定如下：
Figures showing the prior art are usually unnecessary and should be canceled. However, where needed to understand applicant’s invention,they may be retained if designated by a legend such as “Prior Art.”If the prior art figure is not labeled, form paragraph 6.36.01 may be used.
在隨后的paragraph 6.36.01中進(jìn)一步指出，F(xiàn)igure should be designated by a legend such as--Prior Art--，because only that which is old is illustrated.
因此，在美國專利申請的現(xiàn)有技術(shù)部分如果參考附圖進(jìn)行了描述，則需要在這些被參考的附圖中增加“Prior Art”標(biāo)簽，以滿足美國專利審查指南的要求。通常該標(biāo)簽增加在圖號之后。
對于附圖的這種要求在中國專利審查指南中并無類似的規(guī)定，因此代理人在準(zhǔn)備美國專利申請文件時需要注意是否存在體現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)的附圖。此外，代理人需要注意的是在申請文件中標(biāo)注了Prior Art的附圖及其對應(yīng)的描述可以被審查員認(rèn)為是申請人承認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)(Applicant Admitted Prior Art)。因此，在后續(xù)檢索時，審查員可以直接以這部分內(nèi)容作為對比文件，這明顯對于申請人是不利的。為了避免上述問題，美國申請文件的背景技術(shù)內(nèi)容要盡量簡單，盡量不要詳細(xì)描述現(xiàn)有技術(shù)的方案，也不要隨便承認(rèn)現(xiàn)有技術(shù)。
三、附圖顏色的規(guī)定
對于美國專利申請，可以提交兩種類型的附圖，即黑白示圖或彩色示圖。
通常要求提供黑白示圖。在圖示中使用黑色墨水（India ink）或其等同物繪制，以確保為黑色實線。
在極少數(shù)情況下，彩色示圖是必須的，它是作為公開發(fā)明專利申請中尋求保護(hù)的主題的唯一介質(zhì)。彩色示圖必須具有足夠好的質(zhì)量，以使得示圖上的所有細(xì)節(jié)均可以在印刷的專利文件中以黑白的方式示出。對于發(fā)明專利申請，只有在提交解釋為什么必須提交彩色示圖的請求被批準(zhǔn)之后，專利局才會接受彩色示圖。
如需提交彩色示圖，則需要滿足：
繳納37 CFR§1.17（h）中規(guī)定的費(fèi)用；
如果經(jīng)由電子提交系統(tǒng)提交，則需要一組彩色示圖，如果不通過電子提交系統(tǒng)提交則需要3組彩色示圖；
在附圖的簡要說明的第一段中添加以下文字：
“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing（s）will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee”
黑白照片在發(fā)明專利和外觀設(shè)計申請中一般是不被允許的。但照片僅是用于示出所要求的保護(hù)的專利的實際介質(zhì)，則專利局將會允許在發(fā)明專利和外觀設(shè)計申請中使用照片。
例如，電泳凝膠、印跡（例如，免疫、Western、Southern 和 Northern）、放射自顯影、細(xì)胞培養(yǎng)（染色和未染色）、組織學(xué)組織橫截面（染色和未染色）、動物、植物、體內(nèi)成像、薄層色譜板、晶體結(jié)構(gòu)，以及在外觀設(shè)計專利申請中的裝飾效果的照片或顯微照片是可以被接受的。
對于彩色照片，如果以上關(guān)于彩色示圖和黑白照片的要求均滿足，則彩色照片是可以被接受的。
而對于中國專利申請，根據(jù)專利法實施細(xì)則第121條的規(guī)定，附圖應(yīng)當(dāng)用制圖工具和黑色墨水繪制，線條應(yīng)當(dāng)均勻清晰，并不得涂改。
可以看出，在滿足一定條件的前提下，美國專利申請中可以提交彩色示圖或照片，而在中國專利申請中，彩色示圖或照片是不被接受的。
四、關(guān)于附圖的修改
當(dāng)附圖不符合美國專利審查的要求時，審查員會發(fā)出Notice to File Corrected Application Papers的通知書，可以要求申請人對附圖進(jìn)行修改。通常修改的期限為自通知書發(fā)文日起2個月。申請人在答復(fù)時可以提交附圖修改的替換頁。
任一修改的附圖替換頁均需要包括被替換頁中的所有附圖，即使被替換頁中只有一幅圖被修改了。被修改的附圖或者附圖編號不應(yīng)該標(biāo)注有“amended”的字樣。如果附圖被刪除，則其應(yīng)當(dāng)從替換頁中去除。如果有必要，剩余的附圖必須被重新編號并對附圖說明進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷模允蛊浔３忠恢?。在申請日之后提交的每個附圖頁都必須在頁眉處注明“Replacement Sheet”或“New Sheet”。
通過以上總結(jié)可以看出，美國專利制度中對于附圖的要求與中國專利存在較大的差異。代理人在實際工作中，在準(zhǔn)備申請文件的過程中應(yīng)該充分考慮到中美專利的不同之處，盡量避免由于附圖不符合要求而導(dǎo)致的補(bǔ)正。從而，為客戶解約成本和時間，提高客戶體驗。