文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王麗
馳名商標(biāo)，又稱“周知商標(biāo)”或“世所共知商標(biāo)”，“馳名商標(biāo)”一詞來自英文“Well—Known Trademark”，最早出現(xiàn)在1883年簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)。【1】我國于1985年正式加入《巴黎公約》。和其他加入《巴黎公約》的成員國一樣，依據(jù)該公約的規(guī)定對馳名商標(biāo)給予特殊的法律保護(hù)，成為我國一項(xiàng)國際義務(wù)。與此同時(shí)，將馳名商標(biāo)保護(hù)納入本國法律，制定符合我國國情的法律法規(guī)，也成為了商標(biāo)法制工作中的一個重要組成部分。
一、馳名商標(biāo)相關(guān)法律
在立法工作中，目前兩個最為重要的法律當(dāng)屬于《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》和《商標(biāo)法》。
1996年8月14日，國家工商行政管理總局發(fā)布了《馳名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》。該規(guī)定是我國第一次做出馳名商標(biāo)認(rèn)定與管理的行政規(guī)章，界定了馳名商標(biāo)的含義，并對馳名商標(biāo)的保護(hù)首次擴(kuò)大到了非類似產(chǎn)品和服務(wù)上。2001年《商標(biāo)法》中首次規(guī)定了馳名商標(biāo)制度。根據(jù)《商標(biāo)法》《商標(biāo)法實(shí)施條例》，國家工商總局于2003年制定了《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》，進(jìn)一步總結(jié)和完善，并于2014年進(jìn)行修訂。
《商標(biāo)法》第十三條為馳名商標(biāo)保護(hù)的核心條款：“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)，持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時(shí)，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標(biāo)保護(hù)。就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！?/p>
該條款規(guī)定了未注冊馳名商標(biāo)在相同或者類似商品上認(rèn)定馳名以及注冊商標(biāo)不相同或者不相類似商品上認(rèn)定馳名的二分原則，也在一定程度上留出了注冊商標(biāo)同類認(rèn)馳的空白，因而導(dǎo)致了在這一點(diǎn)上的不同理解和持續(xù)爭論。目前，在實(shí)踐中鮮有同類認(rèn)馳，即便申請人有同類認(rèn)馳的意愿，相關(guān)部門也會優(yōu)先使用在先商標(biāo)條款裁決案件，而對馳名商標(biāo)不予認(rèn)定。
二、馳名商標(biāo)的保護(hù)方式和認(rèn)定原則
各國商標(biāo)立法對馳名商標(biāo)的保護(hù)是通過確認(rèn)其專用權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)的?？傮w而言，對馳名商標(biāo)的法律保護(hù)，可以歸納為兩種基本方式：一種是相對保護(hù)主義，一種是絕對保護(hù)主義?！?】
對馳名商標(biāo)的認(rèn)定形式，各國有不同規(guī)定。法國采取的是法院認(rèn)定的形式，而美國、日本則由公眾評選。根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，馳名商標(biāo)必須是商標(biāo)注冊國或使用國主管機(jī)關(guān)認(rèn)為該商標(biāo)在該國馳名。也就是說，只有商標(biāo)注冊國或使用國的主管機(jī)關(guān)，才能認(rèn)定馳名商標(biāo)。馳名商標(biāo)的認(rèn)定并無世界性標(biāo)準(zhǔn)，任何一個認(rèn)定都只在本國有效。【3】這也是商標(biāo)地域性原則的體現(xiàn)。
目前，我國實(shí)行行政主管部門（即“國家知識產(chǎn)權(quán)局”“工商行政管理局”）與人民法院均可認(rèn)定馳名商標(biāo)的雙軌制，但須以當(dāng)事人提出申請或請求為前提，且須建立在相關(guān)權(quán)益受損的基礎(chǔ)上，也就是說，當(dāng)商標(biāo)持有人的利益受到侵害，且有必要對其商標(biāo)認(rèn)定為馳名商標(biāo)，才對馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，從而實(shí)現(xiàn)對其商標(biāo)權(quán)的保護(hù)。
根據(jù)《商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)》，我國馳名商標(biāo)保護(hù)采取個案認(rèn)定、被動保護(hù)、按需認(rèn)定的基本原則。
（1）個案認(rèn)定原則
馳名商標(biāo)必須在具體的商標(biāo)案件中進(jìn)行認(rèn)定，且系爭商標(biāo)構(gòu)成對已為相關(guān)公眾所熟知商標(biāo)的復(fù)制、摹仿、翻譯，并且容易導(dǎo)致混淆或者誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)持有人的利益可能受到損害時(shí)，才可以提起馳名商標(biāo)認(rèn)定。此外,馳名商標(biāo)的認(rèn)定結(jié)果僅對認(rèn)定案件有效，并不當(dāng)然適用于其他案件。
（2）被動認(rèn)定原則
馳名商標(biāo)的認(rèn)定是在具體的商標(biāo)案件中應(yīng)當(dāng)事人的請求就其商標(biāo)是否馳名進(jìn)行認(rèn)定，并在認(rèn)定馳名的基礎(chǔ)上作出決定或判決。當(dāng)事人未主張馳名商標(biāo)保護(hù)的，不予主動認(rèn)定。
（3）按需認(rèn)定原則
顧名思義，按需認(rèn)定即只有在按照一般商標(biāo)無法加以保護(hù)的情況下，有需要根據(jù)當(dāng)事人的主張對商標(biāo)馳名加以認(rèn)定，并作出決定或判決，才能對受損的權(quán)益進(jìn)行保護(hù)、提供法律依據(jù)。如果通過普通商標(biāo)的相同或類似商品的標(biāo)準(zhǔn)，即可給予當(dāng)事人充分救濟(jì)，則無需啟用馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)。
當(dāng)一件商標(biāo)足夠知名，以至于在普通消費(fèi)者意識中或當(dāng)事人擬尋求跨類保護(hù)的領(lǐng)域中具有相當(dāng)?shù)闹葧r(shí)，為馳名商標(biāo)提供跨類保護(hù)、擴(kuò)大保護(hù)，這與消費(fèi)者的識別行為和預(yù)期是一致的，從而有助于維系市場環(huán)境穩(wěn)定，有助于肅清他人攀附、“傍名牌”等行為。此外，馳名商標(biāo)也可以對抗他人的惡意搶注、“擦邊球”等行為，以及對抗他人將馳名商標(biāo)作為域名或公司名稱字號注冊等行為，從而充分體現(xiàn)出給與馳名商標(biāo)區(qū)別于普通商標(biāo)的特殊保護(hù)力度。
三、馳名商標(biāo)的侵權(quán)與賠償
（1）假冒、反向假冒
所謂“假冒”, 顧名思義就是以“假”冒“真”。根據(jù)《刑法分則》中的概念，“假冒”注冊商標(biāo)，即“未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品、服務(wù)上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)”。“反向假冒”即假冒的“反向”，指行為人未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場的行為。2001年修訂的《商標(biāo)法》中，第五十二條第四款規(guī)定:“所謂商標(biāo)反向假冒，是指經(jīng)營者合法取得他人擁有注冊商標(biāo)的商品后，未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，擅自更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)后的商品又投入市場的行為?！?013、2019年修訂的《商標(biāo)法》中，該條規(guī)定調(diào)整為第五十七條第（五）項(xiàng)“未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換的商標(biāo)又投入市場的”。
無論是假冒亦或反向假冒，均對商標(biāo)權(quán)人、消費(fèi)者和正當(dāng)?shù)氖袌龈偁幹刃蛟斐闪藫p害，屬違法/侵權(quán)行為。尤其是假冒、反向假冒馳名商標(biāo)，均應(yīng)給予嚴(yán)厲打擊。
（2）反淡化
商標(biāo)淡化理論最早見于1927年Frank Schechter教授在《哈佛法學(xué)評論》發(fā)表的《商標(biāo)保護(hù)的理性基礎(chǔ)》著名論文中，該理論目前已在歐洲和美國法院得到廣泛運(yùn)用。
我國《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾”，既然表述為“誤導(dǎo)”，就說明公眾會因誤導(dǎo)產(chǎn)生混淆，這不是對反淡化的一個合理表述?！?】
雖然我國《商標(biāo)法》中暫未引入反淡化理論，但在《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》中，第九條第二款規(guī)定：“足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)的，屬于商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的‘誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害’。”該司法解釋引入了反淡化理論，該解釋所確立的馳名商標(biāo)的損害情形不以混淆為前提，而是以馳名商標(biāo)本身受到?jīng)_淡和貶損或不正當(dāng)利用為要件。
（3）侵權(quán)賠償
《商標(biāo)法》第六十三條第一款規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支”。
2013年，我國《商標(biāo)法》首次規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償條款，開創(chuàng)了知識產(chǎn)權(quán)法律適用懲罰性賠償制度的先河；2019年，將懲罰性賠償由三倍修訂為五倍，可見我國在鼓勵權(quán)利人維權(quán)、遏制惡意侵權(quán)、凈化市場環(huán)境的決心。
四、一點(diǎn)自我思考
隨著經(jīng)濟(jì)、科技的發(fā)展以及社會的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了深刻變革，商品屬性也發(fā)生深刻變化，商品功能也由單一性向多功能、集成性轉(zhuǎn)化，加之互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了部分行業(yè)和企業(yè)混業(yè)經(jīng)營的情形，商品與商品之間的關(guān)系也發(fā)生了深刻變革，從而導(dǎo)致商標(biāo)侵權(quán)形態(tài)發(fā)生了深刻變化。打擊商標(biāo)侵權(quán)、維護(hù)市場秩序，保護(hù)出口商標(biāo)、促進(jìn)對外貿(mào)易，與國際接軌、更好地參與國際競爭與合作，這些都導(dǎo)致對于馳名商標(biāo)的保護(hù)需求均顯著增加。【5】
實(shí)踐中，關(guān)于馳名商標(biāo)較為突出的問題有：同類商標(biāo)沖突能不能認(rèn)定為馳名商標(biāo)？非類似商品能不能獲得跨類保護(hù)？當(dāng)涉案商標(biāo)不滿足認(rèn)定馳名商標(biāo)的“硬性指標(biāo)”時(shí)，是否一定不能被認(rèn)定為馳名商標(biāo)？
以小米科技第9類“小米”商標(biāo)（手機(jī)）VS中山奔騰第11類“小米生活”商標(biāo)案為例。
該案中，雙方商標(biāo)“小米”“小米生活”構(gòu)成近似商標(biāo)，這一點(diǎn)毋庸置疑，但雙方商標(biāo)注冊使用的商品依據(jù)尼斯分類表并不構(gòu)成類似商品。然而，隨著時(shí)代的進(jìn)步，物聯(lián)網(wǎng)已并不陌生，萬物互聯(lián)使人們的生活更加便利，手機(jī)廠商進(jìn)軍智能家居領(lǐng)域也并不罕見，這使得原本并無關(guān)聯(lián)的商品成為消費(fèi)者心目中具有“相當(dāng)”關(guān)聯(lián)性的物品。
其次，對于馳名商標(biāo)的認(rèn)定，我國在實(shí)踐中要求商標(biāo)需注冊滿3年以上，而“小米”商標(biāo)在被訴商標(biāo)“小米生活”申請前（2011年11月）注冊，并未滿3年。法院最終認(rèn)定，小米科技公司“小米”商標(biāo)在被訴商標(biāo)申請之前已在第9類“手機(jī)”商品上達(dá)到馳名狀態(tài)。法院亦認(rèn)為，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)，應(yīng)對馳名狀態(tài)進(jìn)行客觀、全面地認(rèn)定，而不應(yīng)機(jī)械適用《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》中關(guān)于持續(xù)3年或5年時(shí)間的規(guī)定；在認(rèn)定馳名狀態(tài)時(shí)，不應(yīng)孤立、片面地認(rèn)定，應(yīng)綜合分析前后相近一段時(shí)間內(nèi)的使用證據(jù)，對發(fā)生在馳名認(rèn)定時(shí)間點(diǎn)之后的事實(shí)亦酌情考慮。
此外，本案亦認(rèn)定被告侵權(quán)范圍大、惡意明顯。涉案“小米”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，具有較高知名度、美譽(yù)度和市場影響力。而“小米生活”被訴侵權(quán)商品多次被監(jiān)管部門認(rèn)定為不合格產(chǎn)品，且電商平臺用戶亦反映其存在一定質(zhì)量問題。被訴侵權(quán)行為在一定程度上降低了消費(fèi)者對于“小米”馳名商標(biāo)的信任，損害“小米”商標(biāo)承載的良好聲譽(yù)，因此法院對本案被訴侵權(quán)行為適用了懲罰性賠償三倍懲罰倍數(shù)。
實(shí)踐中客觀存在的這些問題，對馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)規(guī)則也不斷地發(fā)起沖擊，同時(shí)也推動著法律從業(yè)者和各界學(xué)者不斷的思考與實(shí)踐。通過一些實(shí)踐案例，筆者也在思考：隨著社會的發(fā)展與變革，馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)一成不變、固守成規(guī)，而應(yīng)動態(tài)適用。對于商標(biāo)的比對，從原有的“混淆誤認(rèn)”切入“反淡化”的理論，隨著科技的發(fā)展與生產(chǎn)生活場景的變更，對于商品類似與關(guān)聯(lián)度的考量，也應(yīng)充分考慮市場現(xiàn)狀及公眾的認(rèn)知。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，部分品牌和行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，短期成名甚至一夜成名的品牌已不罕見，對于涉案商標(biāo)認(rèn)定馳名的年限標(biāo)準(zhǔn)便不應(yīng)再苛刻遵守。對于侵權(quán)行為的嚴(yán)加懲罰，也對規(guī)制市場行為起到一定的震懾作用。
目前，我國馳名商標(biāo)遵循按需認(rèn)定原則。但認(rèn)定為馳名商標(biāo)之后，推進(jìn)后續(xù)給予其強(qiáng)保護(hù)的措施如何落地？加大對馳名商標(biāo)保護(hù)力度，亦有較大的完善空間。例如，在商標(biāo)審查程序中，對與馳名商標(biāo)構(gòu)成近似的商標(biāo)申請，建議審查部門適用嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)予以駁回，從而減少后續(xù)異議、無效程序，節(jié)省資源，推動形成良好的社會風(fēng)氣，避免傍名牌的行為，凈化市場。另外，對侵犯馳名商標(biāo)的行為判定高額賠償時(shí)，須避免為了獲得高額賠償而進(jìn)行馳名商標(biāo)認(rèn)定。馳名商標(biāo)的認(rèn)定，應(yīng)回歸理性、回溯本源。
注釋：
【1】儲育明：《馳名商標(biāo)及其法律保護(hù)初探》，載《法學(xué)研究》1990年第5期，第49-52頁。
【2】儲育明：《馳名商標(biāo)及其法律保護(hù)初探》，載《法學(xué)研究》1990年第5期，第49-52頁。
【3】李彩練：《論馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)》，載《中外法學(xué)》1997年第06期，第94-97頁。
【4】王太平：《商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)：相似性與混淆可能性之關(guān)系》，載《法學(xué)研究》2014年第6期，第177-178頁。
【5】劉春梅：《我國馳名商標(biāo)特殊保護(hù)制度的構(gòu)想》，載《法學(xué)家》1997年第4期，第50-54頁。
參考文獻(xiàn)：
[1]儲育明：《馳名商標(biāo)及其法律保護(hù)初探》，載《法學(xué)研究》1990年第5期。
[2]南振華：《關(guān)于認(rèn)定假冒商標(biāo)罪的幾個問題》，載《法學(xué)研究》1984年第5期。
[3]李彩練：《論馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)》，載《中外法學(xué)》1997年第06期。
[4]王太平：《商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)：相似性與混淆可能性之關(guān)系》，載《法學(xué)研究》2014年第6期。
[5]杜穎：《商標(biāo)淡化理論及其應(yīng)用》，載《法學(xué)研究》2007年第6期。
[6]劉春梅：《我國馳名商標(biāo)特殊保護(hù)制度的構(gòu)想》，載《法學(xué)家》1997年第4期。
[7]杜穎：《商標(biāo)法律制度的失衡及其理性回歸》，載《中國法學(xué)》2015年第3期。
[8]邱劍：《馳名商標(biāo)及其保護(hù)的法律問題》，載《中國法學(xué)》1995年第2期。
[9]劉茂林：《馳名商標(biāo)的保護(hù)》，載《法律科學(xué)》1994年第3期。
[10]張今：《對馳名商標(biāo)特殊保護(hù)的若干思考》，載《政法論壇》2000年第2期。