文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦 張嘉暢
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標準執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
商標標識中，如包含欺騙性要素，或者錯誤暗示與其他人（包括生者或死者），機構(gòu)、信仰或國家象征的聯(lián)系，依據(jù)美國《商標法》第2（a）條的相關規(guī)定，將被拒絕申請注冊。《美國商標審查指南》（下稱《審查指南》）第1203條對上述欺騙性駁回和錯誤暗示聯(lián)系駁回的適用做了詳細的審查指導。在本文中，我們將解讀分析前述兩類駁回的具體審查標準和常見的克服方案，以期為中國企業(yè)提供指引。
一、基于欺騙性的駁回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）
（一）“欺騙性駁回”的審查標準
“欺騙性駁回”是拒絕商標申請注冊的絕對理由條款之一。聲明放棄具有欺騙性的術語專用權(quán)，或者聲稱經(jīng)使用獲得了顯著性，均不足以克服該項絕對理由駁回，因此，含有欺騙性術語的商標既無法在主簿申請注冊，亦無法通過副簿注冊獲得保護。
根據(jù)《審查指南》第1203.02（a）條的相關規(guī)定，欺騙性標識一般是指，僅由欺騙性術語或圖形構(gòu)成，或者組合商標中包含欺騙性術語，如全部或部分暗示質(zhì)量、特征、功能、成分或用途等。如“CAFETERIA”商標（含義為：自助餐廳）申請注冊在“非自助餐廳式的飯店”服務上，或“LOVEE LAMB”商標（其中，LAMB的含義為羔羊）申請注冊在“非小羊皮質(zhì)的汽車座套”產(chǎn)品上，均可能使消費者對產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、特征或成分等產(chǎn)生誤認，故不予核準注冊。此外，如標識中含有欺騙性術語的外語同義詞，或者諧音詞，如“Organik”為“organic（有機的）”的諧音詞，則在可能產(chǎn)生欺騙誤認的情況下，亦不得核準注冊。
在判斷申請商標是否構(gòu)成欺騙性標識時，審查員將主要考慮以下構(gòu)成要件：（1）申請商標對商品/服務的特性、質(zhì)量、功能、成分或用途等是否進行了錯誤的描述；（2）如是，潛在購買者是否可能相信該錯誤描述是對商品/服務的描述；（3）如是，該錯誤描述是否可能會嚴重影響相關消費者購買決定。
上述三個構(gòu)成要件為認定構(gòu)成欺騙性標識的必備條件。而若僅滿足前述2個要件的，審查員將僅援引美國《商標法》第2（e）條，即“含有欺騙性的錯誤描述的標識（Deceptively misdescriptive marks）不得注冊”的條款，下發(fā)駁回。
（二）與“含有欺騙性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”駁回的區(qū)別
美國《商標法》第2（e）條規(guī)定，僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品或服務的標識，不得核準注冊。認定是否構(gòu)成“含有欺騙性的錯誤描述”標識時，審查員將主要考慮上述“欺騙性駁回”的前兩個判斷標準，即申請商標對商品/服務的特性、質(zhì)量、功能、成分或用途等進行了錯誤的描述，且潛在購買者可能相信該錯誤描述是對商品/服務的描述。但并不要求該錯誤描述的認知，會嚴重影響消費者的購買決定。
如“Clear”商標（含義為明亮、敞亮等），申請注冊在第25類“時裝鞋”產(chǎn)品上，雖然該標識可能錯誤描述產(chǎn)品的特性，即指定的商品可能并不為透明狀或透明材質(zhì)，但該特征通常不會嚴重影響消費者的購買意愿，因此該商標僅被認定為具有“含有欺騙性的錯誤描述標識”（Deceptively misdescriptive marks，第2（e）條款），而并不會下發(fā)“欺騙性駁回”（Deceptive Matter，2（a）條款）。
在判斷是否會嚴重影響消費者的購買決定時，審查員需提供證據(jù)證明，錯誤描述的質(zhì)量或特征會使商品或服務對潛在購買者更具吸引力或更合心意，從而影響購買決定。在《審查指南》第1203.02（d）（i）條中所提及的一些客觀標準，可供審查員在審查中予以參考。一般表現(xiàn)為，含有欺騙性的描述可能會使商品/服務在質(zhì)量、特征等方面優(yōu)于其他同品類產(chǎn)品，而相較于其他產(chǎn)品具有卓越的品質(zhì)、夸大的性能/功能或健康益處等。如在服裝產(chǎn)品上，申請注冊含有“silk（絲綢）”的商標，可能使消費者誤認為產(chǎn)品具有絲綢般的卓越品質(zhì)，而影響購買決定。在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可能使消費者誤認為產(chǎn)品均為有機的，而產(chǎn)生誤認誤購。此外，若申請人的商品/服務的宣傳廣告中，包含與欺騙性標識相關的虛假表述，體現(xiàn)了申請人的主觀欺騙意圖，即有意從欺騙性的描述中獲益，則此類宣傳廣告將成為判斷“是否會嚴重影響消費者的購買決定”的重要依據(jù)。
值得提及的是，前述客觀判斷標準需以一般消費者的普遍認知而定，而區(qū)別于個人喜好。如含有“BLUE（藍色）”的標識，申請注冊在“自行車”產(chǎn)品上，僅反映了在顏色上純粹的個人喜好或偏好，則不宜認定“會嚴重影響消費者的購買決定”，而下發(fā)“欺騙性駁回”。
因上述構(gòu)成要件的區(qū)別，即“是否影響消費者的購買決定”，二者在法律后果上也不盡相同。“含有欺騙性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”標識因并不影響消費者的購買決定，因此商標申請人可以先行尋求副簿注冊的保護，但下發(fā)“欺騙性駁回”的商標，主簿和副簿均不予以核準注冊。
（三） 欺騙性駁回的常見克服方案
由于《審查指南》要求審查員援引該條款下發(fā)駁回時，應當明確說明駁回的理由及依據(jù)，因此申請人通常可以針對具體的駁回理由和依據(jù)，對審查意見進行答復，從而克服駁回。一般而言，有以下兩種克服思路：
1、修改指定商品/服務
若申請人的商品/服務的確符合商標標識中的表述，而不會造成“欺騙”的，申請人可以通過修改商品或服務的表述，使之與商標標識所傳達的含義一致。如在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可以通過對指定商品增加限定，如“前述產(chǎn)品均為有機的”，從而克服欺騙性駁回。一般而言，只要商品的特性或材質(zhì)描述達到了相關行業(yè)內(nèi)對該術語的要求即可，申請人無需證明商品中含此材料或特征的數(shù)量或百分比。
2、提交爭辯意見
若申請人認為申請標識并不滿足“欺騙性標識”的構(gòu)成要件的，則可以通過遞交爭辯意見和附隨證據(jù)的方式，提交復審答復。如含“jeans（牛仔）”的商標，申請注冊在第25類“毛衣、襯衫”等服裝產(chǎn)品上，雖然可能滿足“欺騙性標識”的第一個構(gòu)成要件，即“jeans（牛仔）”對產(chǎn)品的材質(zhì)、成分等進行了錯誤的描述，但基于服裝行業(yè)慣例和普通消費者的一般認知，“jeans”在服裝行業(yè)中，常指代休閑品類，因此潛在購買者并不會認為該描述是對商品/服務的材質(zhì)或成分的描述，進而嚴重影響相關消費者的購買決定。因此，申請商標并不滿足“欺騙性標識”的全部構(gòu)成要件，應予以核準注冊。
二、錯誤暗示聯(lián)系的駁回（Refusal on Basis of Matter That May Falsely Suggest a Connection）
（一）“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”的審查標準
根據(jù)美國《商標法》第2（a）條的相關規(guī)定，若商標標識與其他人（包括生者或死者）、機構(gòu)、信仰或國家標識產(chǎn)生錯誤暗示聯(lián)系的，不予核準注冊。如“SCHIEDMAYER”商標，申請注冊在“鋼琴”上，可能錯誤暗示了與著名鍵盤樂器廠家“Schiedmayer Celesta GmbH（歇德梅爾鋼片琴有限公司）”的聯(lián)系，而不予核準注冊?！癠.S.CUSTOMS SERVICE（美國海關服務）”商標，申請注冊在“律師服務”上，可能錯誤暗示為美國海關和邊境保護局的聯(lián)系，不予核準注冊。
在判斷申請商標是否構(gòu)成“錯誤暗示聯(lián)系的標識”時，審查員將主要考慮以下構(gòu)成要件：（1）該標識與他人或機構(gòu)在先使用的名稱相同或近似；（2）該標識與他人或機構(gòu)具有唯一且明確的指向性；（3）該標識所指向的其他人或機構(gòu)，與申請人使用該標識的商品/服務無關；（4）基于其他人或機構(gòu)的名譽或聲譽，使得該標識使用于申請人的商品或服務時，相關公眾將推定與其他人或機構(gòu)具有關聯(lián)關系。此外，雖然申請人是否具有主觀產(chǎn)生錯誤聯(lián)系的意圖，并不是構(gòu)成要件之一，但同上述“欺騙性駁回”，申請人的主觀意圖將作為判斷的重要依據(jù)。
值得注意的是，《審查指南》第1203.03條指出，從立法目的和立法沿革來看，上述條款更傾向于保護隱私權(quán)，即未經(jīng)個人或組織的許可，不可將其名稱或其他特性作為商標使用，而不在于保護公眾。因此，在駁回復審中，向?qū)彶閱T爭辯商標標識并不會損害公眾利益的，一般不予采納。
（二）“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”的常見克服方案
若申請人的確與審查員指出的他人或機構(gòu)具有關聯(lián)關系，則一般來說，該類駁回較為容易克服。如審查員認為“Longping”商標，申請注冊在農(nóng)產(chǎn)品上，與知名科學家袁隆平先生產(chǎn)生了錯誤暗示聯(lián)系，故駁回其申請注冊。在復審中，申請人可通過遞交袁隆平先生的同意函，以及申請人所提供的書面聲明和證據(jù)，以證明袁隆平先生與申請人的真實商業(yè)關系，并非“錯誤聯(lián)系”，應予以核準注冊。
而若申請人與審查員指出的他人或機構(gòu)并不具有關聯(lián)關系的，則申請人可結(jié)合上述“錯誤暗示聯(lián)系標識”的四項構(gòu)成要件，從標識近似度、他人名稱關聯(lián)的唯一和明確指向性、知名度等方面進行反駁。
三、結(jié)語
綜上所述，美國《商標法》中第2（a）條規(guī)定的“欺騙性駁回”和“錯誤暗示聯(lián)系的駁回”，雖然與中國《商標法》第十條第一款第七項的規(guī)制內(nèi)容較為接近，但在立法目的、具體適用以及克服方案上仍有所區(qū)別。而上述差異可為中國商標申請人更好的規(guī)避風險，并為克服駁回，獲得商標注冊保護提供新的思路。