文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴(yán)雨蒙
【系列導(dǎo)讀語】
2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國商標(biāo)申請注冊保護(hù)制度。
美國商標(biāo)審查的程序與國內(nèi)基本相同，即在商標(biāo)實質(zhì)審查后進(jìn)入初審公告，公告期內(nèi)如無第三方異議的，對商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。但二者在審理時間、駁回復(fù)審機構(gòu)、擱置審理事由等方面，仍有所不同?！睹绹虡?biāo)審查指南》（以下簡稱《審查指南》）中，第700章詳細(xì)介紹了美國商標(biāo)審查的基本程序，包括審查的一般程序、特殊申請的審理、駁回救濟程序等。本文將圍繞美國商標(biāo)審查的流程及特有的規(guī)則，結(jié)合中美兩國商標(biāo)審查程序的差異，進(jìn)行介紹解讀。
一、美國商標(biāo)審查的一般程序
在提交申請并支付申請費后，商標(biāo)申請將交由負(fù)責(zé)商標(biāo)審查的審查員進(jìn)行審理。根據(jù)《審查指南》第704條的相關(guān)規(guī)定，審查員對商標(biāo)申請的審查應(yīng)為完整的審查，具體包括商標(biāo)標(biāo)識的描述是否準(zhǔn)確、指定商品或服務(wù)的描述是否規(guī)范、所遞交的使用證據(jù)是否符合要求等形式審查，以及商標(biāo)標(biāo)識是否具有顯著特征、是否與在先商標(biāo)構(gòu)成混淆可能性等實質(zhì)審查。
如審查員發(fā)現(xiàn)不予注冊之情形，將下發(fā)非最終駁回通知（Nonfinal Office Action）?！秾彶橹改稀返?10條明確規(guī)定了審查員應(yīng)當(dāng)在駁回通知中詳細(xì)闡明駁回原因及依據(jù)，以記錄在案，申請人可據(jù)此提交復(fù)審意見。根據(jù)最新實施的美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案（Trademark Modernization Act），針對2022年12月3日起新下發(fā)的注冊前駁回通知（不含馬德里指定美國申請），提交復(fù)審的法定期限由原來的自駁回通知下發(fā)之日起6個月，調(diào)整為3個月（可付費申請3個月的延期）。
此外，為便利審查，若審查員認(rèn)為通過細(xì)微修改商標(biāo)申請即可通過審查的，《審查指南》亦鼓勵審查員通過郵件、電話等方式，與申請人代理律師進(jìn)行溝通，通過下發(fā)審查員的修改意見書（Examiner’s Amendment），以提高審查效率。審查員的修改意見書一般以獲得申請人代理律師的電話或郵件確認(rèn)，而無需申請人另行提交書面答復(fù)。如無其他問題，審查員在下發(fā)修改意見書后將對申請商標(biāo)予以初審公告。
根據(jù)《審查指南》第714條，當(dāng)明確的爭議問題已在審查員和商標(biāo)申請人間得以清楚地展開，但審查員仍不接受的，可下發(fā)最終駁回（Final Office Action）。所謂“所有爭議問題已明確展開”，指的是審查員已提出所有未決爭議，且申請人已針對所有的未決爭議向?qū)彶閱T進(jìn)行了答復(fù)。針對最終駁回，申請人的救濟途徑包括：
（1）向商標(biāo)審理和上訴委員會（TTAB）提起上訴（Appeal）
申請人可于最終駁回通知發(fā)出之日起6個月內(nèi)（如上，將調(diào)整為3個月），向TTAB提交上訴請求并支付上訴費用。TTAB受理后，商標(biāo)申請人與原審查員將先后自TTAB下發(fā)通知之日起60日內(nèi)提交上訴意見。此外，針對原審查員提交的上訴意見，申請人可在20日內(nèi)提交補充意見，并可申請口頭聽證審理。TTAB將依據(jù)雙方提交的上訴意見和證據(jù)材料，進(jìn)行審理并下發(fā)上訴決定。如不服上訴決定的，商標(biāo)申請人和原審查員均有權(quán)在決定下發(fā)之日起1個月內(nèi)要求TTAB重新考慮或重新聽證，或向法院提起訴訟。
（2）向原審查員申請重新考慮（Request for Reconsideration）
商標(biāo)申請人可在復(fù)審期限內(nèi)，向原審查員申請重新考慮，通過遞交書面意見和證據(jù)，或同意審查員此前的審查意見，來嘗試克服駁回。例如，申請商標(biāo)被基于商標(biāo)法第（2）e條“僅具有直接描述性”下發(fā)最終駁回，在滿足副簿申請要求的情況下，申請人可要求原審查員重新考慮，以將商標(biāo)申請轉(zhuǎn)為副簿注冊；再如申請商標(biāo)被基于商標(biāo)法第（2）d條“與在先商標(biāo)構(gòu)成混淆可能性”下發(fā)最終駁回，申請人可遞交在先商標(biāo)所有人簽署的共存協(xié)議，要求原審查員在此基礎(chǔ)上重新考慮混淆可能性。但需注意的是，要求原審查員重新考慮的申請并不能保留或延長針對最終駁回向TTAB提起上訴的期限，即若原審查員在前述期限內(nèi)，未接受申請人的重新考慮申請，而商標(biāo)申請人亦未在之前規(guī)定的期限內(nèi)向TTAB提起上訴的，該商標(biāo)申請將被視為放棄而失效。
在收到申請人遞交的重新考慮申請時，原審查員將結(jié)合申請人是否向TTAB提起上訴、距離向TTAB提起上訴的剩余時間，以及申請人是否在重新考慮申請中提出了新的主張或新的證據(jù)等，決定如何進(jìn)一步審查。若申請人同時向TTAB提起上訴的，TTAB上訴程序?qū)⒈粩R置審理，以等待原審查員的重新考慮決定。
此外，若申請人在重新考慮申請中提出了新的主張或新的證據(jù)，但原審查員認(rèn)為前述新主張或新證據(jù)仍不足以使商標(biāo)申請符合注冊要求的，將再次下發(fā)非最終駁回通知（Nonfinal Office Action）或“隨后的最終駁回通知”（Examiner’s Subsequent Final Refusal），以重新給予申請人對新問題和新證據(jù)進(jìn)行回應(yīng)的期限，以保障申請人程序上的救濟權(quán)利。
?。?）向?qū)＠虡?biāo)局（USPTO）局長（Director）提起請求（Petition to the Director）
此種救濟一般僅適用于審查員在審查中存在明顯錯誤或濫用自由裁量權(quán)的情形。
二、特殊申請（Special Applications）
一般而言，USPTO將按照收到商標(biāo)申請的時間順序?qū)ι虡?biāo)進(jìn)行審查。但依據(jù)《審查指南》第702.02條的相關(guān)規(guī)定，在以下兩種情形下，申請人可以向USPTO提出對商標(biāo)進(jìn)行特殊審理的申請或請愿，以達(dá)到加快審查的目的。
1.特殊審理申請（Request to Make Special），即申請人在先已注冊的商標(biāo)因非主觀的意外原因，未及時遞交續(xù)展或使用聲明而被取消注冊或失效，申請人可以在遞交新申請后，申請?zhí)厥鈱徖怼Ｉ暾執(zhí)厥鈱徖頍o額外費用，但新申請必須由原商標(biāo)所有人或受讓人提出，且新申請的商標(biāo)標(biāo)樣必須與原商標(biāo)完全一致，商品或服務(wù)項目不得超出原申請的范圍。
2.特殊審理請求（Petition to Make Special），即申請人出于緊急特殊原因，可以向商標(biāo)局提交特殊審理請求，在說明具體的事實理由并提供相應(yīng)證明，支付請愿官費后，請求商標(biāo)局加速對新申請的審查。前述特殊審理請求只有在非常特殊的情況下才會被核準(zhǔn)，如申請商標(biāo)涉及未決的民事訴訟或侵權(quán)風(fēng)險，或需要商標(biāo)注冊方可獲得美國政府對特定商品或服務(wù)的經(jīng)營審批等。
三、商標(biāo)申請的擱置審理（Suspension of Action）
《審查指南》第716條規(guī)定，出于合理的事由，審查員可依職權(quán)或依申請擱置商標(biāo)申請的審理。常見的擱置理由包括：（1）在先障礙商標(biāo)在申請中、在撤銷/無效程序（Cancellation）審理中、單方撤銷程序即刪除或重新審查程序（Expungement or Reexamination proceeding）審理中，即引標(biāo)狀態(tài)待定；（2）作為商標(biāo)申請基礎(chǔ)的原屬國申請尚未核準(zhǔn)注冊；（3）存在TTAB審理中或法院訴訟中的未決案件，可能影響本案審理結(jié)果；（4）在先商標(biāo)臨近遞交續(xù)展申請或遞交使用聲明的期限，可能存在失效風(fēng)險；（5）馬德里國際局對申請商標(biāo)正在辦理更正、限定、轉(zhuǎn)讓或其他變更登記，可能影響本案審理結(jié)果。但是，通常情況下，審查員并不會同意基于“給予商標(biāo)申請人更多的時間來獲取在先障礙商標(biāo)所有人的共存協(xié)議”而擱置商標(biāo)申請。
商標(biāo)申請被擱置審理后，法律文書審查員（Legal Instruments Examiner）將定期對在檔的擱置案件進(jìn)行狀態(tài)核查，若擱置事由已消除，法律文書審查員將通知案件審查員恢復(fù)審理。否則，將繼續(xù)擱置商標(biāo)申請。當(dāng)然，若申請人認(rèn)為擱置審理并不合理，可提交意見，申請移出擱置狀態(tài)。如審查員基于商標(biāo)法第（2）d條“與在先申請中商標(biāo)構(gòu)成混淆可能性”而擱置商標(biāo)申請的，商標(biāo)申請人可提交爭辯意見和相應(yīng)證據(jù)，主張申請商標(biāo)與在先商標(biāo)不構(gòu)成混淆性近似。審查員經(jīng)審理后可決定繼續(xù)擱置或?qū)ι暾埳虡?biāo)予以初審公告。
四、結(jié)語
雖然該章節(jié)主要內(nèi)容是對審查員的審查程序做出的細(xì)化規(guī)定，但對商標(biāo)申請人而言也是很重要的。對比其規(guī)則，我們可以看到與中國商標(biāo)審查有很大不同，比如答復(fù)審查意見（Office Action）,是向原審查員進(jìn)行答復(fù)且可能多次答復(fù)；在向商標(biāo)審理和上訴委員會（TTAB）提起上訴（Appeal）時，原審查員也需要“TTAB”提交上訴意見；在審查員下發(fā)最終審查意見（Final Office Ation）時，該“最終”不一定是“最終”，申請人仍可能有機會向原審查員提交重新考慮申請（Request of Reconsideration），但須遵守特殊的時限規(guī)則；至于引標(biāo)狀態(tài)未確定時，明確申請人可據(jù)此申請擱置，但也規(guī)定了例外情形等等?？傊虡?biāo)律師只有熟悉其程序規(guī)則，充分利用其規(guī)則，才能切實保護(hù)商標(biāo)申請人的利益。