文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚渝璠
注冊商標(biāo)退化為通用名稱,是指原本具有顯著性的商標(biāo),在實(shí)際使用過程中,退化為商品或服務(wù)被普遍使用的名稱,已無法起到識別商品或服務(wù)來源的作用。通用名稱可分為法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱,本文主要討論的是關(guān)于注冊商標(biāo)退化為約定俗成的通用名稱的認(rèn)定問題。
關(guān)鍵詞:注冊商標(biāo);通用名稱;顯著性
一、什么是約定俗成的通用名稱
約定俗成的通用名稱通常指被同行業(yè)普遍使用的、認(rèn)為能夠指代一類商品的名稱,或者被專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容。
如德國拜耳股份有限公司的“嗎啡”和“阿司匹林”商標(biāo),就分別退化為麻醉品與鎮(zhèn)痛藥的通用名稱;北京市高級人民法院公開的多份判決顯示,“千頁豆腐”系列商標(biāo)退化為豆腐、豆腐制品的商品通用名稱。這些通用名稱的認(rèn)定均屬于約定俗成的通用名稱。
二、討論通用名稱認(rèn)定的意義
《商標(biāo)法》第59條規(guī)定,注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn),或者含有的地名,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。【1】
可見,通用名稱的認(rèn)定既關(guān)乎個(gè)體利益,也與公共利益有關(guān)。在實(shí)務(wù)中,尤其是商標(biāo)撤銷、無效案件,經(jīng)常會辯稱系爭商標(biāo)屬于“通用名稱”,在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中也經(jīng)常以此作為正當(dāng)性使用的抗辯。因此,無論是從個(gè)體利益出發(fā),還是權(quán)衡公共利益,通用名稱的認(rèn)定都具有極大的意義。
三、約定俗成的通用名稱的認(rèn)定
商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)注冊的重要條件,當(dāng)用在具體的商品或服務(wù)上時(shí),商標(biāo)要能夠起到識別商品或服務(wù)來源的作用。在商品或者服務(wù)上使用的標(biāo)志不一定就是商標(biāo),只有用以標(biāo)明這一商品或者服務(wù)區(qū)別于他人同類商品或服務(wù)的標(biāo)志才是商標(biāo)?!?】
當(dāng)然,商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱還需要考慮具體的使用情況,某一類商品的“通用名稱”,很可能在其他類別上符合商標(biāo)注冊的條件。例如,“蘋果”不能在蘋果及其相關(guān)制品的商品上注冊為商標(biāo),卻可能在手機(jī)等無關(guān)的商品上獲得商標(biāo)的注冊
判斷系爭商標(biāo)是否屬于商品的通用名稱,關(guān)鍵是判定該商標(biāo)的功能是區(qū)分不同商品還是區(qū)分不同商品來源,如商標(biāo)的主要功能是區(qū)分不同商品,應(yīng)判定為通用名稱?!?】
在“十萬個(gè)為什么”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中,法院認(rèn)為,“十萬個(gè)為什么”本身具有其固有含義,但具有固有含義并不等同于屬于相關(guān)商品的通用名稱。【4】也就是說,“十萬個(gè)為什么”僅僅是表明了相關(guān)圖書的內(nèi)容等特點(diǎn),客觀上并未形成該類圖書統(tǒng)一名稱的市場格局,并不能證明“十萬個(gè)為什么”已經(jīng)成為此類圖書的通用名稱。
這里同時(shí)涉及了通用名稱認(rèn)定的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn):
1.是否屬于國內(nèi)相關(guān)公眾的常識認(rèn)知范圍。
2.是否屬于相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂。
也就是說,如果商品或者服務(wù)的名稱不屬于國內(nèi)相關(guān)公眾的常識認(rèn)知范圍,也不屬于相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂,則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。反之,則應(yīng)認(rèn)定為通用名稱。
如在“摩卡MOCCA及圖”商標(biāo)的撤銷案中,北京高院認(rèn)為,從消費(fèi)者的認(rèn)知情況、同業(yè)經(jīng)營者的使用情況、媒體介紹和報(bào)道以及詞典的收錄情況來看,相關(guān)公眾已普遍認(rèn)為“摩卡”指代的是一類咖啡商品,并且這一認(rèn)知在全國范圍內(nèi)都是普遍存在的,因此,“摩卡”已成為咖啡類商品上約定俗成的通用名稱?!?】
此外,商標(biāo)退化成通用名稱往往不是某一單一原因?qū)е?,既有可能是商?biāo)本身顯著特征較弱,也可能與商標(biāo)權(quán)利人的不當(dāng)使用有關(guān),還可能與其他經(jīng)營者的使用行為有關(guān)?!?】有時(shí)候,權(quán)利人積極采取各種措施來維護(hù)和強(qiáng)化自身商標(biāo)的顯著性,然而由于其他市場競爭主體未經(jīng)許可的使用行為,導(dǎo)致了其商標(biāo)的顯著性降低,最終退化為通用名稱。
四、結(jié)語
綜上所述,約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)知、相關(guān)市場內(nèi)的使用情況為判斷標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,還應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到隨著網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展,商標(biāo)在這一新興市場內(nèi)的使用問題。因此,注冊商標(biāo)退化為通用名稱的認(rèn)定,充滿了動(dòng)態(tài)性、復(fù)雜性和裁量性,要充分考慮商標(biāo)的使用方式、市場情況等一系列問題進(jìn)行綜合判斷。
參考文獻(xiàn)
【1】中華人民共和國商標(biāo)法.2019
【2】劉春田.知識產(chǎn)權(quán)法(第六版)[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2022:251
【3】國家知識產(chǎn)權(quán)局.《商標(biāo)審查審理指南》.2021
【4】上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬個(gè)為什么”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案.上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2021)滬73民終600號
【5】國家知識產(chǎn)權(quán)局、瑞昶貿(mào)易股份有限公司商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛案.(2018)京73行初3240號;(2020)京行終2540號
【6】亓蕾. 注冊商標(biāo)退化為通用名稱的司法認(rèn)定.中華商標(biāo).2023:7