近日，集佳律所代理圣象集團(tuán)有限公司（下稱“圣象集團(tuán)”）在商標(biāo)無(wú)效宣告案件的一審行政訴訟中，基于“按需認(rèn)定、個(gè)案有效”的保護(hù)原則，成功撤銷被訴裁定，使“圣象”馳名商標(biāo)在第41類“教育、娛樂(lè)文化”服務(wù)上獲得司法跨類保護(hù)。

　　基本案情

　　圣象集團(tuán)是“圣象”商標(biāo)及字號(hào)的在先權(quán)利人，在第19類“地板”等商品上享有“”“”商標(biāo)專用權(quán)?！笆ハ蟆鄙虡?biāo)從1996年持續(xù)使用至今，具有較高知名度和影響力，并曾多次在行政案件和民事侵權(quán)案件給予法律保護(hù)。

　　訴爭(zhēng)商標(biāo)為第41類“”商標(biāo)，由個(gè)體工商戶殷某某于2019年6月11日在 “教育；幼兒園；組織文化或教育展覽；電視文娛節(jié)目；籌劃聚會(huì)(娛樂(lè))；提供體育設(shè)施；提供娛樂(lè)設(shè)施；俱樂(lè)部服務(wù)(娛樂(lè)或教育)；假日野營(yíng)娛樂(lè)服務(wù)；健身俱樂(lè)部(健身和體能訓(xùn)練)”等服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)，并于2020年2月7日被核準(zhǔn)注冊(cè)。

　　在針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無(wú)效宣告的被訴裁定中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：引證商標(biāo)雖然曾經(jīng)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，但訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用的第41類“教育，體育設(shè)施，娛樂(lè)服務(wù)”等與“圣象”商標(biāo)指定使用的第19類“地板”等商品，在功能用途、消費(fèi)場(chǎng)所、消費(fèi)對(duì)象、服務(wù)目的等方面存在明顯差異，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)及使用不致誤導(dǎo)公眾，損害引證商標(biāo)權(quán)利人的利益。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第三款所指的情形，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以維持注冊(cè)。

　　圣象集團(tuán)對(duì)被訴裁定不服，委托集佳律所向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。本案代理律師對(duì)案情和證據(jù)材料進(jìn)行綜合分析后認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)違反2014年《商標(biāo)法》第十三條第三款規(guī)定，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前引證商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到馳名程度，雖訴爭(zhēng)商標(biāo)核定服務(wù)與引證商標(biāo)核定商品不類似，但具有一定關(guān)聯(lián)性、易誤導(dǎo)公眾。更為重要的是，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人的真實(shí)身份系同業(yè)經(jīng)營(yíng)者，而并非“教育，娛樂(lè)”服務(wù)的真正經(jīng)營(yíng)主體，其申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)理應(yīng)知曉圣象集團(tuán)及引證商標(biāo)。

　　法院判決

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決：撤銷被訴裁定，責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。

　　典型意義

　　本案的最大亮點(diǎn)在于集佳代理律師深刻、準(zhǔn)確地把握《商標(biāo)法》對(duì)馳名商標(biāo)“按需認(rèn)定、個(gè)案有效”的原則，同一商標(biāo)在其他在先案件中已被認(rèn)定馳名的先例并不能必然成為在后案獲得馳名商標(biāo)保護(hù)的當(dāng)然理由。本案中，一是代理律師通過(guò)有效調(diào)查，不僅有力反駁對(duì)方提供的使用證據(jù)未形成完整證據(jù)，不能證明其在第41類“教育，娛樂(lè)”服務(wù)上進(jìn)行了善意使用；而且進(jìn)一步舉證完善訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人系同業(yè)經(jīng)營(yíng)者的惡意情節(jié)，證明其在申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)前，已多年擔(dān)任多家“裝飾建材類”企業(yè)的法定代表人或經(jīng)營(yíng)者，其主觀上明知引證商標(biāo)。二是代理律師從法律層面進(jìn)一步分析被訴裁定對(duì)于“混淆”的認(rèn)定僅僅局限在涉案服務(wù)和核定商品之間是否具有密切關(guān)聯(lián)上，不僅忽略了相關(guān)公眾具有一定關(guān)聯(lián)性、存在混淆誤認(rèn)的可能性，更是忽略了“誤導(dǎo)公眾、減弱馳名商標(biāo)顯著性、貶損馳名商標(biāo)市場(chǎng)聲譽(yù)”這點(diǎn)。根據(jù)《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，理應(yīng)適用《商標(biāo)法》第十三條給予跨類保護(hù)。據(jù)此，一審法院撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的被訴裁定，支持圣象集團(tuán)的訴求，有效維護(hù)了權(quán)利人的合法權(quán)益。