文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 齊方
基本案情
成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“被申請人；第三人”）于2019年6月18日申請注冊第38932745號“ 
”商標(biāo)（以下簡稱“爭議商標(biāo)；訴爭商標(biāo)”），指定服務(wù)為第41類“培訓(xùn)；安排和組織會(huì)議；文字出版(廣告宣傳文本除外)；娛樂服務(wù)；提供娛樂設(shè)施；演出制作；運(yùn)動(dòng)場出租；玩具出租；游戲器具出租；導(dǎo)游服務(wù)”，并于2020年2月21日獲準(zhǔn)注冊。暹羅天地有限公司（以下簡稱“申請人；原告”）于2021年5月20日依據(jù)《商標(biāo)法》第四條、第七條第一款、第十條第一款第七項(xiàng)、第三十二條、第四十四條第一款及第四十五條第一款之規(guī)定對上述商標(biāo)提起無效申請，請求國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告爭議商標(biāo)無效。
評審結(jié)果
國知局認(rèn)為：爭議商標(biāo)的注冊并未違反《商標(biāo)法》第四條、第十條第一款第七項(xiàng)、第三十二條、第四十四條第一款等條款，因此，國知局裁定：爭議商標(biāo)予以維持。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決結(jié)果
北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：原告“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)為臆造詞匯，顯著性高，且原告證據(jù)6、證據(jù)7、證據(jù)13、證據(jù)14等證據(jù)可以證明原告至遲于2018年已在中國大陸地區(qū)通過微博、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳其“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，第三人（成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司）對此理應(yīng)知曉。訴爭商標(biāo)為“ICONSIAM”，與原告商標(biāo)完全相同，難謂巧合。
除訴爭商標(biāo)外，第三人還在2019年在第39、38、44、42、35、37、9等多個(gè)服務(wù)、商品類別上集中注冊21件“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，與原告商標(biāo)完全相同。第三人并未作出合理解釋，并未提交上述商標(biāo)的使用證據(jù)，第三人上述申請注冊商標(biāo)的行為難以得出其確系處于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，其行為擾亂了商標(biāo)注冊管理秩序，不正當(dāng)占用公共資源，構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”，違反商標(biāo)法第四十四條第一款的規(guī)定。被訴裁定對此認(rèn)定有誤，本院予以糾正。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的商評字【2022】第149654號關(guān)于第38932745號“ICONSIAM”商標(biāo)無效宣告請求裁定；
二、被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局就原告暹羅天地有限公司針對第38932745號“ICONSIAM”商標(biāo)提出的無效宣告請求重新做出裁定。
國知局重裁決定
申請人“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)為臆造詞匯，顯著性高，且申請人提交的證據(jù)可以證明原告至遲于2018年已在中國大陸地區(qū)通過微博、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳其“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，被申請人（成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司）對此理應(yīng)知曉。爭議商標(biāo)與申請人商標(biāo)完全相同，難謂巧合。
除爭議商標(biāo)外，被申請人還于2019年在第39、38、44、42、35、37、9等多個(gè)服務(wù)、商品類別上集中注冊21件“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，與申請人商標(biāo)完全相同。被申請人并未作出合理解釋，亦未提交上述商標(biāo)的使用證據(jù)，被申請人上述申請注冊商標(biāo)的行為難以得出其確系出于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，其行為擾亂了商標(biāo)注冊管理秩序，不正當(dāng)占用公共資源，構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形，違反了《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定。
依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十四條第一款、第三款和第四十六條的規(guī)定，國知局裁定如下：爭議商標(biāo)予以無效宣告。
啟示
本案泰國公司暹羅天地有限公司在自身并無在先申請注冊的國內(nèi)商標(biāo)的情況下，對中國公司名下已注冊商標(biāo)提出無效宣告申請，在收到國知局維持爭議商標(biāo)的決定后，為維護(hù)自身商標(biāo)合法權(quán)益，泰國公司委托我們作為其代理機(jī)構(gòu)，積極向法院提起訴訟。依據(jù)《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定，獲得北京知識產(chǎn)權(quán)法院的支持，最終國知局做出爭議商標(biāo)予以無效宣告的重裁決定?；诖税?，筆者有如下幾點(diǎn)感受：
1.外國主體在開拓海外市場時(shí)，要做到“商標(biāo)先行”，充分了解目標(biāo)國的相關(guān)商標(biāo)法律法規(guī)，建議委托目標(biāo)國專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行前期查詢，盡早發(fā)現(xiàn)在先障礙，并積極采取行動(dòng)消除障礙。在進(jìn)行商標(biāo)注冊申請過程，申請人需將自身相關(guān)商品/服務(wù)詳盡告知代理機(jī)構(gòu)，以便其建議適合的商品/服務(wù)項(xiàng)目。
2.遇到在先商標(biāo)障礙時(shí)，申請人應(yīng)聽從專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的建議，積極應(yīng)對困難。在對在先商標(biāo)采取行動(dòng)時(shí)，如提交無效宣告申請，申請人要積極搜集相關(guān)使用證據(jù)，證明其商標(biāo)的在先使用和國內(nèi)外的知名度，尤其對于中國周邊的國家，即便沒有在中國的使用證據(jù)，在本國或者周邊其他國家的證據(jù)均應(yīng)積極搜集，以證明其真實(shí)使用情況，及其商標(biāo)的知名度及于中國。
本案中，泰國公司在收到國知局下發(fā)的不利無效宣告裁定后，為維護(hù)自身權(quán)益，在我們的建議下積極進(jìn)行訴訟，加之對證據(jù)的進(jìn)一步完善，最終取得勝利。
3.作為代理機(jī)構(gòu)，我們應(yīng)充分了解外國客戶的商品/服務(wù)內(nèi)容，并結(jié)合產(chǎn)品/服務(wù)公開時(shí)間、投入市場時(shí)間以及爭議商標(biāo)申請日等重要時(shí)間點(diǎn)，對方主體的地理位置、外國主體在中國的項(xiàng)目時(shí)間、地點(diǎn)等諸多綜合信息，充分、積極挖掘?qū)Ψ降膼阂庑袨椤?/p>
本案中，被申請人“成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司”分別于2019年3月28日和2019年6月18日申請注冊22件“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，并非屬于大量搶注他人商標(biāo)情形。
筆者在整理申請人“ICONSIAM暹羅天地”的證據(jù)材料以及搜集被申請人惡意證據(jù)時(shí)，注意到如下幾個(gè)時(shí)間線：
?。?）早在2018年9月14日，申請人暹羅天地有限公司便成功注冊了ICONSIAM（暹羅天地）官方微博，該微博賬號作為中國地區(qū)主要的宣傳渠道之一。
（2）申請人于2018年9月17日亦在國內(nèi)另一主流媒體平臺“微信”上申請注冊了官方微信公眾號“暹羅天地ICONSIAM”（微信號：ICONSIAMOFFICIAL）。該官方微信公眾號負(fù)責(zé)發(fā)布和更新ICONSIAM（暹羅天地）購物中心的重大活動(dòng)和動(dòng)態(tài)等。
（3）泰國國家旅游局曼谷總部官方微博亦在2018年11月5日發(fā)布的微博動(dòng)態(tài)中已經(jīng)對申請人ICONSIAM（暹羅天地）購物中心的開業(yè)活動(dòng)進(jìn)行了預(yù)告宣傳報(bào)道。且自此以來，泰國國家旅游局官方微博持續(xù)報(bào)道和更新申請人ICONSIAM（暹羅天地）購物中心的各項(xiàng)重大活動(dòng)和動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步拓展了申請人及其ICONSIAM（暹羅天地）購物中心在中國的知名度。
?。?）2019年6月18日，成都天府總部商務(wù)區(qū)（曾用名：天府中央商務(wù)區(qū)總部基地）建設(shè)啟動(dòng)，30個(gè)項(xiàng)目集中簽約。成都天府總部商務(wù)區(qū)著眼建設(shè)全國全球有影響力的總部基地、打造成都未來城市新中心作出的重大部署，對于面向全國全球配置高端要素資源、推動(dòng)天府新區(qū)在全國新區(qū)發(fā)展格局中爭先晉位具有重要意義。
除了一眾高大上的總部基地之外，還有一個(gè)正大集團(tuán)（暹羅天地ICONSIAM商城的三大投資企業(yè)之一）高端商業(yè)綜合體引人注目，彼時(shí)，據(jù)相關(guān)人士論證，這個(gè)高端商業(yè)綜合體項(xiàng)目極有可能是由泰國三大企業(yè)聯(lián)手打造的世界級豪華商城——ICONSIAM暹羅天地。
?。?）時(shí)隔一年，2020年6月14日，成都天府新區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與正大集團(tuán)（暹羅天地ICONSIAM商城的三大投資企業(yè)之一）董事長特別助理一行會(huì)面，并就正大集團(tuán)計(jì)劃在新區(qū)投資建設(shè)的健康產(chǎn)業(yè)總部和高端商業(yè)綜合體項(xiàng)目達(dá)成初步共識。正大制藥集團(tuán)將在天府總部商務(wù)區(qū)引入全球頂級商業(yè)暹羅天地IP及相關(guān)開發(fā)運(yùn)營主體，建設(shè)集高端時(shí)尚、國際精品零售、頂級酒店、新興場景購物、人文風(fēng)尚體驗(yàn)等業(yè)態(tài)為一體的高端商業(yè)綜合體等多項(xiàng)投資項(xiàng)目。
基于上述時(shí)間線可以看出：
在爭議商標(biāo)申請日（2019年6月18日）之前，申請人自2018年并在中國大陸地區(qū)通過微博、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳其“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)，被申請人對此理應(yīng)知曉。
2019年6月18日，成都天府總部商務(wù)區(qū)（曾用名：天府中央商務(wù)區(qū)總部基地）建設(shè)啟動(dòng)，30個(gè)項(xiàng)目集中簽約，其中包含申請人在成都落戶的“ICONSIAM暹羅天地”項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)，多家媒體就此事件爭相報(bào)道。
（國內(nèi)多家媒體報(bào)道2019年6月18日，“天府中央商務(wù)區(qū)總部基地項(xiàng)目集中簽約儀式和天府中央商務(wù)區(qū)總部基地建設(shè)啟動(dòng)儀式舉行”）
然而，爭議商標(biāo)的申請日恰好為2019年6月18日，與成都天府總部商務(wù)區(qū)集中簽約并正式發(fā)布是同一天，這難以用巧合解釋！
被申請人“成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司”位于成都府城大道中段88號，瀕臨天府大道北段，而2019年6月18日，30個(gè)項(xiàng)目集中簽約的成都天府總部商務(wù)區(qū)則位于成都城市中軸線天府大道南段，兩者地理位置接近。
（“成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司”與成都天府總部商務(wù)區(qū)分別位于天府大道北段和南段，兩者距離很近）
被申請人“成都匯捷浩達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司”主營業(yè)務(wù)為“企業(yè)管理咨詢；企業(yè)銷策劃；財(cái)稅咨詢(不含代理記賬)；商務(wù)咨詢”，是申請人項(xiàng)目落地成都息息相關(guān)的業(yè)務(wù)。
鑒于以上，申請人認(rèn)為在申請爭議商標(biāo)之前（2019年6月18日）被申請人早已知曉申請人及其ICONSIAM（暹羅天地）商標(biāo)，并惡意申請注冊了包括爭議商標(biāo)在內(nèi)的22件中英文對照的“ICONSIAM”、“暹羅天地”商標(biāo)。此觀點(diǎn)在訴訟階段和國知局重裁決定中均予以認(rèn)可。
外國主體在開拓海外市場時(shí)，應(yīng)有“商標(biāo)先行”的策略規(guī)劃和意識，而在遇到阻礙時(shí)，建議委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)對案件進(jìn)行評估，積極搜集、保留使用證據(jù)，積極維護(hù)自身權(quán)利。同時(shí)，代理機(jī)構(gòu)應(yīng)充分了解客戶需求，引導(dǎo)客戶，并利用多方工具、渠道充分挖掘有利證據(jù)，最終收到有利結(jié)果。